Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2017 г. N С01-945/2017 по делу N А41-17389/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение, поскольку вывод нижестоящих судов об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не может быть признан правильным и основанным на нормах гражданского законодательства

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 декабря 2017 г. N С01-945/2017 по делу N А41-17389/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Лапшиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Тихвинская, д. 4, Москва, 127055, ОГРН 1027739712637) на решение Арбитражного суда Московской области от 16.06.2017 по делу N А41-17389/2017 (судья Кулматов Т.Ш.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 по тому же делу (судьи Немчинова М.А., Бархатов В.Ю., Коновалов С.А.)

по исковому заявлению федерального государственного унитарного предприятия "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации

к обществу с ограниченной ответственностью "МПЗ Богородский" (ул. Совхозная, д. 27, д. Тимохово, Ногинский р-н, Московская обл., 142435, ОГРН 1055005935038)

о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от федерального государственного унитарного предприятия "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации - Грязнов А.Н. (по доверенности от 29.05.2017 N 149-Д);

от общества с ограниченной ответственностью "МПЗ Богородский" - Леушин С.Н. (по доверенности от 18.01.2017 N 6), Сова Т.В. (по доверенности от 15.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

федеральное государственное унитарное предприятие "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами Президента Российской Федерации" (далее - Предприятие) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МПЗ Богородский" (далее - ответчик, Общество) о запрете производства и продажи продукции с неправомерно нанесенным товарным знаком правообладателя; о взыскании компенсации в размере 135 000 рублей за неправомерное использование товарного знака; о взыскании расходов по уплате государственной пошлины в сумме 5 050 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 16.06.2017 в удовлетворении исковых требований Предприятия отказано в полном объеме.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Предприятие обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы Предприятие указало на неправомерность выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в действиях Общества нарушения исключительного права на товарный знак, в защиту которого был подан иск.

Так, в кассационной жалобе Предприятие в первую очередь обратило внимание на то обстоятельство, что предметом настоящего иска являлось использование Обществом обозначения "КРЕМЛЕВСКИЙ".

Предприятие пояснило, что в обоснование исковых требований о защите исключительного права на товарный оно ссылалось на использование Обществом обозначения "КРЕМЛЕВСКИЙ" при реализации товара "сервелат". В материалы дела с исковым заявлением Предприятием был представлен протокол нотариального осмотра интернет-сайта от 16.01.2017, в котором зафиксировано предложение к продаже сервелата с обозначением "КРЕМЛЕВСКИЙ".

С учетом изложенного Предприятие полагает, что судам первой и апелляционной инстанций в рамках рассмотрения настоящего спора надлежало исследовать обстоятельства использования Обществом спорного обозначения, зафиксированного Предприятием в протоколе нотариального осмотра, а не обстоятельства использования комбинированного обозначения, представляющего собой этикетку с использованием обозначения "КРЕМЛЕВСКАЯ", которая была представлена Обществом в материалы дела уже после подачи иска.

Заявитель кассационной жалобы отметил, что им неоднократно обращалось внимание на указанное обстоятельство при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Вместе с тем в ходе рассмотрения дела вышеназванные доводы Предприятия были оставлены судами без рассмотрения, а вопрос о наличии или отсутствии сходства спорного обозначения "КРЕМЛЕВСКИЙ", использование которого было зафиксировано представленным Предприятием протоколом нотариального осмотра, и товарного знака "КРЕМЛЕВСКИЙ", в защиту которого был предъявлен иск, так и не был разрешен.

Также в кассационной жалобе Предприятие не согласилось с выводами заключения судебной экспертизы, в рамках которой рассматривался вопрос наличия или отсутствия сходства до степени смешения товарного знака Предприятия "Кремлевский" и этикетки, представленной Обществом, со словесным элементом "Кремлевская".

Заявитель кассационной жалобы отметил, что на экспертизу Обществом была представлена этикетка, представляющая собой комбинированное обозначение в виде, не соответствующем обозначению, на которое ссылалось Предприятие в обоснование наличия в действиях Общества нарушения исключительного права на охраняемый товарный знак при подаче иска.

Кроме того, Предприятие в кассационной жалобе сообщило, что, по его мнению, заключение судебной экспертизы от 01.06.2017 N 32-2017 (далее - заключение экспертизы) не может быть принято в качестве доказательства по делу, поскольку проведенный в нем анализ на сходство противопоставленных обозначений не соответствует положениям Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные Минюстом Российской Федерации 08.12.1995 под N 989 (далее - Правила N 989) и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Заявитель кассационной жалобы считает, что неправильное применение вышеприведенных Правил привело экспертов к ошибочным выводам об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, которые, в свою очередь, были положены в основу принятых судебных актов.

При этом Предприятие отметило, что в рассматриваемом случае, учитывая выводы, изложенные в заключении экспертизы, у судов имелись все основания для назначения повторной экспертизы либо для самостоятельного анализа используемого Обществом обозначения с применением названных Правил, однако такой анализ ни судом первой, ни судом апелляционной инстанций сделан не был.

Так, по мнению Предприятия, названное заключение экспертизы ввело в заблуждение суды и привело к принятию неправомерных судебных актов, нарушающих права Предприятия.

Общество представило в суд отзыв на кассационную жалобу, в котором возражало против ее удовлетворения, просило оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

В судебное заседание явились представители Предприятия и Общества.

Представитель Предприятия поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы Предприятия по доводам, изложенным в отзыве.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, Предприятие является правообладателем словесного товарного знака "КРЕМЛЕВСКИЙ" по свидетельству Российской Федерации N 283007 (дата приоритета - 18.12.2002), зарегистрированного в отношении товаров 29, 30, и 31-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе и в отношении товаров 29-го класса МКТУ "колбасные изделия".

Полагая, что действиями Общества, выразившимися в использовании при осуществлении деятельности по производству и реализации колбасных изделий обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, исключительное право на которое принадлежит Предприятию, когда право на использование названного товарного знака Обществу не передавалось, Предприятие обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, основываясь на выводах, изложенных в заключении судебной экспертизы, исходил из отсутствия сходства до степени смешения противопоставленных товарного знака Предприятия и спорного комбинированного обозначения со словесным элементом "Кремлевская", использованного Обществом.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, изложенными в решении суда первой инстанции, оставил указанный судебный акт без изменения.

При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 82, 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отклонил ходатайство Предприятия о проведении дополнительный экспертизы по делу.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Судебной коллегией установлено, что лицами, участвующими в деле, не оспаривались выводы судов первой и апелляционной инстанций о принадлежности Предприятию исключительного права на товарный знак, в защиту которого заявлен настоящий иск, а также однородность товара "колбасные изделия", для которого (в том числе) зарегистрирован товарный знак, и выпускаемой Обществом продукции.

С учетом изложенного, обжалуемые судебные акты в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяются.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" (далее - Постановление N 15), и положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец обязан доказать факт принадлежности ему авторских прав и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. В свою очередь, ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Аналогично бремя доказывания распределяется и при установлении факта законности/незаконности использования товарного знака.

Из указанного разъяснения следует, что в предмет доказывания в рамках настоящего спора входят обстоятельства, подтверждающие наличие у истца исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, и факт незаконного использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком.

Принадлежность истцу исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, установлена судами и подтверждена документально, не оспаривалась лицами, участвующими в деле.

В отношении же документов, приведенных Предприятием в обоснование факта незаконного использования ответчиком обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком судебная коллегия обращает внимание на следующее.

Как усматривается из материалов дела, при подаче настоящего иска Предприятие в тексте самого искового заявления ссылалось на нарушение Обществом исключительного права Предприятия на принадлежащий ему товарный знак путем его незаконного использования при изготовлении и распространении колбасных изделий.

В качестве приложения к исковому заявлению в обоснование наличия факта вышеприведенного нарушения со стороны Общества Предприятием был представлен протокол нотариального осмотра интернет-сайта от 16.01.2017, на страницах которого, по мнению Предприятия, был зафиксирован факт использования спорного обозначения - изображение сервелата с обозначением "КРЕМЛЕВСКИЙ".

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание разъяснения, данные в Постановлении N 15, судам первой и апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего спора надлежало исследовать указанный протокол нотариального осмотра интернет-сайта на предмет наличия или отсутствия именно данного факта незаконного использования Обществом спорного обозначения.

В свою очередь, обжалуемые судебные акты не содержат какого-либо анализа или выводов, связанных с исследованием и оценкой названного протокола нотариального осмотра интернет-сайта.

Так, Суд по интеллектуальным правам полагает, что суды первой и апелляционной инстанции в нарушение положений статьи 1484 ГК РФ не исследовали обстоятельства, на которые ссылалось Предприятие в обоснование своих исковых требований.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание и на то, что в материалы дела в ходе рассмотрения спора Обществом была представлена этикетка, представляющая собой комбинированное обозначение с использованием словесного элемента "КРЕМЛЕВСКАЯ", отличающаяся от изображения, зафиксированного Предприятием в протоколе нотариального осмотра интернет-сайта.

Указанная этикетка была определена судом первой инстанции в качестве противопоставляемого обозначения при назначении судебной экспертизы по вопросу наличия или отсутствия сходства до степени смешения между этим обозначением и товарным знаком Предприятия.

Вместе с тем обжалуемые судебные акты также не содержат выводов судов относительно тех обстоятельств, в связи с которыми именно указанное обозначение было принято в качестве противопоставленного, и почему именно оно подлежало исследованию при проведении судебной экспертизы по вопросу сходства до степени смешения товарного знака Предприятия и использованного Обществом обозначения.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора оставили без внимания противоречия, содержащиеся в предмете и основании иска, не определили характер спорного правоотношения, не установили действительную волю истца в отношении обстоятельств того, какими именно действиями Общества, по мнению Предприятия, было нарушено исключительное право, в защиту которого предъявлен иск.

Указанное свидетельствует о допущении судами первой и апелляционной инстанции нарушения норм процессуального права, которое могло повлиять на выводы судов и привести к принятию неправильных судебных актов.

Также Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что основанием для вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства противопоставленных обозначений, а следовательно, для отказа в удовлетворении исковых требований Предприятия, послужило заключение судебной экспертизы и изложенные в нем выводы.

В отношении указанных выводов судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на следующее.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Таким образом, вопрос о наличии/отсутствии сходства до степени смешения обозначений разрешается судом самостоятельно, без назначения судебной экспертизы, при этом оценка такого сходства должна производиться с точки зрения рядового потребителя, а не лица, обладающего специальными знаниями в каких-либо областях, в том числе и в области лингвистики.

Как разъяснено в пункте 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе" определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств не могут быть поставлены перед экспертом.

Таким образом, вопросы, связанные с определением сходства противопоставляемых обозначений, и как следствие, возможности их смешения в глазах потребителей и возникновения у них представления о принадлежности продукции, маркированной спорными обозначениями, одному производителю, являются вопросами факта, которые могут быть разрешены судом самостоятельно с точки зрения рядового потребителя на основании представленных доказательств, без назначения экспертного исследования.

Мотивов, по которым данное общее правило судом первой инстанции не применено, обжалуемые судебные акты не содержит. Назначая экспертизу, суд первой инстанции не указал, в чем заключается необходимость ее проведения, какие специальные знания требуются для рассмотрения дела по существу.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2014 по делу N СИП-211/2013.

Кроме того, вопрос, поставленный перед экспертами, носит очевидно правовой характер, так как при его разрешении предусматривает применение правовых ном, изложенных в вышеназванных Правилах, определяющих критерии определения сходства противопоставляемых обозначений.

Действительно, в исключительных случаях для разрешения таких вопросов может назначаться экспертиза, однако необходимость назначения экспертизы в конкретном случае должна быть мотивирована судами, в том числе и указаны причины, в соответствии с которыми суду для определения сходства до степени смешения сравниваемых обозначений необходимо привлечение лица, обладающего специальными познаниями.

Вместе с тем, и в случае назначения экспертизы, суд не освобождается от обязанности как оценки экспертного заключения, принимаемого в качестве одного из доказательств, так и самостоятельного анализа сравниваемых обозначений на предмет наличия (отсутствия) их сходства до степени смешения.

При разрешении вопроса о наличии/отсутствии сходства противопоставляемых обозначений в настоящем случае применимы Правила N 482 и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197).

Правила N 482 содержат ряд положений, раскрывающих обстоятельства, подлежащие оценке при разрешении вопроса о наличия/отсутствии сходства противопоставляемых обозначений. Методические рекомендации N 197 также раскрывают ряд случаев и спорных вопросов, возникающих при оценке сходства противопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, как уже указывалось, суды первой и апелляционной инстанций самостоятельный анализ сравниваемых обозначений не делали, вопросы, носящие правовой характер, поставили перед экспертом, а впоследствии также не исследовали и не оценили заключение эксперта, а лишь процитировали сделанные в нем выводы.

Таким образом, вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений не может быть признан правильным и основанным на нормах гражданского законодательства.

При этом суд обращает внимание на то, что в рамках рассмотрения спора такой категории при разрешении вопроса о наличии или отсутствии смешения противопоставленных обозначений в глазах рядовых потребителей в тех случаях, когда у суда возникают сложности в части определения возникновения либо не возникновения смешения противопоставляемых обозначений в глазах потребителей, такой вопрос может быть разрешен с учетом назначения соответствующей судебной экспертизы, представляющей собой социологический опрос российский потребителей.

Так, согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей, о наличии опасности смешения могут свидетельствовать данные социологических опросов.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы судов сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального права.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая, что выводы, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, основаны на неправильном применении норм материального права, указанные судебные акты подлежат отмене.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе с учетом приведенных правовых норм и позиций высших судебных органов определить, имеется ли сходство до степени смешения между товарным знаком истца и используемым (используемыми) ответчиком спорным обозначением (спорными обозначениями), для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, а также наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров; указать мотивы соответствующих выводов суда.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе за подачу кассационной жалобы, разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 16.06.2017 по делу N А41-17389/2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 по тому же делу отменить.

Дело N А41-17389/2017 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина