Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. N С01-1013/2017 по делу N А32-22517/2015 Суд оставил в силе принятые ранее судебные акты об отказе в удовлетворении требования о взыскании задолженности по лицензионному договору, поскольку товар, произведенный лицензиатом с использованием спорного изобретения, поставлялся им лицензиару по иным самостоятельным договорам и был полностью оплачен

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 декабря 2017 г. N С01-1013/2017 по делу N А32-22517/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагина Н.Л.,

судей Булгаков Д.А., Лапшина И.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Промышленные катализаторы" (Южный Промузел, д. 17, корп. 17, г. Рязань, Рязанская область, 390011, ОГРН 1026200870772) на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.05.2017 по делу N А32-22517/2015 (судья Грачев С.А.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2017 по тому же делу (судьи Галов В.В., Малыхина М.Н., Попов А.А.) по исковому заявлению закрытого акционерного общества "Промышленные катализаторы" к обществу с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Нефтехим" (ул. им. Захарова, д. 4, г. Краснодар, 350007, ОГРН 1162375047966) о взыскании задолженности по лицензионному договору.

В судебном заседании приняли участие представители:

закрытого акционерного общества "Промышленные катализаторы" - Парамиенко Р.В. (по доверенности от 28.11.206 N 66);

общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Нефтехим" - Ушакова Н.Р. (по доверенности от 21.12.2016 N 412/2016), Суржикова Т.В. (по доверенности от 01.11.2017 N 87/2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Промышленные катализаторы" (далее - общество "Промкатализ") обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Научно-производственное предприятие Нефтехим" (далее - ПАО "НПП Нефтехим") о взыскании 106 271 921 рубля 66 копеек задолженности по лицензионному договору от 21.04.2004 N Л-2004/1.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06.12.2016 в порядке процессуального правопреемства ПАО "НПП Нефтехим" заменено на общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Нефтехим" (далее - ООО "НПП Нефтехим").

Истец несколько раз уточнял сумму заявленных требований, в последней редакции, принятой судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просил взыскать 146 945 592 рубля 34 копейки задолженности за оказанные услуги в период с июля 2012 года по ноябрь 2014 года.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.05.2017, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Полагая, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам и сделаны при неправильном применении норм материального и процессуального права, общество "Промкатализ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что вывод судов об исполнении сторонами спорного лицензионного договора в редакции Изменения N 2 прямо противоречит позиции, выраженной в судебных актах по другому делу (N А54-5956/2015), имеющих преюдициальное значение для настоящего дела. В судебных актах по названному делу указано, вопреки выводам судов по настоящему делу, что сторонами лицензионный договор в редакции Изменения N 2 не исполнялся. Названное изменение признано недействительной сделкой.

При таких обстоятельствах общество "Промкатализ" считает, что судами нарушены нормы процессуального права, и такое нарушение привело к принятию неправильных судебных актов.

Кроме того, общество "Промкатализ" указывает на нарушение судами норм материального права. Так, заявитель кассационной жалобы полагает, что делая вывод о недействительности Изменения N 1 в связи с отсутствием его государственной регистрации, суды не учли положения пункта 20 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных", утвержденных приказом Роспатента от 29.04.2003 N 64, согласно которому заявление о внесении изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, подается правообладателем.

При таких обстоятельствах общество "Промкатализ" считает, что на него не могут быть возложены неблагоприятные последствия бездействия правообладателя, не осуществившего действия по регистрации Изменения N 1 к спорному лицензионному договору. В свою очередь, ответчик не вправе ссылаться на недействительность Изменения N 1, которая возникла вследствие его недобросовестного бездействия.

Также заявитель кассационной жалобы не согласен с выводом суда апелляционной инстанции о том, что Изменение N 1 является ничтожной сделкой, противоречащей сути лицензионного договора как возлагающей на правообладателя - лицензиара обязанность осуществлять имущественное предоставление в адрес лицензиата при отсутствии встречного предоставления с его стороны. Общество "Промкатализ" считает, что названный вывод сделан с нарушением норм материального права, регулирующих договорные отношения, в том числе устанавливающих принцип свободы договора в гражданско-правовых отношениях.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в которой против изложенных в ней доводов возражал, просил оставить принятые по делу судебные акты без изменения.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители истца и ответчика.

Представитель истца доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил жалобу удовлетворить.

В свою очередь, представители ответчиков против удовлетворения кассационной жалобы возражали по доводам, изложенным в отзыве.

Кассационная жалоба рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами при рассмотрении настоящего спора, между ОАО "НПП Нефтехим" (после переименования - ПАО "НПП Нефтехим"; лицензиаром) и обществом "Промкатализ" (лицензиатом) заключен лицензионный договор от 21.04.2004 N Л-2004/1, на основании которого лицензиату предоставлено неисключительное право использования изобретения "Катализатор для изомеризации легких парафиновых углеводов ..." по патенту Российской Федерации N 2171713, патентообладателем которого является лицензиар.

Согласно условиям названного договора (пункт 2.3) лицензиат вправе поставлять изготовленную по лицензии продукцию:

- в адрес лицензиара по отдельным договорам, по которым лицензиар выступает покупателем продукции;

- в адрес третьих лиц по отдельным договорам с такими лицами.

В соответствии со статьей 7 лицензионного договора порядок расчетов определен в Дополнительном соглашении N 1 (Приложение N 3 к договору).

Сторонами 11.09.2006 подписано Изменение N 1 к Приложению N 3 (далее по тексту - Изменение N 1), в соответствии с которым при продаже продукции по лицензии стоимость услуг каждой из сторон определяется по формуле, указанной в пункте 1 Изменения N 1.

Полагая, что в период 2012-2014 годы лицензиаром поставлена в адрес третьих лиц продукция, произведенная лицензиатом, однако платежи от лицензиара лицензиату за этот период, рассчитанные по приведенной в пункте 1 Изменения N 1 формуле, не поступали, последний обратился в суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований, лицензиар указал на подписание между сторонами 18.06.2007 Изменения N 2 к Приложению N 3 (далее - Изменение N 2), согласно которому по согласованной формуле рассчитываются платежи, подлежащие оплате только лицензиатом в адрес лицензиара в случае реализации произведенной по лицензии продукции в адрес третьих лиц.

Судами при рассмотрении настоящего спора установлено, что Изменение N 2 признано недействительной сделкой постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2016 по делу N А54-5056/2015, имеющему преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора.

Изменение N 1 также было предметом судебного анализа на предмет его недействительности в рамках дела N А54-6156/2016. Судебными актами, принятыми по названному делу, ООО "НПП Нефтехим" отказано в удовлетворении требования о признании Изменения N 1 недействительной сделкой в связи с пропуском исковой давности по заявленному требованию. Вместе с тем, в мотивировочной части судебных актов суды отметили, что Изменение N 1 является недействительной сделкой вследствие отсутствия ее государственной регистрации (пункт 5 статьи 13 Патентного закона Российской Федерации N 3517-I (далее - Патентный закон), пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Установив, что Изменение N 1 не было зарегистрировано, суды при рассмотрении настоящего спора также пришли к выводу о его недействительности.

Также судами установлено, что поставка товара, произведенного лицензиатом с использованием спорного изобретения, в адрес лицензиара, осуществлялась по иным отдельным самостоятельным договорам. Поставленный товар полностью оплачен лицензиаром.

Учитывая, что товар, произведенный лицензиатом с использованием спорного изобретения, поставлялся лицензиатом лицензиару по иным самостоятельным договорам и был полностью оплачен, а Изменение N 1 является недействительным в связи с отсутствием его государственной регистрации, принимая во внимание, что правовая природа (суть) лицензионного договора не предусматривает осуществление каких-либо платежей со стороны именно лицензиара в адрес лицензиата, а факт оказания лицензиатом лицензиару каких-либо услуг ничем не подтвержден, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований как по праву, так и по размеру.

Кроме того, суды сделали вывод о том, что предъявление лицензиатом лицензиару настоящего иска является злоупотреблением правом, что также является основанием для самостоятельного отказа в удовлетворении заявленных требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Поскольку обществом "Промкатализ" принятые по делу судебные акты не оспариваются в части выводов о принадлежности ООО "НПП Нефтехим" (ранее - ОАО "НПП Нефтехим", ПАО "НПП Нефтехим") исключительных прав на спорное изобретение, а также о наличии между обществом "Промкатализ" и ООО "НПП Нефтехим" (ранее - ОАО "НПП Нефтехим", ПАО "НПП Нефтехим") договора неисключительной лицензии на использование изобретения, выводы судов в этой части судом кассационной инстанции не проверяются.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Патентного закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Суды правильно констатировали, что правовая природа лицензионного договора определяет обязанность лицензиара по предоставлению лицензиату права использования изобретения, и обязанность именно лицензиата по оплате в пользу лицензиара платежей за пользование изобретением, и обоснованно указали, что возложение на лицензиара обязанности по осуществлению платежей в адрес лицензиата не соответствует правовой природе лицензионного договора.

Довод общества "Промкатализ" том, что такой платеж был согласован сторонами исходя из общего принципа свободы договора, не принимается судебной коллегией.

Действительно, стороны вправе определять условия заключаемого договора по собственному усмотрению, в том числе заключать смешанные договоры, включающие условия, характерные для разных видов договоров. Указанное обозначает, что стороны могли включить в свой договор какие-либо условия, определяющие в соответствующей части обязательства, характерные для иного вида договора, в том числе и предусматривающие какие-либо платежи со стороны лицензиара за какие-либо конкретно определенные и ясно и четко согласованные сторонами этого договора в его предмете услуги или работы, выполняемые или оказываемые ему лицензиатом.

Вместе с тем, ни сам лицензионный договор, ни Изменение N 1 не содержит конкретных условий, определяющих оказание лицензиатом лицензиару каких-либо услуг, за которые могла бы взиматься плата.

В судебном заседании представитель общества "Промкатализ" также затруднился пояснить, за какие именно услуги (оказанные лицензиатом лицензиару) лицензиар должен был перечислить ему денежные средства, истребуемые в настоящем судебном деле.

Довод представителя общества "Промкатализ" о том, что эта сумма является по существу платежом за продукцию, изготовленную лицензиатом, и поставленную лицензиару, подлежит отклонению как не соответствующий фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Судами установлено и это полностью подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, что поставка продукции от лицензиата лицензиару осуществлялась по иным отдельным договорам и оплачена лицензиаром лицензиату полностью именно в рамках таких договоров.

Кроме того, судами обоснованно учтено отсутствие государственной регистрации Изменения N 1, что влечет ничтожность этого соглашения.

Довод общества "Промкатализ" о том, что обязанность по регистрации была возложена на лицензиара и им не исполнена, вследствие чего лицензиар не вправе ссылаться на недействительность этого соглашения, также подлежит отклонению, поскольку законодательство предоставляет стороне договора, подлежащего государственной регистрации, в случае уклонения контрагента от регистрации такого договора, право требовать, в том числе в судебном порядке, обязания уклоняющейся стороны выполнить действия, направленные на регистрацию договора.

Доказательств использования этого права обществом "Промкатализ" в суд не представлено, а в деле не имеется документов, подтверждающих предъявление обществом "Промкатализ" требований, направленных на обязание ОАО "НПП Нефтехим" осуществить действия по регистрации Изменения N 1.

В судебном заседании представитель общества "Промкатализ" также подтвердил, что таких требований не предъявлялось.

Довод общества "Промкатализ" о том, что Изменение N 1 исполнялось сторонами, и это обстоятельство установлено в судебных актах по иным делам, имеющим преюдициальное значение, также подлежит отклонению.

Как следует из материалов дела и подтверждено представителями истца и ответчика в судебном заседании, на основании формулы, приведенной в Изменении N 1, рассчитывались и уплачивались платежи лицензиата лицензиару за продукцию, произведенную лицензиатом с использованием изобретения (то есть произведенную на основе лицензионного договора), и поставленную лицензиатом в адрес третьих лиц. С учетом того, что иная плата за пользование лицензией при поставке продукции третьим лицам не предусмотрена, такой платеж имеет природу лицензионного платежа.

В свою очередь, за весь период действия договора, в том числе и с момента подписания в 2007 году Изменения N 1, лицензиаром лицензиату платежи, рассчитанные по формуле, не начислялись и не уплачивались, никакие требования об их уплате не предъявлялись, а в дело представлены акты, подписанные сторонами, констатирующие отсутствие задолженности.

Таким образом, вывод судов о том, что Изменение N 1 не исполнялось в части возложения на лицензиара обязанности по уплате лицензиату денежных средств в случае перепродажи третьим лицам товара, уже выкупленного у лицензиата, является правильным.

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии оснований для удовлетворения требования лицензиата к лицензиару об уплате денежных средств, рассчитанных за уже ранее выкупленный у лицензиата и оплаченный ему товар при реализации этого товара лицензиаром в адрес третьих лиц.

С учетом того, что с 2007 до 2012 года такие требования лицензиатом лицензиару не предъявлялись, никакие услуги лицензиатом лицензиару не оказывались, а поставленный товар оплачен в полном объеме по самостоятельным договорам, суды расценили действия лицензиата по предъявлению настоящего требования как злоупотребление правом.

Доводы заявителя кассационной жалобы, направленные на оспаривание такого вывода, по существу направлены на переоценку фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств, что не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

При таких обстоятельствах основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 05.05.2017 по делу N А32-22517/2015 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2017 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Промышленные катализаторы" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина