Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2018 г. по делу N СИП-675/2016 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков, поскольку ответчик не доказал их использование им в течение последних 3 лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2018 г. по делу N СИП-675/2016
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Мындря Д.И., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Бергман Е.И., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании "Lotte Confectioneri Ko LTD" (10 Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-964, Republic of Korea) к компании "Orion Corporation" (13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea (Munbae-dong) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 402415 и N 402416 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель истца - Игнатович К.А. (по доверенности от 17.04.2017 N 78 АБ 2594527).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Lotte Confectioneri Ko LTD" (далее - истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к компании "Orion Corporation" (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 402415 и N 402416 в отношении всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых они зарегистрированы, вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Роспатент и ответчик, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечили.

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном этим Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Частью 5 той же статьи предусмотрено, что иностранные лица извещаются арбитражным судом по правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено этим Кодексом или международным договором Российской Федерации.

Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных юридических лиц, является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенная в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция), участниками которой являются как Российская Федерация, так и Республика Корея (государство, в котором инкорпорирован ответчик).

В соответствии с пунктом 2 Гаагской конвенции каждое Договаривающееся Государство назначает центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие из других Договаривающихся Государств.

Орган или судебное должностное лицо, полномочное в соответствии с законодательством запрашивающего государства, направляет центральному органу запрашиваемого государства запрос, составленный в соответствии с образцом, прилагаемым к указанной Конвенции, без необходимости легализации или выполнения других эквивалентных формальностей (статья 3 Гаагской конвенции). К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух экземплярах.

Если центральный орган считает, что запрос не соответствует требованиям Гаагской Конвенции, он незамедлительно извещает об этом заявителя с подробным изложением своих замечаний к запросу (статья 4 названной Конвенции).

В силу пункта а) статьи 10 Гаагской конвенции если запрашиваемое государство не заявляет возражений, данная Конвенция не препятствует возможности непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за границей.

В то же время Республикой Корея сделана оговорка о том, что порядок вручения, определенный статьей 10 Гаагской конвенции, не применяется.

Определение суда о принятии искового заявления к производству направлено 17.02.2017 в адрес уполномоченного центрального органа Республики Корея (National Court Adminictration), и было получено им, как следует из уведомления, 14.03.2017 (том 2, л.д. 30).

Также судом получено уведомление Западного окружного суда г. Сеула, в котором содержится информация о вручении 04.05.2017 определения суда о принятии искового заявления к производству сотруднику ответчика - Хван Хи Чжонг (том 2, л.д. 27).

С учетом этого суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя ответчика, поскольку данное лицо извещено о начавшемся судебном процессе и имело достаточно времени для того, чтобы обеспечить участие в нем своих представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного товарного знака "Canchou" по свидетельству Российской Федерации N 402415, с датой приоритета от 19.12.2008, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "шоколад, печенье, сухое печенье, крекеры, вафли, кондитерские изделия, хлопья из зерновых продуктов, кукурузные хлопья, хлеб, сладкие мучные изделия, пирожные, пироги круглые, пудинги, щербет, мороженое, конфеты, карамель, жевательная резинка (не для медицинских целей)";

- словесного товарного знака "CanchU" по свидетельству Российской Федерации N 402416, с датой приоритета от 19.12.2008, зарегистрированного в отношении аналогичного перечня товаров 30-го класса МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данными товарными знаками обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что они не используются ответчиком в отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в редакции на дату обращения истца в суд с настоящим иском (27.10.2016), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность по производству и реализации кондитерских изделий, маркируемых обозначением "KANСНО".

С целью получения правовой охраны данного обозначения в качестве товарного знака истец обратился в Роспатент с заявкой N 2015714739 на регистрацию словесного товарного знака "KANСНО" в отношении товаров 30-го класса МКТУ. Уведомлением Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства 26.04.2016 истцу сообщено о выявленных Роспатентом сходных до степени смешения вышеуказанных товарных знаках, принадлежащих ответчику. Решением Роспатента от 19.12.2016 в государственной регистрации товарного знака истцу отказано.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил договоры поставки от 17.04.298 N 298, от 19.09.206 N 429-ДПП, от 01.11.2016, от 06.06.2016 N 415-ДПП; спецификации к данным договорам, указывающие на вид поставляемых товаров (различные виды кондитерской продукции); рекламный каталог производимой истцом кондитерской продукции; фотографии упаковок продукции; инвойсы от 25.09.2015, от 06.12.2016, от 30.08.2016, от 30.05.2016; копию заявки N 2015714739 в Роспатент; уведомление Роспатента от 26.04.2016; решение Роспатента от 19.12.2016.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в отношении кондитерских изделий обозначение, сходное до степени смешения с указанными товарными знаками.

Сходство заявленного истцом на регистрацию обозначения с оспариваемыми товарными знаками следует из указанных уведомления Роспатента от 26.04.2016 и решения Роспатента от 19.12.2016, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Однородность производимых и реализуемых истцом кондитерских изделий товарам 30-го класса МКТУ оспариваемых товарных знаков носит очевидный характер.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (27.10.2016), период времени, к которому должны относиться доказательства их использования, составляет с 27.10.2013 по 26.10.2016.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемых товарных знаков суду не представил.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 402415 и N 402416 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "шоколад, печенье, сухое печенье, крекеры, вафли, кондитерские изделия, хлопья из зерновых продуктов, кукурузные хлопья, хлеб, сладкие мучные изделия, пирожные, пироги круглые, пудинги, щербет, мороженое, конфеты, карамель, жевательная резинка (не для медицинских целей)", и не доказан факт их использования, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемых товарных знаков в отношении испрашиваемых истцом товаров 30-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 402415 в отношении всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 402416 в отношении всех товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с компании "Orion Corporation" (13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea (Munbae-dong) в пользу компании "Lotte Confectioneri Ko LTD" (10 Yangpyeong-ro 21-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-964, Republic of Korea) расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Д.И. Мындря

Судья

С.П. Рогожин