Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. N С01-994/2017 по делу N А56-73772/2016 Суд отменил постановление апелляционного суда и направил на новое рассмотрение дело о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку суд по своей инициативе не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2018 г. N С01-994/2017 по делу N А56-73772/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 января 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" и общества с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 (судьи Згурская М.Л., Горбачева О.В., Третьякова Н.О.) по делу N А56-73772/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (ул. 2-я Магистральная, д. 8А, стр. 5, Москва, 123290, ОГРН 1087746287793) к обществу с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (пр. Энгельса, д. 33, корп. 1, Санкт-Петербург, 194156, ОГРН 1147847273001) о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации, при участии в судебном заседании:

от истца: Робинов А.А. (по доверенности от 10.03.2016), Токарева Е.Ю. (по доверенности от 05.05.2016);

от ответчика: Штрапов А.А. (ген. директор, решение N 1 от 17.07.2017, выписка из ЕГРЮЛ), установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" (далее - общество "ТегоТек РУС", истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" (далее - общество "Интерспецкомплект", ответчик) о запрете использования товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390 путем предложения к продаже и продаже товара и взыскании компенсации в размере 801 550 руб. за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186390.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.05.2017 по делу N А56-73772/2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 решение суда первой инстанции по делу N А56-73772/2016 отменено. Обществу "Интерспецкомплект" запрещено использовать товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 путем предложения к продаже и продаже товаров. С общества "Интерспецкомплект" в пользу общества "ТегоТек РУС" взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186360 в размере 200 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 28 000 руб. В остальной части заявленных исковых требований отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, лица, участвующие в деле, обратились с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просят его отменить. При этом общество "ТегоТек РУС" просит, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, которым удовлетворить требования в полном объеме, а общество "Интерспецкомплект" просит принять новый судебный акт об отказе в иске в полном объеме.

В своей кассационной жалобе общество "ТегоТек РУС" полагает, что суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы материального права при определении размера компенсации, необоснованно, немотивированно и бездоказательно снизил размер заявленной компенсации, что, по мнению истца, противоречит пункту 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и позиции Верховного суда РФ, изложенной в определении от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Общество "Интерспецкомплект" полагает, что доводы суда апелляционной инстанции об использовании ответчиком обозначения "Taegu-Tec" в отношении товаров, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 186360, а также однородных им, являются неверными и основанными на недопустимых доказательствах, при этом истец не доказал обстоятельства, на которые он ссылался в обоснование своих требований.

В судебном заседании суда кассационной инстанции истец поддержал свою кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, просил принятый по делу судебный акт отменить в части размера взысканной компенсации и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования о взыскании компенсации в размере 801 550 рублей; возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика по мотивам, изложенным в письменных пояснениях.

Ответчик поддержал свою кассационную жалобу по доводам, в ней изложенным, просил принятый по делу судебный акт отменить полностью и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении требований истца отказать в полном объеме.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалоб и письменных пояснений, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы ответчика и наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы истца в связи с нижеследующим.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, общество "ТегоТек РУС" является обладателем исключительной лицензии на право использования товарного знака "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390 в отношении всех зарегистрированных товаров 01 ("порошкообразные карбиды") и 07 ("режущие инструменты (детали машин и станков), пазовые, токарные, отрезные резцы (детали машин и станков), фрезы (детали машин и станков), сверла (детали машин и станков), части к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс") классов МКТУ (договор зарегистрирован в Роспатенте 09.10.2013 за N РД0133094).

По итогам участия в тендере на поставку АО "Центральное конструкторское бюро автоматики" товаров (сборный инструмент производства "Taegu-Тес") общество "Интерспецкомплект" выиграло тендер на сумму 6 306,45 долларов США, что подтверждается протоколом осмотра нотариусом письменных доказательств - страниц интернет-сайта www.b2b-center.ru - от 03.08.2016.

Согласно условиям договора поставки от 12.05.2016 N 1220187328932020104000745 общество "Интерспецкомплект" обязуется поставить "сборный инструмент с режущими пластинами производства Taegu-Tec". При этом, согласно пункту 5.4 названного договора, на каждом инструменте, помимо прочих характеристик, должен быть четко нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Согласно пункту 5.5 названного договора замена товара на аналогичные или другие изменения в параметрах и характеристиках товара не допускается.

Согласно нотариальному протоколу N 77АВ0255620 осмотра сайта http://zakupki.gov.ru (информация о договоре) названный договор был исполнен 14.10.2016.

Ссылаясь на то, что ответчик вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары ("державки", "пластина двухсторонняя") под обозначением "Taegu-Тес", сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 186390, нарушая права истца как исключительного лицензиата, общество "ТегоТек РУС" обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

Суд первой инстанции посчитал, что поставляемые ответчиком товары ("державки", "пластина двухсторонняя") не относятся к 07 классу МКТУ; факт предложения ответчиком к продаже товара, а также факт размещения на нем обозначения, сходного с товарным знаком "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390 обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, истцом не доказан.

В результате суд первой инстанции не согласился с доводами истца и пришел к выводу об отсутствии нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак "Taegu-Tec" по свидетельству Российской Федерации N 186390.

Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции и посчитал, что обозначение "Taegu-Тес", используемое ответчиком, сходно до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 186390; товары, в отношении которых общество "Интерспецкомплект" использует обозначение "Taegu-Тес", являются однородными товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 186360, а именно товарам "режущие инструменты (детали машин и станков) и детали к вышеперечисленным инструментам, включенные в 07 класс".

Установив факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, суд апелляционной инстанции счел требования истца в части взыскания компенсации подлежащими удовлетворению, взыскав вместе с тем только 200 000 руб., снизив, таким образом, размер компенсации по своему усмотрению.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы суда апелляционной инстанции в части доказанности истцом факта нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак основаны на правильном применении норм статей 1229, 1252, 1484 ГК РФ. Соответствующие доводы кассационной жалобы общества "Интерспецкомплект" судом кассационной инстанции отклоняются как противоречащие указанным нормам права и основанные на их неверном толковании ответчиком.

Вместе с тем суд кассационной инстанции не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции относительно размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, ввиду следующего.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 2 постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", положения подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системной связи с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком), и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Кроме того, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Обществом "ТегоТек РУС" при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Следовательно, снижение размера компенсации ниже двукратной стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, возможно только при наличии мотивированного заявления общества "Интерспецкомплект", подтвержденного соответствующими доказательствами.

Однако суд при разрешении настоящего спора не обеспечил полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда о размере компенсации, а именно, не установил какими доказательствами обоснована и подтверждена необходимость снижения размера компенсации ниже установленного законом размера и критериев его определения, не дал данным доказательствам надлежащей оценки, что не позволило определить разумный и справедливый размер компенсации.

Таким образом, судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Кроме того, судом апелляционной инстанции допущено нарушение норм материального и процессуального права, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены обжалуемого постановления с направлением дела на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

При новом рассмотрении суду следует установить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему делу, дать надлежащую оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, а также представленным по делу доказательствам, в том числе выяснить, является ли правонарушение оконченным или длящимся. По результатам исследования совокупности всех доказательств и доводов сторон определить судьбу заявленного истцом требования неимущественного характера и, с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права, определив размер компенсации, подлежащий взысканию, принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интерспецкомплект" оставить без удовлетворения.

Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ТегоТек РУС" удовлетворить.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2017 по делу N А56-73772/2016 отменить. Дело N А56-73772/2016 направить на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

Н.А. Кручинина

Н.Н. Погадаев