Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2018 г. по делу N СИП-125/2017 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец предоставил доказательства своей заинтересованности в её досрочном прекращении, а ответчик не доказал факт использования им товарного знака в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 марта 2018 г. по делу N СИП-125/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 февраля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 2 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаренко М.В.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранной компании Vanguard Trademark Holdings USA LLC (600 Corporate Park Dr., St Louis MO 63105 US) к иностранной компании DRONGO INTERNATIONAL LIMITED (Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 386715 и N 391963 в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные" вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представитель иностранной компании Vanguard Trademark Holdings USA LLC - Головацкий Р.И. (по доверенности от 18.01.2017);

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания Vanguard Trademark Holdings USA LLC (далее - компания Vanguard Trademark Holdings) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании DRONGO INTERNATIONAL LIMITED (далее - компания DRONGO INTERNATIONAL LIMITED), уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 386715, 391963 в отношении услуг 39-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные" вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания DRONGO INTERNATIONAL LIMITED и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством публичного размещения информации в сети Интернет (http://kad.arbitr.ru), своих представителей в судебное заседание не направили. Вместе с тем в ранее представленном отзыве на исковое заявление Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствии своего представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается судом в отсутствие ответчика и третьего лица.

До начала судебного заседания через систему электронной подачи документов "Мой арбитр" от истца поступили заявление об уточнении исковых требований о сокращении перечня в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания и письменные объяснения относительного однородности услуг.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение перечня услуг, в отношении которых заявлено досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых знаков обслуживания, удовлетворено судом.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, с учетом их уточнения.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесный знак обслуживания "ALAMO АЛАМО" по свидетельству Российской Федерации N 386715 зарегистрирован 13.08.2009 (дата приоритета от 10.12.2007), комбинированный знак обслуживания со словесным обозначением "NATIONAL" по свидетельству Российской Федерации N 391963 зарегистрирован 20.10.2009 (дата приоритета от 10.12.2007), по названным знакам обслуживания предоставлена правовая охрана в отношении услуг 39-го класса МКТУ "авиаперевозки; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам движения; информация по вопросам перевозок; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка мебели; перевозка мебели при переезде; перевозка на баржах; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах (фрахт); перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат гоночных машин; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; транспортные средства для службы спасения; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги транспортные; фрахтование; экскурсии туристические; экспедирование грузов".

Компания Vanguard Trademark Holdings, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 386715, 391963 не используются правообладателем на протяжении последних трех лет для части услуг 39-го класса МКТУ, для которых им предоставлена правовая охрана, обратилась в суд с настоящим иском.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 22.02.2018 срок действия знаков обслуживания истек 10.12.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Указанная правовая позиция находит отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела: заинтересованность лица, подавшего заявление, и неиспользование правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания к представлены следующие доводы и доказательства.

Так согласно аффидавиту от 18.01.2017, данному Терезой Холдерер вице-президентом компании Vanguard Trademark Holdings и, также являющейся сотрудником компании "Enterprise Holding, Inc", истец является дочерним предприятием компании "Enterprise Holding, Inc". Компания Vanguard Trademark Holdings является собственником товарных знаков со словесными обозначениями "NATIONAL" и "ALAMO", которые используются во всему мире под контролем правообладателя в подтверждение чего к аффидавиту представлена репрезентативная выборка свидетельств о регистрации из стран, примыкающих к России, с приложением копий этих свидетельств, в отношении товарных знаков со словесным обозначением "ALAMO" и со словесным обозначением "NATIONAL". Перечень товарных знаков бренда "ALAMO" приложены в качестве приложения А, верные и точные копии свидетельств о регистрации бренда "ALAMO" приложены в качестве приложения В. перечень товарных знаков бренда "NATIONAL" приложены в приложении С, а верные и точные копии свидетельств о регистрации бренда "NATIONAL" приложены в качестве приложения D (л.д 21-169 т. 1, л.д. 1-221 т. 2).

Аффидовит, данный Терезой Холдерер дан 18.01.2017 под присягой по праву штата Миссури США, удостоверен нотариусом, переведен на русский язык, апостилирован 18.01.2017.

Суду не представлено доказательств привлечения Терезы Холдерер к ответственности за дачу ложных показаний, указанных в этом аффидевите.

Истцом представлены нотариально удостоверенные протоколы от 08.02.2017 осмотра интернет сайтов "www.alamo.com/en_US/car-rental/home.html" и "www.nationalcar.com/en_US/car-rental/home.html", а также нотариально удостоверенные переводы с указанных сайтов о деятельности компании "Enterprise Holding, Inc", использовании брендов "ALAMO" и "NATIONAL" (л.д. 1-21 т. 3) при оказании услуг про прокату автомобилей.

Также истцом представлены доказательства обращения 14.09.2016 в Роспатент с заявками N 2016733914, N 2016733912 на регистрацию собственных комбинированных знаков обслуживания со словесным обозначением "NATIONAL" и со словесным обозначением "ALAMO" по заявкам N 2016733915, N 2016733916 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "прокат и сдача в аренду транспортных средств и бронирование транспортных средств для проката и сдачи в аренду; услуги перевозок".

Кроме того, истец является администратором доменного имени "www.alamo.ru" (л.д. 113 т. 3).

Из представленных в материалы дела истцом доказательств следует, что компанией Vanguard Trademark Holdings предприняты подготовительные меры к использованию на территории Российской Федерации обозначений "ALAMO" и "NATIONAL" для индивидуализации своей предпринимательской деятельности при оказании услуг - прокат и сдача в аренду транспортных средств, услуги перевозок, то есть, исходя из рода/вида услуг, условий их оказания, круга потребителей, традиционного уклада оказания этих услуг, услуг, являющихся однородными услугам 39-го класса МКТУ, а именно: "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные", для которых зарегистрированы оспариваемые знаки обслуживания, и о досрочном прекращении правовой охраны, в отношении которых заявлено истцом.

При разрешении вопроса о сходстве до степени смешения знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 386715 и 391963 и обозначений по заявкам N 2016733914, N 2016733912 на регистрацию знаков обслуживания со словесным обозначением "NATIONAL" и по заявкам N 2016733915, N 2016733916 со словесным обозначением "ALAMO" судом установлено следующее.

Знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 386715 является словесным, состоящим из обозначения "ALAMO АЛАМО".

Знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 391963 также является словесным, состоящим из обозначения "NATIONAL".

Компанией Vanguard Trademark Holdings поданы заявки на регистрацию комбинированных знаков обслуживания по заявкам N 2016733914, N 2016733912, доминирующее положение в которых занимают словесное обозначение "NATIONAL".

Также компанией Vanguard Trademark Holdings поданы заявки на регистрацию комбинированных знаков обслуживания по заявкам N 2016733915, 2016733916, доминирующее обозначение в которых занимают словесное обозначение "ALAMO".

Как следует из пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В пункте 37 Обзора разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42, 44 Правил рассмотрения заявки). Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Сравнив словесный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 386715, с комбинированным обозначением по заявкам N 2016733914, N 2016733912, суд пришел к выводу о том, что этот знак обслуживания и обозначение, предъявленное истцом для регистрации в качестве собственного знака обслуживания, являются сходными до степени смешения, поскольку доминирующее положение в противопоставленном комбинированном обозначении занимает словесное обозначение "ALAMO", которое тождественно обозначению "ALAMO" оспариваемого знака обслуживания, поскольку совпадают по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

По аналогичным основаниям суд пришел к выводу о сходности до степени смешения словесного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 391963 и обозначения по заявкам N 2016733914, N 2016733912 на регистрацию комбинированных знаков обслуживания со словесным обозначением "NATIONAL".

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о доказанности компанией Vanguard Trademark Holdings своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 386715, 391963 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные" для которых они зарегистрированы.

При этом суд исходил из того, что вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

С учетом даты подачи искового заявления компанией Vanguard Trademark Holdings о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых знаков обслуживания (17.03.2017) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 17.03.2014 по 16.03.2017 включительно.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C (1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Из материалов дела следует, что ответчик, извещенный своевременно и надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в суд не являлся, своих возражений против иска и доказательств использования в гражданском обороте оспариваемых знаков обслуживания суду не представил.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Однако компания DRONGO INTERNATIONAL LIMITED не представила отзыв на исковое заявление, каких-либо письменных пояснений, а также доказательства использования спорных знаков обслуживания либо невозможности их использования по причинам от нее не зависящим.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных знаков обслуживания своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования принадлежащих ему знаков суду не представил, доводы истца не опроверг, возражений против заявленных требований и представленных в дело истцом доказательств не заявил.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Таким образом, ответчиком не представлено возражений против доводов истца о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных знаков и не доказан факт их использования в отношении услуг 39-го классов МКТУ, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранной компании Vanguard Trademark Holdings USA LLC удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 386715 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391963 в отношении услуг 39-го класса МКТУ "перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки пассажирские; прокат автомобилей; прокат гоночных машин; прокат наземных транспортных средств; прокат транспортных средств; транспорт таксомоторный; услуги водителей; услуги транспортные" вследствие его неиспользования.

Взыскать с иностранной компании DRONGO INTERNATIONAL LIMITED в пользу иностранной компании Vanguard Trademark Holdings USA LLC 12 000 (двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев