Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. N С01-288/2018 по делу N А51-15686/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку при новом рассмотрении дела суду необходимо определить, имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованным ответчиком обозначением, для чего исследовать наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, а также установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. N С01-288/2018 по делу N А51-15686/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 8 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Погадаева Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью компания "Грасп" (ул Новоивановская, д. 2А, г. Владивосток, Приморский край, 690005, ОГРН 1022501282836) на решение Арбитражного суда Приморского края от 24.10.2017 по делу N А51-15686/2017 (судья Клемина Е.Г.) и постановление Пятого арбитражного апелляционного суд от 19.01.2018 по тому же делу (судьи Шевченко А.С., Култышев С.Б., Синицына С.М.)

по иску общества с ограниченной ответственностью компания "Грасп" к обществу с ограниченной ответственностью "Вереск" (ул. Ладыгина, д. 2, оф. 307, г. Владивосток, Приморский край, ОГРН 1092536007552) о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью компания "Грасп" Коваль А.А. (по доверенности от 01.11.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью компания "Грасп" (далее - общество "Грасп") обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Вереск" (далее - общество "Вереск") об обязании общества "Вереск" прекратить использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 593720, N 570935, N 570933, N 593825; о прекращении продажи (реализации) товара - майонез с использованием указанных товарных знаков; изъятии из оборота и уничтожении за свой счет продукции - майонез, на которой размещено словесное обозначение "Золотой", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 593720, N 570935, N 570933, N 593825; о взыскании с общества "Вереск" компенсации в размере 5 000 000 рублей (с учетом выделения требований к обществу с ограниченной ответственностью "Сибкор-Н" в отдельное производство в порядке, предусмотренном статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Приморского края от 24.10.2017 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2018 решение Арбитражного суда Приморского края от 24.10.2017 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Грасп", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Общество "Грасп" полагает ошибочным вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между принадлежащими ему товарными знаками и обозначением, использованным обществом "Вереск", поскольку, по мнению общества "Грасп", суды при оценке сравниваемых обозначений не учли все критерии, изложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требованиях к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядке преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечне сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки).

При этом заявитель кассационной жалобы обращает внимание на высокую степень сходства сравниваемых обозначений, что усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, истец отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций неправомерно проводился анализ сходства товарных знаков не с обозначением, использованным ответчиком для маркировки своей продукции, а непосредственно с этикеткой, при том, что даже в случае сравнения этикеток судам надлежало установить, способен ли элемент, использованный на данной этикетке и сходный до степени смешения со спорными товарными знаками, ввести потребителя в заблуждение.

Также истец считает неверным вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что использованное ответчиком обозначение "ЗОЛОТОЙ" является описательным для товара, которым он маркирован (майонез), поскольку он противоречит нормам действующего гражданского законодательства ввиду того, что описательному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Заявитель кассационной жалобы указывает на отсутствие анализа однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы его товарные знаки, с товаром, маркированным ответчиком сходным до степени смешения обозначением.

Общество "Грасп" также полагает, что судами при разрешении настоящего спора были допущены нарушения норм процессуального права, что выразилось в отсутствии надлежащей оценки нотариального протокола осмотра доказательств от 19.04.2017 25АА N 2109575.

Общество "Вереск" отзыв на кассационную жалобу общества "Грасп" не представило.

В судебном заседании представитель общества "Грасп" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Общество "Вереск", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Грасп" является правообладателем серии товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 593720, N 570935, N 570933 и N 593825, объединенных словесным элементом "ЗОЛОТОЙ/ZOLOTOY", правовая охрана которым предоставлена в том числе в отношении товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "майонез".

Обществом "Грасп" в рамках контрольной закупки, осуществленной 04.04.2017, 18.04.2017, 12.06.2017, 13.09.2017, 20.09.2017 в магазине "Домашний", расположенном по адресу: ул. Гамарника, д. 19, г. Владивосток, были приобретены товары - майонезы, на упаковке которых размещено словесное обозначение "Золотой".

Факт реализации упомянутого товара подтверждается представленными в материалы дела кассовыми чеками и видеозаписью процесса приобретения этого товара.

При этом общество "Грасп" не предоставляло обществу "Вереск" согласия на использование вышеназванных товарных знаков, в связи с чем обратилось с претензией от 10.04.2017, в которой было изложено предложение о заключении лицензионных договоров в отношении данных товарных знаков, а в случае отказа - требование о прекращении нарушения исключительных прав на эти товарные знаки и выплате компенсации за допущенное нарушение в размере 5 000 000 рублей.

Не получив ответ на данную претензию, общество "Грасп" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из доказанности наличия у истца исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 593720, N 570935, N 570933 и N 593825.

При этом суд первой инстанции, сравнив товарные знаки истца с используемым ответчиком на этикетках товара обозначением, пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между ними и, как следствие, угрозы введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Суд апелляционной инстанции дополнительно указал на то, что основную индивидуализирующую функцию на упаковке реализуемых ответчиком товаров играет обозначение "ЛУ-КА", а обозначение "Золотой" является описательным применительно к реализуемому ответчику товару - майонезу, поскольку указывает на характеристики и свойства этого товара.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя общества "Грасп", проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Подпунктом 2 пункта 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд кассационной инстанции не может признать в достаточной степени обоснованным вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначением, использованным ответчиком для маркировки реализуемых товара.

Суды, исследуя вопрос о наличии (отсутствии) сходства товарных знаков истца с обозначением, использованным ответчиком для маркировки реализуемых им товаров, пришли к выводу об отсутствии такого сходства лишь на основании того, что на этикетке спорной продукции (майонез) размещено словесное обозначение "ЛУ-КА", которое является доминирующим, то есть выполняющим основную индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем такой подход к оценке сходства товарных знаков и обозначения "Золотой", нанесенного на этикетки реализованных ответчиком товаров, не может быть признан обоснованным, поскольку судам надлежало сравнить товарные знаки непосредственно с обозначением "Золотой", нанесенным на товар ответчика, и установить имеет ли место в данном случае сходство до степени смешения или нет.

При этом закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

Для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации исследованию подлежат факт размещения на таком товаре (упаковке) всех товарных знаков, а не только доминирующего.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Также ошибочен вывод суда апелляционной инстанции о том, что словесное обозначение "Золотой", нанесенное на упаковку товаров, реализованных ответчиком, является описательным для товара "майонез" ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Таким образом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, выдав истцу свидетельства о государственной регистрации товарных знаков, подтвердила исключительные права истца на эти товарные знаки, установив при этом, что словесный элемент "ЗОЛОТОЙ/ZOLOTOY" в этих товарных знаках не является описательным для товаров, в отношении которых он зарегистрирован, в том числе для товара 30-го класса МКТУ "майонез".

При этом судом апелляционной инстанции не указано, какие характеристики либо свойства товара "майонез" описывает обозначение "Золотой", нанесенное на упаковку.

Кроме того, коллегия судей считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами не дана оценка имеющемуся в материалах дела доказательству - нотариальному протоколу осмотра доказательств от 19.04.2017 25АА N 2109575, согласно которому на страницах сайта производителя майонезов lu-ka.ru в разделе "Наименование продукта" размещена информация о наименованиях майонезов, входящих в линейку LU-KA, в том числе майонеза "Золотой".

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права и оценкой доказательств, представленных в материалы дела.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. В частности, одними из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении подобных дел, является установление сходства до степени смешения либо его отсутствие между товарным знаком, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров и нарушившим исключительные права истца на товарный знак, а также однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно пункту 41 Правил рассмотрения заявки обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с пунктом 42 Правил рассмотрения заявки словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суды первой и апелляционной инстанции, воспроизведя указанные положения Правил рассмотрения заявки, устанавливающие критерии (фонетические, графические, семантические), на основании которых осуществляется сопоставление сравниваемых обозначений, вместе с тем сравнительный анализ товарных знаков истца с обозначениями, используемыми ответчиками, по указанным критериям фактически не провели, ограничившись указанием на то, что словесный элемент "ЛУ-КА", являющийся доминирующим, выполняет в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку.

Также коллегия судей отмечает, что судами первой и апелляционной инстанции не принято во внимание то обстоятельство, что ответчиком словесный элемент "Золотой" используется для индивидуализации товара, идентичного тому, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки истца, что непосредственно влияет на степень сходства обозначений и возможность смешения их потребителями в обороте (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198).

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как содержащиеся в них выводы не основаны на нормах материального права, подлежащих применению, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дав при этом мотивированную правовую оценку доказательствам, представленным в материалы дела, в том числе определить, имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованным ответчиком обозначением, для чего исследовать наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая рекомендации, изложенные в Правилах рассмотрения заявки, и правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Приморского края от 24.10.2017 по делу N А51-15686/2017 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суд от 19.01.2018 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

A.А. Снегур

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

B.А. Химичев