Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2018 г. по делу N СИП-794/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не доказал факт использования им оспариваемого товарного знака в исследуемом периоде

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 мая 2018 г. по делу N СИП-794/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 15 мая 2018 года.

Решение в полном объеме изготовлено 18 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ревзиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению "Omron Healthcare Europe B.V." (Scorpius 33, NL-2132 LR Hoofddorp, Netherlands)

к обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, Литера Щ, пом. 79, г. Подольск, обл. Московская, 142100, ОГРН 1057746394518),

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390396 в отношении части товаров 10 класса МКТУ вследствие его неиспользования,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Григорова М.В. (по доверенности от 28.12.2017),

от ответчика: Молоднякова Л.А. (по доверенности от 01.02.2018),

от третьего лица: не явился, извещен, установил:

компания "Omron Healthcare Europe B.V." (далее - компания, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390396 в отношении следующих товаров 10-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантанты хирургические; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные; костыли; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; ланцеты; линзы глазные для имплантации; материалы для наложения швов; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; обувь ортопедическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса для массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические; пояса; пояса брюшные, гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом медицинские; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; рентгенограммы [для медицинских целей]; респираторы для искусственного дыхания; скальпели; сосуды для медицинских и фармацевтических целей; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; стетоскопы; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве, указывая, что им осуществлена подготовка к введению в гражданский оборот товаров с использованием товарного знака N 390396.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в заседании не направил. От него поступило ходатайство о проведении судебного заседания в его отсутствие.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор в отсутствие Роспатента.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Словесный товарный знак "EVOL" по свидетельству Российской Федерации N 390369 с приоритетом от 17.09.2008 зарегистрирован 02.10.2009 в отношении ряда товаров и услуг по МКТУ, в том числе:

10 класса - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; бутылки детские с сосками; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зажимы хирургические; затворы для бутылочек с сосками; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантанты хирургические; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клеенки для страдающих недержанием; клеенки подкладные для больничных коек; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные; костыли; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; ланцеты; линзы глазные для имплантации; ложки для лекарств; маски для медицинского персонала; маски наркозные; материалы для наложения швов; матрацы медицинские [для родов]; матрацы медицинские, наполненные водой; матрацы надувные; мебель специальная для медицинских целей; мешки для воды; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь медицинская; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса для массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические; пояса; пояса брюшные, гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические; презервативы; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни стерильные для хирургических целей; простыни хирургические; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом медицинские; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; рентгенограммы [для медицинских целей]; респираторы для искусственного дыхания; рубашки смирительные; скальпели; скребки для чистки языка; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды для медицинских и фармацевтических целей; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; средства противозачаточные нехимические; стетоскопы; столы операционные; стульчаки для ночных горшков; судна подкладные гигиенические; судна подкладные медицинские; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы.

Согласно представленной в материалы дела Справке об актуальном состоянии товарного знака, правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390369 является общество с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (далее - общество "ЗЕЛДИС", ответчик, правообладатель).

Истец, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 390369 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет для испрашиваемых товаров, обратился в суд с вышеуказанными требованиями.

В соответствии пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Кроме того, необходимо учитывать, что заинтересованность истца - иностранного лица - в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории РФ, может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, например, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации, заключения предварительных договоров, приобретения производственных помещений и др.

Указанная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2016 по делу N СИП-279/2015, от 18.06.2015 по делу N СИП-561/2014 и от 28.09.2015 по делу N СИП-685/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент обращения в досудебном порядке к правообладателю с предложением, предусмотренным статьей 1486 ГК РФ.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими существенное значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования относится на правообладателя товарного знака.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

По всем известным адресам ответчика истцом 06.10.2017 направлено предложение заинтересованного лица (т. 1, л.д. 36-47).

Обосновывая свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, истец указывал на то, что холдинговая группа "Omron", в состав которой входит компания, является крупнейшим в мире производителем электроники и одним из мировых лидеров в производстве средств автоматизации, в основном известна своим медицинским оборудованием.

Также истец указал, что он является правообладателем товарного знака "EVOLV" по международной регистрации N 1313959 в отношении услуг 10-го класса МКТУ, действие которой он хотел бы распространить и на территорию Российской Федерации, для чего обратился в Роспатент с заявлением о предоставлении указанному товарному знаку правовой охраны на территории России. Однако Роспатентом было вынесено предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны в связи с наличием на территории Российской Федерации ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390396 и установлением сходства до степени смешения заявленного обозначения "EVOLV" и оспариваемого товарного знака "EVOL" вследствие полного вхождения последнего в товарный знак истца.

Подтверждая свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, истец представил следующие доказательства: общедоступная справочная информация о деятельности группы компаний "Omron", распечатки публикаций с сайта "Википедия", веб-сайтов www.omron.ru. и https://csmedica.ru/about/omron/, распечатка сведений об администраторе домена csmedica.ru; заверенные выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) от 26.12.2017 и 27.12.2017 в отношении российских дистрибьюторов группы компаний "Omron" - закрытого акционерного общества "КомплектСервис" и общества с ограниченной ответственностью "СиЭс Медика"; копия договора на дистрибуцию и поставку от 04.07.2012, заключенного между компанией и "Omron Healthcare Rus B.V." с приложениями; копия договора на дистрибуцию и поставку от 04.07.2012 с приложениями, заключенного между "Omron Healthcare Rus B.V." и закрытым акционерным обществом "КомплектСервис" с приложениями; заверенный перевод письма от 04.07.2012 об эксклюзивных правах закрытого акционерного общества "КомплектСервис" на дистрибуцию продукции группы компаний "Omron" в России; копия заявления закрытого акционерного общества "КомплектСервис" от 09.06.2017, поданного в ОС "Сертинформ ВНИИНМАШ"; копия письма ОС в Тверскую таможню на таможенное оформление измерителя давления "Omron EVOLV" от 16.06.2017; копия Разрешения Росздравнадзора от 01.11.2017 в адрес закрытого акционерного общества "КомплектСервис" на ввоз медицинских изделий (измерителей давления и частоты пульса) "EVOLV"; распечатка с сайта Росздравнадзора; распечатки страниц веб-сайта http://www.komplektmarket.ru/overview/8122616.html со сведениями о приборе "EVOLV"; публикация сведений о товарном знаке "EVOLV" по международной регистрации N 1313959 с заверенным переводом на русский язык; копия предварительного отказа в предоставлении правовой охраны по международной регистрации N 1313959, вынесенного Роспатентом 22.06.2017; копия заявления на выдачу разрешения на ввоз медицинских изделий "EVOLV" с приложениями: договор N 55/12 от 19.12.2013 и дополнительное соглашение N 10 от 14.09.2017 к нему; выписка из торгового реестра торгово-промышленной палаты Нидерландов с соглашением об учреждении "Omron Healthcare Rus B.V."; распечатки страниц веб-сайтов со сведениями о товаре "тонометры"; копия уведомления Роспатента об окончательном отказе в регистрации товарного знака "EVOLV" по международной регистрации N 1313959.

Компания занимается производством приборов медицинского назначения и намеревается вводить в гражданский оборот в России измерители давления и частоты пульса (тонометры) под обозначением "EVOLV", что подтверждается совокупностью доказательств, представленных в приложениях 8-12 к исковому заявлению и приложениями 1-5 к письменным объяснениям.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ), при установлении однородности принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначения, которые истец использует и намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности очевидно, никем не оспаривается и подтверждено, в том числе, уведомлением Роспатента об окончательном отказе в регистрации товарного знака "EVOLV" по международной регистрации N 1313959.

Товары "приборы и инструменты хирургические, стоматологические и ветеринарные; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; боры стоматологические; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; лазеры для медицинских целей; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; ланцеты; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; насосы для медицинских целей; ножи хирургические; ножницы хирургические; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; пилы хирургические; пинцеты ушные; подушки-грелки электрические; пояса гальванические; пояса электрические; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; респираторы для искусственного дыхания; скальпели; сосуды для медицинских и фармацевтических целей; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; стетоскопы; сумки с наборами медицинских инструментов; термометры; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; фильтры для ультрафиолетовых лучей; шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы" и измерители давления и частоты пульса (тонометры) относятся к подгруппе товаров 10 класса "(медицинские) приборы (аппаратура) / инструменты", имеют одинаковое назначение, а именно: диагностика, профилактика, лечение болезни, физиологических нарушений, улучшение состояния.

Товар "Тонометры" (греч. , напряжение + , измеряю), которые истец производит и намерен вводить на российский рынок - это медицинские диагностические приборы для измерения артериального давления (сфигмоманометр), внутриглазного давления или тонического напряжения (тонуса) мышц (https://ru.wikipedia.org).

В свою очередь товары - медицинские приборы (аппараты диагностические; приборы для измерения давления) должны обладать такими потребительскими свойствами, как функциональность, безопасность, надежность, точность, высокотехнологичность. По принципу работы рассматриваемые товары могут быть механическими или автоматическими, по функциональному назначению - могут быть предназначены для медицинской диагностики с целью контроля / профилактики, оказания медицинской помощи / лечения (заболеваний, травм, физиологических отклонений), улучшения / поддержания состояния здоровья. Материал, из которого эти приборы могут быть изготовлены, различен и зависит от потребительского и функционального назначения, а также от принципа работы (металл, пластмасса (пластик), стекло, резина, ткань). Данные товары реализуются в аптеках, магазинах специальной медицинской техники, в медицинских учреждениях и приобретаются и используются как больными, так и здоровыми людьми без специального образования, и специалистами (медицинские работники, медицинские учреждения).

Правовой анализ перечня товаров с целью определения их однородности показал, что товары, которые производятся истцом и которые он намеревается вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, и товары 10-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования, идентичны либо однородны, поскольку являются товарами одного рода и вида, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации. Остальные оспариваемые товары имеют одинаковое назначение с тонометрами, а именно: диагностика / профилактика / лечение болезни / физиологических нарушений / улучшение состояния, одинаковые / сходные каналы сбыта (розничные аптеки и/или медицинские учреждения) и релевантного потребителя (рядовые потребители и / или медицинские работники). Чем больше общих факторов, тем выше степень однородности (п. 7.2.4.5 Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 2016 г.).

Кроме того, оспариваемый товарный знак ("EVOL") и обозначение "EVOLV", которое истец намеревается использовать для своих товаров, обладают высокой степенью сходства (почти тождественны), такой, что она может вызвать смешение в глазах рядовых потребителей в отношении источника происхождения товаров либо экономической связи истца и ответчика. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. N 198; пункт 7.2.4.6 Руководства по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 2016 г.)

Высокая степень сходства сравниваемых обозначений, равно как и однородность товаров истца и товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, никем не оспаривается. Таким образом, одинаковое / сходное назначение и круг потребителей, а также степень сходства знаков, близкая к тождеству, в совокупности с отнесением большей части оспариваемых товаров к одному роду / виду, обусловливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, производящим и имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарный знак, сходный до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров, идентичных и однородных товарам 10-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых заявлены исковые требования.

Следовательно, истцом доказано наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "EVOL" по свидетельству Российской Федерации N 390369 в отношении товаров 10-го класса МКТУ, перечисленных в просительной части иска.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица, период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования спорного товарного знака - с 06.10.2014 по 05.10.2017.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что в отношении оспариваемого товарного знака "EVOL" им предпринимаются действия для вывода продукции под данным товарным знаком на рынок. В частности, проведены маркетинговые и иные исследования рынка в России в отношении производства и реализации электромассажеров для тела, кожи лица и головы, стоп и спины (медицинских, антицеллюлитных (вакуумных), инфракрасных) под товарным знаком "EVOL" и сопутствующих изделий медицинского назначения, а также косметических средств.

В подтверждение проведения маркетинговых и иных исследований рынка обществом "ЗЕЛДИС" представлен договор возмездного оказания услуг N 20/17 З от 01.09.2017.

В судебном заседании 15.05.2018 представитель ответчика также пояснил, что товары под товарным знаком "EVOL" не введены в гражданский оборот, общество "ЗЕЛДИС" осуществляет соответствующую подготовку.

Также ответчик указывал, что поскольку для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование, в том числе лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, следует учитывать, что им в 2009 году заключен лицензионный договор.

Вместе с тем лицензионный договор, на который ссылается ответчик, также как и доказательства осуществления лицензиатом действий, непосредственно связанных с введением в гражданский оборот товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, ответчиком представлены не были. Договор оказания услуг N 20/17 З от 01.09.2017 действительно может подтверждать совершение правообладателем спорного товарного знака подготовительных действий по использованию этого товарного знака. Однако нормы статьи 1486 ГК РФ в совокупности с нормами статьи 1484 ГК РФ закрепляют, что под использованием товарного знака понимается такое его использование для соответствующих товаров и услуг, когда эти товары (услуги) уже вводятся в гражданский оборот. Таким образом, совершение только подготовительных действий к введению товаров с использованием товарного знака в гражданский оборот, в том числе в предложениях к продаже товаров, не является необходимым и достаточным доказательством использования товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ.

В связи с изложенным, доводы ответчика, изложенные в отзыве, судом не принимаются как противоречащие положениям статей 1484 и 1486 ГК РФ.

Иных доказательств обществом "ЗЕЛДИС" не было представлено на протяжении всего судебного разбирательства, т.е. с 12.01.2018 (дата принятия искового заявления к производству суда), что составляет более 5 месяцев по состоянию на дату последнего судебного заседания по данному делу - 15.05.2018. Наличие уважительных причин, препятствовавших правообладателю представить такие доказательства, равно как и наличие уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в исследуемый период, не представлено.

При этом судебное заседание 20.03.2018 было отложено судом на 15.05.2018 по ходатайству ответчика для представления доказательств в обоснование его правовой позиции.

К судебному заседанию 15.05.2018 ответчик представил только договор оказания услуг N 20/17 З от 01.09.2017, правовая оценка которому дана судом выше, и заявил повторное ходатайство об отложении судебного заседания для представления доказательств, мотивировав его длительностью получения этих доказательств из архива. Между тем, представив письмо от 14.05.2018 организации, оказывающей услуги ответчику по архивированию документов, ответчик не представил доказательств, на основании которых можно было бы установить дату его обращения в архивную службу, и, как следствие, своевременность совершения необходимых действий для сбора доказательств в обоснование своей правовой позиции и добросовестность процессуального поведения. При таких обстоятельствах суд усматривает в действиях ответчика наличие признаков злоупотребления процессуальными правами, целью которых является затягивание судебного разбирательства, введение суда и лиц, участвующих в деле, в заблуждение, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта и явно направлено на срыв судебного заседания.

В соответствии с частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

В связи с изложенным, руководствуясь нормами статей 65, 158, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного заседания 15.05.2018.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не доказал факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390396 в исследуемый период. Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в этот период.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах с учетом полной доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и отсутствием доказательств его использования со стороны ответчика исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании статей 8-12, 1484, 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 121-123, 153, 156, 162, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 390396 в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванотерапии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические; аппараты для вдувания; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для окуривания; аппараты для рентгенотерапии; аппараты и установки рентгеновские; аппараты рентгеновские; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; банки медицинские; боры стоматологические; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; дефибрилляторы сердца; диализаторы; зажимы хирургические; зеркала стоматологические; зеркала хирургические; зонды; зонды уретральные; зубы искусственные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; имплантанты хирургические; ингаляторы; инжекторы; инкубаторы; инкубаторы для младенцев; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; канюли; капельницы; капельницы пузырьковые; кардиостимуляторы; катетеры; кетгут; клизмы; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные для облегчения прорезывания зубов; компрессоры для хирургических целей; компрессы термоэлектрические для хирургических целей; корсеты; корсеты брюшные; костыли; лазеры для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; ланцеты; линзы глазные для имплантации; материалы для наложения швов; молокоотсосы; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наколенники ортопедические; наконечники для костылей; напальчники; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; обувь ортопедическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; перчатки из конского волоса для массажа; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие; подошвы для ортопедической обуви; подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические; пояса; пояса брюшные, гипогастрические; пояса гальванические; пояса ортопедические; пояса пупочные; пояса электрические; приборы аэрозольные; приборы для измерения артериального давления; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом медицинские; пульверизаторы медицинские; расширители хирургические; рентгенограммы [для медицинских целей]; респираторы для искусственного дыхания; скальпели; сосуды для медицинских и фармацевтических целей; спирометры медицинские; спринцовки вагинальные; стетоскопы; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; термокомпрессы первой помощи; термометры; троакары; трубки дренажные медицинские; трубки рентгеновские; трубки с радием; трубки, рожки слуховые; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей; фильтры для ультрафиолетовых лучей; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические-шприцы; шприцы для инъекций; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; щипцы акушерские; щипцы для кастрирования; экраны рентгеновских аппаратов; электроды для медицинских целей; электрокардиографы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗЕЛДИС" (ул. Комсомольская, д. 1, Литера Щ, пом. 79, г. Подольск, обл. Московская, 142100, ОГРН 1057746394518) в пользу "Omron Healthcare Europe B.V." (Scorpius 33, NL-2132 LR Hoofddorp, Netherlands) 6 000 (шесть тысяч) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

Н.Н. Погадаев