Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2018 г. по делу N СИП-152/2018 Суд отказал в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку доказаны использование ответчиком спорных товарных знаков для товара "мороженое" и широкая известность этих товарных знаков потребителями применительно к данному товару

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2018 г. по делу N СИП-152/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 3 июля 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2018 г. N С01-778/2018 по делу N СИП-152/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Силаева Р.В., Снегура А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лавровой Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Геккон Трейд" (ул. Ольховская, д. 4, корп. 2, Москва, 105066, ОГРН 1157746498568)

к обществу с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (ул. Сергея Макеева, д. 13, Москва, 123022, ОГРН 1027807980991)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Геккон Трейд" - Косевцова Е.П. (по доверенности от 12.04.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" - Шуртакова Е.Д. (по доверенности от 26.03.2018 N POA-003548) и Лебедев А.Е. (по доверенности от 01.10.2015 N 2197).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Геккон Трейд" (далее - общество "Геккон Трейд") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь" (далее - общество "Юнилевер Русь") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 288874 в отношении товаров "кофе, напитки на основе чая, чай" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 373285 в отношении товаров "шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком" 30-го класса МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебное заседание явились представители общества "Геккон Трейд" и общества "Юнилевер Русь".

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей не направил.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), касающиеся оспариваемых товарных знаков, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества "Геккон Трейд" поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска общество "Геккон Трейд" указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров, однородных товарам, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарными знаками ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

В частности, общество "Геккон Трейд" сообщило, что им осуществляется деятельность, связанная с производством и вводом в гражданский оборот таких товаров, как кофе, напитки на основе чая, чай, шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком.

Также истец сообщил, что им 06.02.2017 подана заявка N 2017704012 в Роспатент на государственную регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "magnat" в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "кофе, чай, какао и заменители кофе, ароматизаторы кофейные, заменители кофе растительные, кофе-сырец, напитки какао- молочные, напитки шоколадные, цикорий [заменитель кофе]". При этом названная заявка находится на стадии экспертизы.

Общество "Геккон Трейд" указало на то, что в целях производства и реализации товара с использованием спорного обозначения им заключены договоры подряда, поставки, а также соглашение о намерениях.

В своем отзыве на исковое заявление общество "Юнилевер Русь" указало на то, что оно является правообладателем спорных товарных знаков, которые используются им при осуществлении деятельности продолжительное время, привело доводы в обоснование своей позиции, сослалось на представленные с отзывом документы.

Также общество "Юнилевер Русь" отметило, что принадлежащие ему спорные товарные знаки широко известны потребителю и использование сходных обозначений другим лицом может привести к риску введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, указало на злоупотребление истцом своими правами, выразившемся в попытке зарегистрировать обозначение, длительное время используемое ответчиком.

В судебном заседании представители ответчика изложенную в отзыве позицию поддержали, против удовлетворения иска возражали.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра, ответчик является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874 (дата регистрации - 14.05.2005, дата приоритета - 01.10.2003, дата окончания срока действия регистрации - 01.10.2023), зарегистрированного в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "вещества связующие для пищевого льда; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; йогурт замороженный; кофе; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; напитки на основе чая; порошки для мороженого; соусы [приправы]; чай" и N 373285 (дата регистрации - 29.03.2004, дата приоритета - 05.03.2002, дата окончания срока действия регистрации - 05.03.2022), зарегистрированного в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "блины; бобовая мука; бриоши; булки; вафли; вермишель; галеты; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; каперсы; карамель [конфеты]; картофельная мука пищевая; каши молочные; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; конфеты; крекеры; кремы; крупы пищевые; кукурузная мука; кускус; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; лапша; леденцы; макаронные изделия; макароны; манная крупа; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; мед; миндальное печенье; миндальное тесто; мука пищевая; мука пищевая из тапиоки; мускатный орех; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; мучные продукты; мятные конфеты; овсяная мука; пастилки [кондитерские изделия]; петифуры [печенье]; печенье; печенье сухое; пироги; пироги круглые; пироги с мясом; пироги с фруктово-ягодной начинкой; пирожные; торты; кексы; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудинги; пшеничная мука; равиоли [пельмени]; рисовые лепешки; соевая мука; солодовые галеты; спагетти; сухари; суши; сендвичи; тесто для мучных кондитерских изделий; украшения съедобные для мучных кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад; шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; ячменная мука".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении товаров "кофе, напитки на основе чая, чай" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 288874) и товаров "шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373285).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика обществом "Геккон Трейд" 22.12.2017 направлено предложение заинтересованного лица.

В ответе на названное предложение ответчик сообщил об использовании им спорных товарных знаков, а также пояснил, что обозначение, которое общество "Геккон Трейд" планирует зарегистрировать в качестве товарного знака, является сходным с товарными знаками общества "Юнилевер Русь", а товары, для индивидуализации которых планируется использование спорного обозначения, являются однородными товарам, производимым и выпускаемым в гражданский оборот ответчиком.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила составления, подачи и рассмотрения документов), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом в Роспатент подана заявка N 2017704012 на государственную регистрацию словесного обозначения "magnat" в качестве товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ: "кофе, чай, какао и заменители кофе; ароматизаторы кофейные" заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; цикорий [заменитель кофе]".

Оценив изображение, в отношении которого истцом подана заявка N 2017704012, и спорные товарные знаки ответчика по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент "magnat". При этом судебная коллегия признает словесный элемент спорных обозначений доминирующим, а различие в графическом исполнении, применении латинского алфавита/кириллицы, а также способе написания - не влияющими на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 30-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2017704012, являются либо тождественными, либо однородными товарам 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки и в отношении которых заявлено о прекращении их правовой охраны.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: договор подряда от 10.08.2015 N 12/08-15 на переработку давальческого сырья, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Инстанта Рус." и обществом "Геккон Трейд"; спецификация от 19.09.2016 N 1, акты, счета-фактуры и накладные за 2016 - 2017 годы к договору подряда от 10.08.2015 N 12/08-15 (т. 1, л.д. 21-63); договор поставки от 21.01.2016 N ГТ-ГСК-2016-1/04/2016, заключенный между обществом "Геккон Трейд" и обществом с ограниченной ответственностью "Гуд Сайн Компани Рус"; соглашение о намерениях от 15.08.2017 N 1 к договору поставки от 21.01.2016 N ГТ-ГСК-2016-1/04/2016, заключенное между обществом "Геккон Трейд" и обществом с ограниченной ответственностью "Юнифудз Рус"; товарные накладные за 2016 - 2017 годы к договору поставки от 21.01.2016 N ГТ-ГСК-2016-1/04/2016 (т. 1, л.д. 84-115); декларации Таможенного союза и Евразийского экономического союза о соответствии в отношении общества с ограниченной ответственностью "Инстанта Рус"; каталог выпускаемой продукции за 2018 год.

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и введением в гражданский оборот товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых им подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество "Геккон Трейд" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемыми товарными знаками, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, напитки на основе чая, чай" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 288874) и товаров "шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373285) либо однородных им, а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285 в отношении перечисленных товаров.

Судебная коллегия отклоняет довод, заявленный ответчиком, о том, что действия истца направлены на "паразитирование" на деятельности общества "Юнилевер Русь" и представляют собой злоупотребление правом, что является нарушением норм статьи 10 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Обществом "Юнилевер Русь" не было представлено доказательств в подтверждение своей позиции о злоупотреблении правом со стороны истца, следовательно, данный довод не может быть принят судом.

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что предметом настоящего судебного спора является досрочное прекращение принадлежащих ответчику товарных знаков, а не правомерность регистрации истцом заявленного им обозначения.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

По общему подходу для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (22.12.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 22.12.2014 по 21.12.2017 включительно.

В отзыве на исковое заявление общество "Юнилевер Русь" указало, что оспариваемые товарные знаки ответчиком не используются для указанных в иске товаров, использование осуществляется исключительно в отношении товара "мороженое".

Вместе с тем, по мнению этого общества, используемое им обозначение приобрело широкую известность в отношении мороженого, в связи с чем в данном случае может быть применен принцип однородности.

В судебном заседании представители ответчиков названную позицию поддержали.

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается (пункт 41 Обзора).

В то же время с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

Впоследствии названная позиция была поддержана в рамках дела N СИП-186/2016 (определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2017 N 300-ЭС17-1227).

С учетом названной правовой позиции судебная коллегия приходит к выводу о необходимости исследования обстоятельств, на которые ссылается ответчик, с целью определения возможности применения принципа однородности в настоящем споре с учетом конкретных обстоятельств дела.

Обществом "Юнилевер Русь" в подтверждение фактического использования оспариваемого товарного знака в отношении товара "мороженое", а также широкой известности этого обозначения потребителям мороженого, в материалы дела представлены следующие документы: информационное письмо от 20.04.2018, касающееся правопреемства общества с ограниченной ответственностью "Юнилевер Русь"; письмо общества с ограниченной ответственностью "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" от 11.04.2018 о проведении маркетингового исследования в 2017 году; отчет о первичных продажах по бренду "Магнат" по филиалам и дистрибьютерам за 2016 - 2017 года, составленный с помощью интерактивной аналитической обработки данных; фотоматериалы о проведении рекламных кампаний на различных площадках (торговые центры, сетевые магазины, выставки) и корпоративных мероприятий в рекламных целях (проведение экскурсий на фабрике производителя, презентации); ассортиментные каталоги продукции за 2016, 2017 года, публикации в социальных сетях и в сети "Интернет" о мероприятиях, проводимых под брендом мороженого "Магнат"; публикации о проведении акций и конкурсов под брендом "Магнат", декларации Евразийского экономического союза о соответствии в отношении мороженого "Магнат "Миндаль", "Магнат "Брюнетка", "Магнат "Шоколадный трюфель", "Айриш-крим "Магнат", "Магнат де ШАМПАНЬ и КЛУБНИКА", "Магнат "Гранат"; "Магнат "Pink", "Магнат "Black", "Магнат "Яблочный штрудель", "Магнат "Крем-Брюле"; письмо общества с ограниченной ответственностью "Профи Исследования" от 18.05.2018 о результатах исследования, копия и оригинал этикетки мороженного с изображением товарных знаков со словесным элементом "магнат" и маркированных датой 25.07.2017, фотоматериалы с изображением торговых точек, реализующих мороженое.

Также обществом "Юнилевер Русь" были представлены копии и оригиналы этикеток мороженного с изображением товарных знаков со словесным элементом "магнат", которые не могут быть приняты судом в качестве доказательств использования спорного товарного знака, так как маркированы 2018 годом и, следовательно, не относятся к периоду, в отношении которого должно быть доказано использование товарных знаков.

Судебная коллегия принимает во внимание, что истцом в судебном заседании были высказаны критические замечания относительно представленных ответчиком доказательств, однако ни до судебного заседания, ни в судебном заседании им не было сделано заявление об их фальсификации.

Оценив представленные обществом "Юнилевер Русь" доказательства, судебная коллегия, несмотря на критические замечания представителя истца, приходит к выводу о том, что они в совокупности и взаимной связи свидетельствуют о том, что в спорный период ответчиком осуществлялась деятельность по производству, предложении к продаже, а также реализации мороженого, маркированного спорными обозначениями.

При этом судебная коллегия учитывает, что оспариваемые товарные знаки образуют серию, объединенную общим словесным элементом "МАГНАТ", и использование этого словесного элемента для маркировки товара свидетельствует об использовании обоих товарных знаков одновременно.

Таким образом, судебной коллегией установлен факт использования ответчиком оспариваемых товарных знаков для товара "мороженое".

Судебная коллегия считает необходимым в рамках рассмотрения настоящего спора проверить довод ответчика о широкой известности его товарных знаков применительно к товару "мороженое".

Судебная коллегия принимает во внимание, что в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38 (далее - Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации), указаны документы, которые могут прилагаться к заявлению тем лицом, которое считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации:

фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака;

данные об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и тому подобное;

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

При этом согласно статье 2 Совместных рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительности, степени и географическом районе использования знака и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, пункт 1 (а) статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (таких например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Судебная коллегия считает возможным для проверки заявленного ответчиком довода о том, что спорные товарные знаки являются широко известными для рядовых потребителей на территории России той продукции, которую производит и реализует ответчик, принять во внимание общие принципы и критерии, рекомендованные Роспатентом в названных Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации и Рекомендациях ВОИС.

Общество "Юнилевер Русь" в своем отзыве указало на то, что спорные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285 используются на территории Российской Федерации с 2003 и 2002 года соответственно. Исключительные права на данные товарные знаки перешло к ответчику без заключения договора в порядке универсального правопреемства при реорганизации общества с ограниченной ответственностью "Инмарко" в форме присоединения к обществу "Юнилевер Русь".

Данная информация подтверждена представленным ответчиком информационным письмом от 20.04.2018 N 17-04/18, информацией о товарных знаках, содержащейся в Государственном реестре, а также следует из выписки из ЕГРЮЛ на ответчика (том 2, лист дела 11).

Также ответчиком в суд представлено письмо общества с ограниченной ответственностью "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" о проведении маркетингового исследования путем социологического опроса, осуществленного в 2017 году.

Результат проведенного исследования показал, что при оценке знания марок мороженого без подсказки марку мороженого "Магнат" называют 27% респондентов, что занимает вторую позицию среди всех исследуемых марок по данному показателю.

При оценке знания марок мороженого с подсказкой марку мороженого "Магнат" узнают 83% респондентов, что занимает лидирующую позицию среди всех исследуемых марок по данному показателю.

При оценке потребления марку мороженого "Магнат" пробовали 70% респондентов, что занимает лидирующую позицию среди всех исследуемых марок по данному показателю.

Согласно письму общества с ограниченной ответственностью "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" от 11.04.2018 о результатах проведения маркетингового исследования, информация, изложенная в названном письме, подготовлена по итогам исследования 2017 года, в котором участвовали 2 418 респондентов в Москве, Санкт-Петербрге, Екатеринбурге, Саратове, Ставрополе, Твери, Красноярске.

Также обществом "Юнилевер Русь" представлено письмо общества с ограниченной ответственностью "Профи Исследования" от 18.05.2018 о результатах исследования по категории "мороженое" для торговой марки "Магнат".

Согласно данным, полученным в результате названного исследования, среди опрошенных потребителей мороженого кофе потребляют 95% респондентов.

При оценке знания марок мороженного марку "Магнат" узнали 94%, из чего следует, что названная марка мороженого занимает лидирующую позицию среди исследуемых марок.

По показателю потребления за последний год мороженое под маркой "Магнат" потребляли 72% респондентов.

Согласно результатам исследования относительно ассоциации марки "Магнат" с категорией продуктов питания и напитков, мороженое назвали 92% респондентов, кофе - 8% респондентов.

Кроме того, на прямой вопрос "Если я увижу в магазине кофе под маркой Магнат, я подумаю, что кофе и мороженое производит одна и та же компания" 63% респондентов дали утвердительный ответ.

При оценке совместного потребления категорий (мороженое и кофе) выяснилось, что 75% опрошенных, потребляющих обе категории товаров, хотя бы иногда потребляют их вместе.

К указанному письму о результатах опроса приложен отчет с количественными показателями, а также анкета, использованная для проведения данного исследования.

Судебная коллегия соглашается с доводами ответчика о том, что длительность использования спорных знаков на товарном рынке Российской Федерации, большой процент потребителей, ассоциирующих спорные товарные знаки с товаром мороженое, производимым и реализуемым ответчиком, наличие у общества "Юнилевер Русь" товарных знаков со словесным элементом "магнат", объемы производства и реализации товаров с использованием этого изображения позволяют прийти к выводу о признании спорных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285 широко известными товарными знаками для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании ответчиком спорных товарных знаков.

В свою очередь, представленные ответчиком результаты исследований относительно известности мороженого под маркой "Магнат" дополнительно подтверждают и то обстоятельство, что такое мороженое производилось и вводилось в гражданский оборот.

Так, суд приходит к выводу, что высокая степень известности потребителю названной продукции обусловлена тем, что указанный товар реализуется в больших количествах в течение долгого времени в местах, посещаемых рядовым потребителем (магазины розничной торговли, места уличной торговли).

Кроме того, представленные ответчиком фотоматериалы о проведении экскурсий на производство товара, участии в выставках и проведении рекламных кампаний в магазинах розничной и оптовой торговли, свидетельствует о проведении обществом "Юнилевер Русь" мероприятий по продвижению мороженого под товарным знаком "Магнат".

Также производство и реализация продукции под спорными товарными знаками подтверждается представленным отчетом о первичных продажах по бренду "Магнат" по филиалам и дистрибьютерам за 2016 - 2017 года, составленный с помощью интерактивной аналитической обработки данных.

Оспаривая довод ответчика о широкой известности принадлежащих ему товарных знаков, истец, ссылаясь на позицию Суда по интеллектуальным правам, отраженную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу N СИП-350/2017, указывал на недостаточность представленных ответчиком доказательств для признания принадлежащих ему товарных знаков широко известными.

Вместе с тем суд обращает внимание на то, что в рамках дела, на которое ссылается истец, судом устанавливался факт общеизвестности товарного знака, для установления которого действительно требуется больший объем доказательств и более глубокий анализ, тогда как в рамках настоящего дела судом оценивается довод ответчика о широкой известности товарных знаков только для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании ответчиком спорных товарных знаков.

Таким образом, установив использование ответчиком спорных товарных знаков для товара "мороженое" и широкую известность этих товарных знаков потребителями применительно к названному товару, судебной коллегии необходимо установить однородность товара "мороженое" с товарами, в отношении которых заявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 (Межгосударственный стандарт. Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия), который был введен в действие приказом Росстандарта от 12.11.2012 N 727-ст), мороженое входит в группу стандартов Н17 "Молоко и молочные продукты" Классификатора государственных стандартов.

Тогда как, по "Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000", утвержденного Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 N 138-ст, который гармонизирован с Международным классификаторам стандартов (МКС) и Межгосударственным классификатором стандартов, мороженое входит в группу 67.100 "Молоко и молочные продукты" подгруппой которого является 67.100.40 "Мороженое и замороженные кондитерские изделия".

Следовательно, принимая во внимание определение кондитерского изделия, а также положения Росстандарта и вышеназванного классификатора стандартов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что мороженное это молочный продукт, который относится к группе замороженных кондитерских изделий.

Десерты - это группа кулинарных изделий, которые подают в заключении трапезы. Как правило, десерты - это кондитерские изделия, выпечка и сладости. Однако, помимо сладких блюд, встречаются и другие виды десертов. Нередко на десерт подают фрукты, сыр, а также пироги с различными начинками, алкогольные и безалкогольные напитки, мороженое. Десерты бывают горячими, холодными, жидкими, твердой формы и т.д.

Следует отметить, что такие товары как кофе, чай, напитки на основе чая, шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком являются однородными такому товару как кондитерские изделия, к которым относится, в том числе мороженое, поскольку являются взаимодополняемыми по отношению к десертам и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Такие товары, как мороженое, чай, кофе могут потребляться совместно (кофе с мороженным "гляссе", чай либо кофе с мороженным в виде десерта); также один продукт может выступать в качестве ингредиента для приготовления другого (чайное мороженое, кофейное мороженое, шоколадное мороженое), что подтверждается, в том числе, мнением потребителей, отраженном в представленных ответчиком социологических исследованиях.

Также названные товары могут реализовываться в одних местах (места уличной торговли), позволяя потребителю приобретать их для совместного потребления, что подтверждается представленными ответчиком фотоматериалами, а также является очевидным для любого лица, приобретающего напитки и десерты в кафе, ресторанах, пунктах уличной торговли.

Таким образом, для изготовления части товаров используются одни и те же ингредиенты (шоколадное мороженое - шоколадный напиток, шоколадный напиток с молоком; кофейное мороженое - кофе гляссе; чайное мороженое - чай, чайный напиток), сравниваемые товары взаимодополняемы (мороженое используется в качестве десерта к кофе, чаю, чайным напиткам, шоколадным напиткам), одинаковы условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей одинаков, а также одинаков уклад использования товаров.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и руководствуясь разъяснениями, данными в пунктах 3.1, 3.6 Методических рекомендаций, следуя принципам определения однородности товаров и услуг, как взаимодополняемость, условия их реализации, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад потребления, наличие сходных характеристик, пришел к выводу о том, что применительно к настоящему спору доказана широкая известность оспариваемых товарных знаков для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании товарных знаков правообладателем.

Таким образом судебная коллегия полагает, что в настоящем деле может быть применена позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, впоследствии подтвержденная в судебных актах по делу N СИП-186/2016 (определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2017 N 300-ЭС17-1227).

При таких обстоятельствах, суд не усматривает правовых оснований для вывода о том, что ответчик не использует оспариваемые товарные знаки в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 288874 и N 373285 в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кофе, напитки на основе чая, чай" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 288874) и товаров "шоколадные напитки, шоколадные напитки с молоком" (товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 373285).

Судебные расходы по делу относятся на истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Геккон Трейд" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур