Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2018 г. по делу N СИП-169/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарных знаков в отношении части товаров, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорных товарных знаков, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2018 г. по делу N СИП-169/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Альпина Пласт" (Ленинградское шоссе, 88 км., Стр. 103, г. Клин, Клинский р-н, Московская обл., 141600, ОГРН 1027739019417) к обществу с ограниченной ответственностью "ПИРС" (Кирпичный проезд, д. 7, оф. 2, г. Бронницы, Московская обл., 140170, ОГРН 1027800522936)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 в отношении части товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "игры, игрушки" вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Альпина Пласт" - Долгова С.Е. (по доверенности от 15.01.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "ПИРС" - Игнатова О.О. (по доверенности от 04.05.2018 N 4), Варникова М.В. (по доверенности от 04.05.2018 N 3) (до перерыва), Овчинникова А.Е. (по доверенности N 7 от 01.07.2018) (после перерыва).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Альпина Пласт" (далее - общество "Альпина Пласт") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением (с учетом уточнений, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к обществу с ограниченной ответственностью "ПИРС" (далее - общество "ПИРС") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 вследствие их неиспользования в отношении части товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "игры, игрушки".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований, общество "Альпина Пласт" указывает, что в период с 22.03.2015 по 23.03.2018 обществом "ПИРС" не использовались товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 в своей хозяйственной деятельности непосредственно в отношении товаров, для которых указанные товарные знаки зарегистрированы.

Вместе с тем, общество "Альпина Пласт" имеет намерение использовать обозначение "МалышОК!" в своей деятельности, поскольку является изготовителем продукции из полимерных материалов, в том числе спортивных товаров (мячи), игрушек, а также осуществляет их реализацию.

В подтверждение своей заинтересованности истец указал на то, что получил сертификаты соответствия N RU C-RU.AE61.D08855, N RU C-RU.AE61.B.08856 на продукцию: игрушки-предметы игрового обихода из полимерных материалов, в т.ч. надувные, в связи с чем им в Роспатент была подана повторная заявка на регистрацию обозначения "малышОК!", в удовлетворении которой Роспатентом было отказано, со ссылкой на наличие сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462, принадлежащих ответчику.

Обществом "ПИРС" представлен отзыв на исковое заявление, в котором оно считает заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В подтверждение использования спорных товарных знаков, общество "ПИРС" ссылалось на наличие заключенных договора купли-продажи товара от 08.02.2018, а также дистрибьюторского договора от 12.02.2018, согласно которым осуществляется реализация товара, маркированного товарными знаками с использованием словесного обозначения "малышок".

В подтверждение введения товара со словесным обозначением "малышок" в гражданский оборот на территории Российской Федерации, путем их распространения через розничные магазины, общество "ПИРС" представило договоры и товарные накладные, а также фотографии размещения товара с использованием вышеуказанных товарных знаков в розничной сети, в связи с чем полагало, что оснований для прекращения правовой охраны спорных товарных знаков не имеется.

Роспатент также направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесный товарный знак "малышок" по заявке N 98719906 (дата приоритета от 21.12.1998) зарегистрирован в Роспатенте 03.04.2000 за N 186908 в отношении товаров 28-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го классов МКТУ на имя общества с ограниченной ответственностью "Балтия".

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "малышок" по заявке N 2000704687 (дата приоритета от 03.03.2004) зарегистрирован в Роспатенте 05.08.2002 за N 218462 в отношении товаров 28-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го классов МКТУ на имя общества с ограниченной ответственностью "Балтия".

В результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарные знаки по договору от 24.04.2015 N РД0172052, исключительные права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 186908, N 218462 в отношении всех товаров и услуг были переданы обществу "ПИРС".

Также Роспатент указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на исковых требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Представители ответчика против удовлетворения заявления возражали, считали, что оснований для досрочного прекращения, принадлежащих обществу спорных товарных знаков не имеется.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, исходя из положений статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном интернет-сайте Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание не направило, извещено надлежащим образом.

С учетом изложенного, суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Как следует из материалов дела и установлено судом, общество с ограниченной ответственностью "ПИРС" является правообладателем словесного товарного знака "малышок" по свидетельству Российской Федерации N 186908 в отношении следующих товаров: 28-го класса МКТУ "игры, игрушки; елочные украшения"; 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); кетчуп; пряности; пищевой лед"; 31-го класса МКТУ "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; рыба (икра); солод"; 32-го класса МКТУ "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков"; 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Также общество "ПИРС" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "малышок" по свидетельству Российской Федерации N 218462 в отношении следующих товаров: 28-го класса МКТУ "игры, игрушки; елочные украшения"; 30-го класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мучные продукты; мюсли; мороженое; макаронные изделия; майонез; блины; вареники; пельмени; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; кетчуп; пряности; пищевой лед"; 31-го класса МКТУ "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод; икра рыб"; 32-го класса МКТУ "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков"; 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]".

Между тем, по мнению общества "Альпина Пласт", общество "ПИРС" не использовало в период с 22.03.2015 по 23.03.2018 указанные товарные знаки в своей хозяйственной деятельности в отношении товаров "игры, игрушки".

В целях соблюдения досудебного порядка обществом "Альпина Пласт" 19.01.2018 в адрес общества "ПИРС", по указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также в Государственном реестре товарных знаков адресу, а именно 19 линия В.О., д. 32, корп. 7, литер Р, Санкт-Петербург, 199106, было направлено предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 в отношении части товаров 28-го класса МКТУ "игры, игрушки, елочные украшения", либо заключить с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки в отношении вышеуказанных товаров.

Также, предложение было направлено в адрес ответчика по электронной почте на адрес pirs.nikolaev@yandex.ru.

Кроме того, предложение заинтересованного лица, было направлено в адрес правообладателя ускоренной почтой Даймекс (почтовое отправление получено ответчиком 23.01.2018).

Ссылка общества "Пирс" о том, что согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, на момент направления предложения заинтересованного лица (19.01.2018), у ответчика был другой адрес, а именно: проезд Кирпичный, д. 7, оф. 2, г. Бронницы, Московская обл., 140170, не принимается судом исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что согласно сведениям, полученным из Государственного реестра товарных знаков в качестве адреса общества "ПИРС" и адреса для переписки указан адрес: 19 линия В.О., д. 32, корп. 7, литер Р, Санкт-Петербург, 199106.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246 ГК РФ) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки.

Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

Таким образом, адрес 19 линия В.О., д. 32, корп. 7, литер Р, Санкт-Петербург, 199106, по которому была направлена претензия, является надлежащим.

При этом судебная коллегия отмечает, что сведения о новом адресе правообладателя были внесены Роспатентом в реестр товарных знаков лишь 04.04.2018.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, учитывая, что предложение заинтересованного лица оставлено ответчиком без удовлетворения, судебная коллегия делает вывод о том, что истцом соблюден досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака и полагая, что он не используется правообладателем в отношении вышеуказанного товара в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска, обратился в суд с настоящим иском.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав доводы представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он является производителем продукции из полимерных материалов, в т.ч. спортивных товаров, мячей (производство находится в городе Клин). Кроме того, общество "Альпина Пласт" осуществляет реализацию указанной продукции.

Также истец ссылается на то, что им была повторно подана заявка N 2017710271 на регистрацию товарного знака "малышОК!" в отношении товаров 28-го класса МКТУ "мячи для игр, игрушки надувные из полимерных материалов". Между тем Роспатент направил обществу "Альпина Пласт" уведомление от 25.12.2017, в котором указал, что в результате проведенной экспертизы было установлено, что обозначение, заявленное истцом на регистрацию сходно до степени смешения со спорными товарными знаками ответчика, зарегистрированными для однородных товаров 28-го класса МКТУ.

Также в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков истцом представлены в материалы дела следующие документы: сертификаты соответствия N ТС RU C-RU.AE61.B.08855 Серия RU N 0455509; N ТС RU C-RU.AE61.B.08856 Серия RU N 0455506, в отношении продукции: игрушки-предметы игрового обихода из полимерных материалов, в том числе надувные, без механизмов, в наборах и отдельными предметами, мячи; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в отношении общества "Альпина Пласт", Устав общества "Альпина Пласт", каталог медицинской продукции общества "Альпина Пласт", с указанием адреса производства, адреса сайта общества www.alpina-plast.ru, адреса электронной почты info@alpina-plast.ru, распечатки интернет-сайта общества "Альпина Пласт", с указанием контактной информации о компании, сведений о производстве продукции, ассортимент изготавливаемой компанией продукции, каталог продукции.

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и введением в гражданский оборот товаров 28-го класса МКТУ, в отношении которых им подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика.

Так, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в качестве дополнительных видов деятельности общества "Альпина Пласт" указано: производство прочих резиновых изделий, производство спортивных товаров, а также производство игр и игрушек.

Производство и предложение к продаже указанных товаров подтверждено каталогом продукции, а также сведениями с интернет сайта общества, с указанием адреса производства: 141600, Московская обл., г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км, стр. 103.

Согласно сведениям, указанным на сайте общества "Альпина Пласт", общество изготавливает и предлагает к продаже различную продукцию, в том числе гимнастические мячи (фитболы).

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность по производству и продаже спортивных изделий, а также прочих резиновых изделий, изделий из пластмасс, в том числе мячей.

Кроме того, истцом осуществлены подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлены следующие документы: заявка на предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом "малышОК!" N 2017710271 от 21.03.2017 (т. 1, л.д. 34), уведомление Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 25.12.2017, в котором Роспатент сообщает, что заявленное на регистрацию в отношении товаров 28-го класса МКТУ обозначение "МалышОК!" сходно до степени смешения, в том числе, с товарными знаками ответчика, включающим словесный элемент "малышок".

При этом сходство обозначения "МалышОК!" по заявке N 2017710271, со спорными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическом тождеством их доминирующих словесных элементов "МалышОК!" - "малышок". Различия в стилистическом оформлении написания данных элементов и в цветовом фоне противопоставленных товарных знаков и обозначения, поданного на регистрацию, не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку их доминирующие элементы занимают центральное положение, а, следовательно, акцентируют на себе основное внимание потребителя. Кроме того, при восприятии комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, внимание потребителя, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Сходство сравниваемых обозначений дополнительно подтверждается решением Роспатента от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017710271, в котором Роспатент указывает, что заявленное на регистрацию в отношении товаров 28-го класса МКТУ обозначение сходно до степени смешения, в том числе, с товарными знаками ответчика, что на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ является препятствием в регистрации обозначения истца.

Оценив изображение, в отношении которого истцом подана заявка N 2017710271, и спорные товарные знаки ответчика по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент "малышок".

При этом судебная коллегия признает словесный элемент спорных обозначений доминирующим, а различие в графическом исполнении, способе написания, наличии изобразительных элементов - не влияющими на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения за счет общего доминирующего словесного обозначения "малышок".

В отношении однородности изготавливаемых истцом товаров, а также товаров 28-класса МКТУ, заявленных на регистрацию по заявке N 2017710271, с частью товаров 28-го класса МКТУ, для которых, в том числе, зарегистрированы спорные товарные знаки (игры, игрушки), судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

Судебная коллегия полагает, что изделия, которые истец производит и реализовывает, а именно мячи гимнастические (фитболы), являются однородными товарам 28-го класса МКТУ для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, поскольку имеют один круг потребителей, назначение, условия и места реализации, вид материала из которого они изготовлены, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 28-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2017710271 (мячи для игры, игрушки надувные из полимерных материалов", являются однородными товарам 28-го класса МКТУ "игры, игрушки", для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки и в отношении которых заявлено о прекращении их правовой охраны.

Таким образом, сравнив перечень товаров 28-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки и товары 28-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения истца, с целью определения их однородности, суд пришел к выводу, что сопоставляемые товары аналогичны либо однородны, имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, одно функциональное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что общество "Альпина Пласт" доказало заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемых товарных знаков в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игры, игрушки" и является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение "МалышОК!", сходное до степени смешения со спорными товарными знаками, в отношении однородных товаров 28-го класса МКТУ "игры, игрушки".

С учетом изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и 218462 в отношении части товаров 28-го класса МКТУ "игры, игрушки", для которых эти товарные знаки зарегистрированы.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (19.01.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 19.01.2015 по 18.01.2018 включительно.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорного товарного знака в подтверждение своей заинтересованности представил следующие доказательства: договор купли-продажи от 08.02.2018 N 12/18, заключенный между обществом "ПИРС" и обществом с ограниченной ответственностью "Престиж", акт приема-передачи упаковки от 12.02.2018, заявка на поставку от 08.02.2018, товарные накладные к указанному договору, платежное поручение на покупку игрушек от 20.04.2018; также представлен дистрибьюторский договор от 12.02.2018 N 180, заключенный между обществом "Пирс" и обществом с ограниченной ответственностью "Фзп", спецификация, счет-фактура от 01.03.2018 N 105; товарная накладная на поставку товара от 01.03.2018 N ФЗ-7048; договор поставки от 10.11.2016 N 1215, заключенный между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и обществом "ФИКОНА", товарные накладные к договору; договоры поставки от 29.12.2016 N 1342, и от 29.03.2016 N 501, заключенные между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и обществом "Магия Вкуса СПБ", товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18639; договор поставки от 21.03.2016 N 395, заключенный между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и индивидуальным предпринимателем Михайловой К.С., товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18662; договор поставки от 31.03.2016 N 544, заключенный между обществом "Фабрика замороженных продуктов" и обществом "ДЮН", товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18597; договор поставки от 31.03.2018 N 546, заключенным между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и обществом "Лето", товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18596; договор поставки от 21.03.2016 N 417, заключенный между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и обществом "САМПО", товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18634; договор поставки от 23.03.2016 N N 442, заключенный между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и индивидуальным предпринимателем Фоменко А.В., товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18655; договор поставки от 21.03.2016 N 68, заключенный между обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов" и обществом "РАССВЕТ", товарная накладная от 27.04.2018 N ФЗ-18587; договор поставки от 22.04.2016 N 341, заключенный между обществом "Альянс Групп" и обществом "Фабрика замороженных полуфабрикатов, товарные накладные от 27.04.2018 N ФЗ-18588, N ФЗ-18589, ФЗ-18590, ФЗ-18591, ФЗ-18592; фотоматериалы продукции (игрушки), копии этикеток; устав общества "ПИРС".

Кроме того, ответчиком в судебном заседании были представлены рекламные буклеты, договор от 04.11.2017, заключенный с обществом "Магия Вкуса", а также вещественные доказательства (песочный набор, маркированный обозначение "Малышок"; летающая тарелка и мыльные пузыри, также содержащие обозначение "Малышок").

Судебная коллегия, оценив доказательства, представленные ответчиком, пришла к следующим выводам.

Представленный ответчиком договор от 08.02.2018 N 12/18, акт от 12.02.2018, заявка на поставку товара от 08.02.2018, передаточные документы от 28.02.2018, платежное поручение, товарные накладные, а также дистрибьюторский договор от 12.02.2018 N 180, заключенный с общество "Фзп", не могут служить доказательством использования ответчиком спорных товарных знаков, поскольку выходят за пределы исследуемого трехлетнего периода доказывания использования спорных товарных знаков.

Более того, в из представленных товарных накладных, подтверждающих поставку товара (мыльные пузыри "Малышок", летающая тарелка "Малышок", песочный набор (ведерко, савок) "Малышок") не усматривается, что ответчик является поставщиком указанного товара, тем самым факт реализации не подтверждается.

Не подтверждают использование ответчиком спорных товарных знаков представленные обществом договоры от 10.11.2016, 29.12.2016, 21.03.2016, 29.03.2016, 31.03.2016, 31.03.2016, 21.03.2016, 22.04.2016, заключенных между общество "Фабрика замороженных полуфабрикатов" с обществами "ФИКОНА", "Магия Вкуса СПБ", "Магия Вкуса", "ДЮН", "ЛЕТО", "САМПО", "РАССВЕТ", индивидуальными предпринимателями Михайловой К.С. и Фоменко А.В., поскольку из анализа содержимого указанных документов не усматривается, что реализация продукции (игрушки) с использованием спорных товарных знаков осуществлялась обществом "ПИРС".

Представленные фотоматериалы продукции (т. 2 стр. 16-19), рекламные брошюры, также не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств по делу, поскольку не содержат даты и выходные данные о производителе, а также невозможно установить их относимость к трехлетнему периоду, предшествующему дате направления претензии.

Также из указанных документов не представляется возможным установить, кто является лицом, производящим и реализующим указанную в них продукцию, и они не содержат информацию о предложении к продаже товаров.

Копии договоров поставки от 04.11.2017, заключенных между обществом "ПИРС" (заказчик) и обществами с ограниченной ответственностью "Магия Вкуса", "Магия вкуса СПБ", индивидуальными предпринимателями Саркаровым В.Я., Буцкалевой Е.А. (исполнители), также не позволяют суду рассматривать их в качестве надлежащих доказательств использования спорных товарных знаков.

Так, предметом указанных договоров, является возложение на исполнителей обязанности по распространению среди посетителей супермаркетов рекламной печатной продукции заказчика с целью доведения до потребителя информации о свойствах и ассортименте продукции, маркированной товарными знаками заказчика, а заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

Между тем, ответчиком не представлено доказательств исполнения указанных договоров. Так в материалы дела не представлены подтверждающие факт и объем оказанных услуг доказательства (отчеты о проделанной работе, счета, счета-фактуры, платежные поручения, а также доказательства распространения печатной продукции).

Представленные ответчиком в суд копии этикеток не содержат указания на дату их изготовления, документы, подтверждающие оплату за их разработку, верстку, печать.

Представленные в материалы дела вещественные доказательства, а именно песочный набор "Малышок", летающая тарелка "Малышок", мыльные пузыри "Малышок" содержат информацию о том, что продукция изготовлена обществом с ограниченной ответственностью "Престиж" по заказу общества "ПИРС", между тем, доказательств того, что данная продукция изготовлена именно по заказу ответчика, в материалы дела не представлено. Более того, на указанной продукции не указано даты введения продукции, маркированной товарным знаком ответчика, в гражданский оборот. Иные фотографии, представленные ответчиком в материалы дел, а также не содержат выходных данных, позволяющих установить время и место их изготовления и производителя или продавца соответствующей продукции.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015, от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015 и от 30.09.2016 по делу N СИП-714/2015.

Тогда как использование правообладателем иных обозначений, не воспринимаемых потребителями как тот же товарный знак, - даже обозначений, сходных с принадлежащим ему товарным знаком до степени смешения, не является, вопреки доводам ответчика, использованием конкретного товарного знака применительно к положениям статьи 1486 ГК РФ и не учитывается при решении вопроса о досрочном прекращении его правовой охраны.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 218462, в том виде как он зарегистрирован или с изменениями его отдельных элементов, не меняющими существа товарного знака в отношении части товаров 28-го класса "игры, игрушки" МКТУ, ответчиком суду также не представлено.

Исследовав и оценив, в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные ответчиком доказательства, коллегия судей пришла к выводу о недоказанности ответчиком факта использования принадлежащих ему товарных знаков в трехлетний период, предшествующий обращению с настоящим иском.

При таких обстоятельствах правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 подлежит досрочному прекращению в отношении товаров "игры, игрушки".

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истцом была уплачена государственная пошлина за подачу искового заявления в размере 12 000 рублей.

Исходя из этого, понесенные истцом судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Альпина Пласт" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186908 и N 218462 в отношении части товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "игры, игрушки".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПИРС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Альпина Пласт" 12 000 (двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин