Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2018 г. N С01-441/2018 по делу N СИП-534/2017 Суд отменил решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, а дело направил на новое рассмотрение, поскольку суд не проверил доводы о злоупотреблении предпринимателем правом на приобретение исключительного права на товарный знак

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2018 г. N С01-441/2018 по делу N СИП-534/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 312028015000412) на решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-534/2017 (судьи Голофаев В.В., Погадаев Н.Н., Рогожин С.П.)

по заявлениям иностранного лица - EMERGING TRAVEL INC. (State of Delaware, 3500 S. DuPont Hwy, City of Dover, County of Kent, 19901, USA) и индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.06.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455747.

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-402/41) и Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41);

от иностранного лица - EMERGING TRAVEL INC. - Марканов Д.Ю. и Мещерякова М.А. (по совместной доверенности от 01.11.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - EMERGING TRAVEL INC. (далее - компания) - обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.06.2017 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455747.

Делу был присвоен номер СИП-534/2017.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2017 заявление принято к производству, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Батршина Гузель Радиковна (далее - предприниматель).

Также в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным названного решения Роспатента обратился предприниматель.

Делу был присвоен номер СИП-541/2017.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2017 заявление предпринимателя принято к производству.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле N СИП-541/2017 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена компания.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2017 дела N СИП-541/2017 и N СИП-534/2017 были объединены в одно производство для совместного рассмотрения, объединенному производству присвоен номер СИП-534/2017.

В связи с тем, что компания и предприниматель являются заявителями по делу в объединенном производстве, они исключены из состава третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 требование предпринимателя оставлено без удовлетворения; требование компании - удовлетворено: решение Роспатента от 19.06.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455747 в отношении всех услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда от 19.03.2018 отменить, в удовлетворении требования компании отказать.

Роспатент считает, что суд первой инстанции неправильно истолковал подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и подпункт 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В обоснование данного довода Роспатент указывает на ошибочность вывода суда о том, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает изобразительный элемент, вследствие чего наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически сходных словесных элементов не является достаточным для вывода об ассоциации товарных знаков друг с другом.

В то же время, как отмечает Роспатент, им были учтены положения пункта 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, согласно которым в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Кроме того, Роспатент указывает на то, что им было принято во внимание, что именно словесный элемент воспроизводится потребителем при поиске информации о соответствующем товаре в сети Интернет и в устной речи, в то время как изобразительный элемент в указанных случаях не воспроизводится. При этом изобразительный элемент зачастую не воспроизводится в прайс-листах и иной документации.

Таким образом, по мнению Роспатента, именно на словесном элементе лежит основная идентифицирующая функция.

Ссылаясь на подпункт 14.4.2.4 Правил N 32, Роспатент указывает на то, что ни размер изобразительного элемента противопоставленного товарного знака, ни его смысловое значение не позволяют прийти к выводу о его доминировании по отношению к словесному элементу.

Так, отмечает Роспатент, этот изобразительный элемент представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в котором размещены две дуги и звезда в перспективе, и, таким образом, не образуется композиция, порождающая однозначное смысловое восприятие. Восприятие указанного изобразительного элемента, приведенное в решении суда первой инстанции, не является объективным и не может рассматриваться в качестве восприятия, которое возникает у среднего потребителя.

В связи с изложенными обстоятельствами, по мнению Роспатента, является ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что изобразительный элемент занимает в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение, ввиду чего сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

В обоснование неправильного применения судом первой инстанции подпунктов "а" и "в" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 Роспатент указывает на ошибочность вывода суда о том, что оспариваемое обозначение состоит из шести слогов.

Так, отмечает Роспатент, второй словесный элемент "OSTROVOK" в оспариваемом обозначении является транслитерацией первого словесного элемента "ОСТРОВОК", в связи с чем не влияет на количество слогов при звуковом воспроизведении оспариваемого обозначения.

Таким образом, по мнению Роспатента, оспариваемый товарный знак состоит из 3 слогов и отличается от словесного элемента противопоставленного товарного знака на 1 слог, а не на 4, как ошибочно указал суд первой инстанции.

Роспатент также обращает внимание на то, что словесный элемент противопоставленного товарного знака "ОСТРОВ" фонетически полностью входит в оспариваемый словесный товарный знак "", в связи с чем сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

Роспатент считает неправильным вывод суда о том, что сравниваемые обозначения отличаются по семантическому признаку ввиду того, что в оспариваемом товарном знаке добавление суффикса "ОК" имеет уменьшительно-ласкательное значение.

Роспатент полагает, что он в решении от 19.06.2017 обоснованно указал на семантическое сходство сравниваемых обозначений, подтверждаемое анализом словарно-справочных источников.

Так, Роспатент указывает, что слово "остров" имеет следующие значения: часть суши, со всех сторон окруженная водой; разного рода участки, выделяющиеся чем-нибудь среди остальной местности; возвышенное сухое место среди болот; участок хвойного леса внутри лиственного или наоборот (Толковый онлайн словарь Ушакова Д.Н. http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=41298). Слово "островок" является уменьшительной формой слова "остров" (Толковый онлайн словарь Ушакова Д.Н. http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=41304).

Таким образом, по мнению Роспатента, имеет место подобие заложенных в сравниваемые обозначения понятий, так как словесный элемент оспариваемого товарного знака "" является производным от словесного элемента "ОСТРОВ" противопоставленного товарного знака.

Обращая внимание на то, что суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об однородности услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент считает, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация оспариваемого обозначения противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По мнению Роспатента, вывод суда первой инстанции о том, что вероятность смешения сравниваемых обозначений зависит от того, используется ли противопоставленный товарный знак его правообладателем, не правомерен, поскольку нормы подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и подпункта 14.4.2 Правил N 32 не содержат положений о том, что для установления сходства товарных знаков до степени смешения необходимо исследовать вопрос об использовании товарных знаков.

Роспатент отмечает, что факт досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования после принятия оспариваемого решения Роспатентом не является основанием для признания указанного решения незаконным, поскольку устранение обстоятельств, послуживших основанием для признания предоставления правовой охраны недействительной, не является основанием для отмены решения Роспатента в случае, если такие основания не были устранены к моменту принятия такого решения.

При этом Роспатент обращает внимание на то, что при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака правовая охрана прекращается лишь на будущее время, следовательно, досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака после принятия Роспатентом оспариваемого решения не может являться основанием для признания этого решения недействительным.

Предприниматель также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение суда от 19.03.2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Нарушение норм процессуального права предприниматель усматривает в неприменении судом части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при установлении сходства сравниваемых товарных знаков.

В обоснование данного довода предприниматель указывает на то, что суд, делая вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, не принял во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-714/2017 товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 455747 и N 560621 были признаны сходными до степени смешения, в том числе фонетически и семантически за счет полного вхождения одного обозначения в другое.

Кроме того, предприниматель считает, что из выводов суда, обосновывающих отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, следует, что они направлены на выявление различий в этих обозначениях.

Вместе с тем, по мнению предпринимателя, наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов не имеет правового значения при установлении степени сходства противопоставляемых обозначений.

Предприниматель обращает внимание на судебную практику по вопросам установления сходства обозначений, согласно которой, как он отмечает, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. Кроме того, если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Предприниматель также отмечает, что, указывая на то, что изобразительный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой стилизованное изображение на черном фоне (символизирующем, с учетом изображения звезды, ночное время) двух холмов, воспринимаемых в совокупности как изображение ночного пейзажа пустынной местности, суд не ставил перед лицами, участвующими в деле, вопрос о том, что изображено в противопоставленном товарном знаке.

По мнению предпринимателя, изобразительный элемент противопоставленного товарного знака может быть воспринят как стилизованное изображение двух островов.

Предприниматель также считает, что суд, указывая на различие количества букв, слогов и наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента, выполненного в латинице, не учел, что оспариваемый товарный знак представляет собой повторное написание одного и того же слова "ОСТРОВОК" в кириллице и в латинице.

Предприниматель полагает, что суд, обращая внимание на суффикс "ОК", наличие которого влечет к различию сравниваемых словесных элементов по семантическому критерию, не учел, что наличие различий указывает лишь на отсутствие тождества в сравниваемых обозначениях, а не сходства до степени смешения.

При этом предприниматель указывает, что суд уклонился от оценки степени сходства словесных элементов "ОСТРОВ" и "ОСТРОВОК" по семантическому признаку сходства.

Предприниматель считает ошибочным вывод суда о том, что неиспользование противопоставленного товарного знака правообладателем может являться основанием для вывода об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков до степени смешения (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Предприниматель отмечает, что, несмотря на указанный вывод, в решении суда отсутствует вывод о том, что по настоящему делу неиспользование противопоставленного товарного знака правообладателем явилось основанием для вывода об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков до степени смешения. В решении суда указано лишь на то, что названное обстоятельство дополнительно подтверждает отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

Предприниматель полагает, что в случае, если на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака не прекращена, у Роспатента и суда отсутствуют основания не учитывать наличие противопоставленного товарного знака при решении вопроса о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В кассационной жалобе предпринимателя также содержатся доводы, направленные на опровержение выводов суда первой инстанции относительно необоснованности доводов предпринимателя об однородности услуг 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Предприниматель указывает, что суд не учел его доводы о том, что услуги по бронированию мест в гостиницах, бронированию мест в пансионах, бронированию мест для временного жилья представляют собой два вида услуг: услуги по бронированию, оказываемые соответственно гостиницами, пансионами, иными организациями, оказывающими услуги по предоставлению временного жилья (за данную услугу такими организациями, как правило, взимается отдельная плата); услуги по бронированию, оказываемые посредниками, осуществляющими деятельность по продвижению соответственно услуг гостиниц, пансионов, иных организаций, оказывающих услуги по предоставлению временного жилья.

В связи с этим предприниматель считает неправомерным довод Роспатента, поддержанный судом первой инстанции, о том, что указанная деятельность представляет собой отдельный вид услуг, осуществляемых гостиницами, пансионатами и т.д. для лиц, желающих забронировать место для временного пребывания или временного жилья.

Предприниматель также указывает, что суд не дал оценку его доводу о том, что при сравнении однородности услуг "реклама" 35-го класса МКТУ и услуг "бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья" 43-го класса МКТУ необходимо учесть, что перечисленные услуги 43-го класса МКТУ представляют собой не только услуги по непосредственному бронированию соответствующих мест, но и услуги по продвижению (рекламе) услуг, предоставляемых другими лицами по предоставлению мест в гостиницах, пансионатах и в других местах временного проживания, тогда как перечисленные услуги 43-го класса МКТУ могут оказываться не только на сайтах соответствующих мест временного проживания (или в самих местах предоставления мест проживания), но и на отдельных сайтах и в иных источниках информации, посредством которых потребителю может доводиться информация о соответствующих услугах, оказываемых иными лицами.

Предприниматель также обращает внимание на то, что на сайте www.ostrovok.ru осуществляется деятельность по продвижению услуг гостиниц, которая является однородной услугам "реклама" 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, тогда как на данном сайте осуществляется деятельность, в отношении которой действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, следовательно, услуги "реклама" 35-го класса МКТУ являются однородными услугам 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, как отмечает предприниматель, суд не дал оценку его доводу об однородности деятельности, осуществляемой с использованием сайта www.ostrovok.ru., услугам "реклама" 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также доводу, что путем использования данного сайта оказываются услуги 43-го класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители Роспатента и компании.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационных жалоб в его отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил ходатайство компании о приобщении в материалы дела отзыва на кассационные жалобы, принимая во внимание, что его копия была направлена предпринимателю по почте 13.07.2018, что не является заблаговременным направлением названного процессуального документа лицу, участвующему в деле.

Представители Роспатента поддержали доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, просили ее удовлетворить, возражали против удовлетворения кассационной жалобы предпринимателя в части, касающейся доводов, направленных на опровержение выводов суда первой инстанции относительно необоснованности доводов предпринимателя об однородности услуг 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Представители компании возражали против удовлетворения кассационных жалоб Роспатента и предпринимателя, указывая на необоснованность содержащихся в них доводов.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 455747 с приоритетом от 19.10.2011 зарегистрирован Роспатентом 07.03.2012 в отношении услуг 35-го "публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных" и 43-го "бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья" классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 560621 с приоритетом от 16.07.1997 зарегистрирован Роспатентом 14.01.1999 в отношении услуг 35-го "информация коммерческая, консультативные службы по организации и управлению делами, реклама, сбыт товара через посредников, изучение рынка" и 41-го "издательская деятельность, включенная в 41 класс" классов МКТУ.

В Роспатент 05.04.2017 поступило возражение предпринимателя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 455747, мотивированное его несоответствием пунктам 6 и 7 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения предприниматель указал, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 560621, зарегистрированным в отношении однородных услуг.

Решением Роспатента от 19.06.2017 указанное возражение было удовлетворено частично, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительным в отношении услуг 35-го класса МКТУ в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

В отношении услуг 43-го класса МКТУ правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе.

Решение Роспатента мотивировано тем, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки ассоциируются друг с другом в силу наличия в их составе фонетически и семантически сходных элементов "ОСТРОВ/ОСТРОВ-/OSTROV-", один из которых полностью входит в другое обозначение. При этом имеющиеся в сравниваемых товарных знаках отличия по графическому критерию сходства признаны Роспатентом второстепенными при восприятии товарных знаков в целом.

Анализируя однородность услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, Роспатент пришел к выводу об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

В то же время Роспатент признал неоднородными услуги 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака услугам 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В отношении довода предпринимателя о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 7 статьи 1483 ГК РФ Роспатент указал, что в возражении не приведено доводов в обоснование такого несоответствия.

Не согласившись с решением Роспатента от 19.06.2017, компания и предприниматель обратились в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями о признании этого решения недействительным.

Признавая недействительным решение Роспатента, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оспариваемый словесный товарный знак "" по свидетельству N 455747 и противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом "ОСТРОВ" по свидетельству Российской Федерации N 560621 не являются сходными, в связи с чем счел вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения и несоответствии спорного знака подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ошибочным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, выслушав объяснения представителей Роспатента и компании, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.10.2011) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила N 32.

Пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном этим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А5-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд первой инстанции по результатам судебного разбирательства пришел к выводу, что в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимает изобразительный элемент, вследствие чего наличие в сравниваемых обозначениях фонетически и семантически сходных словесных элементов не является достаточным для вывода об ассоциации товарных знаков друг с другом, а следовательно, об их сходстве до степени смешения.

Между тем суд первой инстанции, делая вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, не учел следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-714/2017, принятом по исковому заявлению компании к предпринимателю о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560621 в отношении товаров 35-го класса МКТУ, с участием в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Роспатента, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по этому делу были признаны сходными, в том числе фонетически и семантически за счет полного вхождения одного обозначения в другое.

Кроме того, судом первой инстанции при рассмотрении дела N СИП-714/2017 установлено, что услуги 35-го класса МКТУ, включенные в перечень товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455747, являются однородными части услуг 35-го класса МКТУ (информация коммерческая, реклама, изучение рынка), правовая охрана в отношении которых предоставлена товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 560621.

Из этого судом по указанному делу сделан вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Таким образом, в нарушение части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции при разрешении вопроса о вероятности смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по настоящему делу не учел преюдициальный характер обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 19.02.2018 по делу N СИП-714/2017.

Поскольку в названном решении суд установил вероятность смешения сравниваемых товарных знаков, в настоящем деле суд должен был исходить из этого обстоятельства.

Таким образом, нарушение процессуальных норм, определяющих пределы доказывания в арбитражном процессе, привело к принятию судом первой инстанции неправильного решения.

В отношении доводов предпринимателя, направленных на опровержение выводов суда первой инстанции об однородности услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установлено, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 42 Обзора от 23.09.2015 разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Данные положения применимы и к услугам.

При этом вывод об однородности услуг делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, приведенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При оценке довода предпринимателя об ошибочности вывода Роспатента об отсутствии однородности услуг 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака услугам 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака суд первой инстанции признал правомерным вывод Роспатента о том, что услуги 43-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака отражают деятельность по бронированию, осуществляемую гостиницами, пансионатами и тому подобными заведениями для лиц, желающих забронировать место для временного пребывания или временного жилья, в то время как вышеуказанные услуги 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака оказываются различными информационными, консультативными, рекламными, маркетинговыми службами и организациями. Данные услуги 35-го класса МКТУ оказываются лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность и желающим ее прорекламировать.

С учетом этого, как установил суд первой инстанции, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что сравниваемые услуги 43-го и 35-го классов МКТУ имеют разное назначение, различные условия оказания и круг потребителей.

Данные выводы суда первой инстанции мотивированы и обоснованы применимым законодательством. Какие-либо доводы, за исключением несогласия предпринимателя с выводом суда первой инстанции, позволяющие усомниться в правильном применении судом первой инстанции норм материального права при оценке однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, в кассационной жалобе не содержатся.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отмене обжалуемого решения суда первой инстанции как принятого с нарушением норм процессуального права, повлекшим принятие неправильного решения (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 стать 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить в том числе доводы о злоупотреблении предпринимателем правом по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 560621, учитывая, в частности, подачу сразу после регистрации перехода исключительного права возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, направление предложения приобрести исключительное право на противопоставленный товарный знак по цене 2 500 000 рублей, неиспользование противопоставленного товарного знака, результаты такой оценки изложить в судебном акте и принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2018 по делу N СИП-534/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев