Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2018 г. N С01-525/2018 по делу N А40-174112/2016 Суд оставил без изменения вынесенные ранее судебные решения о запрете продажи на территории РФ изделия, в котором использован промышленный образец по патенту истца, и взыскании с ответчика компенсации, поскольку истцом не доказан факт того, что ответчик осуществляет правонарушение, выражающееся в изготовлении, размещении на сайтах в сети Интернет, хранении, ввозе спорной продукции на территорию РФ

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 августа 2018 г. N С01-525/2018 по делу N А40-174112/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 9 августа 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНСТОРГ" (Дмитровское шоссе, 118, 1, Москва, 127253, ОГРН 11478847084142) на решение Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2018 по делу N А40-174112/2016 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018 (судьи Расторгуев Е.Б., Головкина О.Г., Пирожков Д.В.) по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "ИМС" (ул. Автозаводская, д. 1, Москва, 115280, ОГРН 1117746239808) к обществу с ограниченно ответственностью "АЛЬЯНСТОРГ" о взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Кочан Игорь Геннадьевич (Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ИМС" - Филиппова И.А. (по доверенности от 22.03.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНСТОРГ" - Савиных Т.В. (по доверенности от 01.03.2018), Козлова А.М. (по доверенности от 07.02.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ИМС" (далее - общество "ИМС") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНСТОРГ", с учетом его уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с требованием о запрете осуществления изготовления, предложения к продаже, рекламы, размещения на сайтах в сети Интернет, продажи на территории Российской Федерации, хранения, ввоза на территорию Российской Федерации и любого иного ввода в гражданский оборот на территории Российской Федерации изделий, в которых использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 95248, исключительное право на который принадлежит истцу; об обязании опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатенте) решения суда по настоящему делу в течение 15 дней с момента вступления его в законную силу; о взыскании компенсации в размере 1 500 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Кочан Игорь Геннадьевич.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2018 иск удовлетворен частично: ответчику запрещена продажа на территории Российской Федерации изделия "Стол SANTA", в котором использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 95248; суд обязал ответчика опубликовать в официальном бюллетене Роспатента решение суда по настоящему делу в течение 15 дней с момента вступления его в законную силу; взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 250 000 рублей; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Общество "АЛЬЯНСТОРГ", не согласившись с вышеназванными судебными актами первой и апелляционной инстанций, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе общество "АЛЬЯНСТОРГ", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и нарушение норм процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "АЛЬЯНСТОРГ" указывает на то, что в решении суда от 22.01.2018 установлен запрет продажи абстрактной модели стола с фантазийным торговым наименованием, не нарушающим самостоятельно прав третьих лиц на объект интеллектуальной собственности, однако абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению, поэтому суд первой инстанции неправильно применил положения статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также заявитель кассационной жалобы считает, что присужденная судами компенсация в размере 250 000 рублей не соответствует характеру единичного нарушения, выразившемуся в реализации ответчиком лишь одной единицы товара стоимостью 41 097 рублей.

Таким образом, принимая решение о размере компенсационной выплаты более чем в пять раз превышающей размер причиненного ущерба, суды не учли позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), не учли реальный размер причиненного правообладателю ответчиком ущерба и способствовали неосновательному обогащению правообладателя.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ИМС" указывает, что обжалуемые судебные акты приняты в соответствии с нормами действующего законодательства, изложенные в них выводы, соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

В судебном заседании представители общества "АЛЬЯНСТОРГ" поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании представитель общества "ИМС" просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы, обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем направления в его адрес копии определения о принятии кассационной жалобы к производству, а также посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направило. Неявка в судебное заседание представителей, не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, отзыва на нее и выслушав мнения лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является правообладателем патента на промышленный образец N 95248 "Стол", зарегистрированный 07.08.2015 в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, с приоритетом от 01.09.2014 (т. 3, л. д. 41).

Согласно формуле патента N 95248 промышленный образец "СТОЛ" характеризуется составом основных композиционных элементов: столешница, опора и основание; выполнением столешницы в плане в виде прямоугольника со скругленными углами одинаковой величины по всему периметру; выполнением столешницы трансформируемой, при этом в собранном виде она состоит из двух частей одного размера, а в разобранном виде - из четырех частей: двух - большего размера и двух - меньшего размера; выполнением опоры на основе параллелепипеда со скругленными меньшими боковыми сторонами; выполнением на боковых поверхностях опоры кольцевых канавок с узкими металлическими вставками; выполнением основания в виде упрощенного параллелепипеда.

В иске общество "ИМС" указывало на то, что начиная с 2015 года и по настоящее время ответчик без согласия правообладателя (истца) реализует изделия с использованием запатентованного промышленного образца истца, а именно: столы "SANTA 120 САР Glass", "SANTA 120 ТОВ Glass" и "SAN ТА 120 W Glass".

При этом в сети Интернет истец выявил сайт "mebelaero.ru", содержащий информацию о действующем Интернет-магазине мебели для дома "AERO", что подтверждается протоколом осмотра данного сайта от 23.05.2016, проведенного нотариусом. При этом владельцем такого магазина является ответчик.

Из содержания протокола осмотра от 23.05.2016 следует, что в указанном выше интернет - магазине осуществляется деятельность по предложению к продаже мебели, в том числе столов: "SANTA 120 CAP Glass", "SANTA 120 ТОВ Glass" и "SANTA 120 W Glass".

Реализация данной продукции осуществляется через сеть магазинов Москвы и Московской области, а также во многих торговых центрах по всей России.

В связи с этим, с целью подтверждения факта осуществления ответчиком реализации столов с использованием промышленного образца, принадлежащего истцу, истцом в Торговом центре "Твой Дом" по адресу: Каширское шоссе, 24 км МКАД был приобретен Стол "SANTA 120 CAP Glass", капучино".

Факт приобретения вышеуказанного стола подтвержден счетом - заказом от 20.05.2016 N 1, кассовыми чеками от 20.05.2016, 23.05.2016, актом N УТ-5717 от 23.05.2016 г.

Истец, полагая, что ответчик без разрешения патентообладателя общества "ИМС" осуществляет использование запатентованного промышленного образца, и нарушает исключительное право на промышленный образец, установленное статьей 1358 ГК РФ, заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В экспертном заключении, составленном по результатам проведенной в рамках настоящего дела судебной экспертизы, экспертом сделан вывод о том, что в изделии "Стол "SANTA" использованы все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 95248 "Стол"; изделие "Стол "SANTA" содержит все существенные признаки спорного промышленного образца; совокупность признаков изделия "Стол "SANTA" производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец по спорному патенту (т. 4, л. д. 117).

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск лишь в части запрета продажи на территории Российской Федерации изделия ("Стол SANTA"), в котором использован промышленный образец по патенту Российской Федерации N 95248, установил факт продажи товара, в котором использованы все существенные признаки патента. При этом суд первой инстанции указал, что в остальной части требования о запрете не подлежит удовлетворению, так общий запрет не отвечает принципу исполнимости судебного акта, а истцом не доказан факт того, что именно ответчик осуществляет изготовление спорного товара, размещение его на сайте в сети Интернет, хранение, ввоз на территорию Российской Федерации.

Также суд первой инстанции учел, что ответчик не является администратором домена, указанного в иске, тогда как именно администратор отвечает за размещение информации на таком сайте.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, вероятных убытков правообладателем, принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд уменьшил заявленный истцом размер компенсации до 250 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителей сторон, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В части удовлетворенного искового требования об обязании ответчика опубликовать в официальном бюллетене Роспатента решение суда акты не обжалуются, вследствие чего связанные с этим требованием выводы судов не проверяются в рамках кассационного производства.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат исключительное право и право авторства.

Статьей 1353 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно пункту 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Суды, установив, что реализация спорной продукции, в которой использованы все существенные признаки промышленного образца по патенту Российской Федерации N 95248, осуществляется именно путем ее продажи через сеть магазинов в Москве, Московской области, иных торговых центрах на территории Российской Федерации, правомерно удовлетворили иск только в части запрета продажи на территории Российской Федерации изделия "Стол SANTA".

Суды верно отметили, что удовлетворение требования истца именно в запрете ответчику продажи спорной продукции на территории Российской Федерации, направлено на пресечение длящегося правонарушения именно по продаже ответчиком спорной продукции в магазинах Российской Федерации.

При этом суды пришли к обоснованному выводу о том, что в остальной части нет оснований для удовлетворения требования о запрете, так как общий (абстрактный) запрет не отвечает принципу исполнимости судебного акта, а истцом не доказан факт того, что ответчик осуществляет правонарушение, выражающееся в изготовлении, размещении на сайтах в сети Интернет, хранении, ввозе спорной продукции на территорию Российской Федерации. Кроме того ответчик не является администратором домена, указанного в иске, тогда как именно администратор такого домена несет ответственность за размещение информации на этом сайте.

Также суды правомерно взыскали с ответчика компенсацию за незаконное использование промышленного образца по патенту Российской Федерации N 95248.

Статьей 1406.1 ГК РФ установлено, что в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суды, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятных убытков правообладателя, а также руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, пришли к правомерному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации в размере 250 000 руб.

Суд апелляционной инстанции правильно указал, что тот факт, что в рамках досудебного урегулирования спора истец направлял ответчику претензию на меньшую сумму, чем просил взыскать компенсацию в исковом заявлении, с учетом его уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не свидетельствует о несоблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора, учитывая то обстоятельство, что ответчик не представил доказательств в обоснование довода о том, что он имел намерения разрешения возникшего спора еще до подачи настоящего иска в суд.

Кроме того размер удовлетворенных требований не превышает сумму, указанную в претензии.

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Доводы заявителя кассационной жалобы фактически направлены на переоценку представленных в дело доказательств и выражают его несогласие с правовой оценкой доказательств и выводов суда, что не свидетельствует о неправильном применении судами норм материального и нарушении норм процессуального права, вследствие чего не могут служить достаточным основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Переоценка установленных судами первой или апелляционной инстанций обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции суда кассационной инстанции, определенной положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судебные расходы в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2018 по делу N А40-174112/2016 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНСТОРГ" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.М. Уколов