Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2018 г. по делу N СИП-673/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении некоторых видов товаров, поскольку в отношении других видов товаров представлены доказательства, подтверждающие использование ответчиком спорного товарного знака в исковой период

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 сентября 2018 г. по делу N СИП-673/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 сентября 2018 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 12 сентября 2018 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2018 г. N С01-1069/2018 по делу N СИП-673/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного лица - Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (Corniche Mazraa, General Street, Al Juichy Building (Lebanon Gulf Bank), 4 Floor, Lebanon, Beirut) к иностранному лицу - Allergan, Inc. (2525 DuPont Drive, Irvine, CA 92612, USA) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838,

при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners - Спиридонова О.А. (по доверенности от 06.07.2017);

от Allergan, Inc. - Разбегаев П.В. и Гришаев А.В. (по доверенности от 04.03.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (далее - компания Dermavita) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к иностранному лицу - Allergan, Inc. (далее - компания Allergan) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 в отношении указанных в регистрации товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось в целях предоставления сторонам возможности уточнить свои позиции с учетом доводов и доказательств друг друга и представить дополнительные доказательства в обоснование своих требований и возражений.

До начала назначенного на 05.09.2018 судебного заседания от компании Dermavita поступило заявление (ходатайство) об изменении исковых требований, в соответствии с которым истец просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака полностью - в отношении товаров 5 и 10-го классов МКТУ.

В судебном заседании представитель компании Dermavita поддержал исковые требования, а также поддержал поданное до начала судебного заседания заявление об изменении исковых требований.

Протокольным определением от 05.09.2018 заявление об изменении исковых требований отклонено судом, поскольку требование о досрочном прекращении правовой охраны в отношении товаров 10-го класса МКТУ, которое не было заявлено при подаче иска, носит, по сути, самостоятельный характер, что в том числе обуславливало необходимость соблюдение истцом установленного статьей 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) досудебного порядка урегулирования спора. Иск рассмотрен в соответствии с первоначально заявленным предметом требований.

Компания Allergan в отзыве, дополнениях к нему, письменных пояснениях и ее представители в ходе судебного заседания требования компании Dermavita оспорили, просили в иске отказать, ссылаясь на использование спорного товарного знака, а также отсутствие заинтересованности у компании Dermavita в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Роспатент, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, а равно о времени и месте судебного заседания, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Данные обстоятельства в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются препятствием к разрешению спора по существу.

Как следует из материалов дела и подтверждается сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 является компания Allergan. Названный товарный знак (дата приоритета - 20.09.2007; дата регистрации - 05.08.2009; дата истечения срока действия правовой охраны - 20.09.2027) зарегистрирован в отношении товаров "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин" 5-го класса и "кожные имплантаты, включая гелеподобные вещества для медицинских целей, предназначенные для заполнения морщин и увеличения объема" 10-го класса МКТУ.

Компания Dermavita, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, направила в адрес компании Allergan предложение (претензию) от 26.07.2018 о добровольном отказе правообладателя от права на товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Не получив ответа компании Allergan на указанное предложение, компания Dermavita по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном частичном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака и полагая, что спорный товарный знак правообладателем не использовался на территории Российской Федерации на протяжении трех лет, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, оценив все представленные доказательства в их совокупности в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Компанией Dermavita соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела претензиями от 26.07.2018 с доказательствами их направления (том 1, листы дела 21-27), что не оспаривается иными лицами, участвующими в деле.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждении своей заинтересованности компанией Dermavita в материалы дела представлены следующие документы: уведомление Роспатента от 15.05.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку "JUVEDERM" на имя компании Dermavita по международной регистрации N 1266937; уведомление Роспатента от 23.11.2017 о противопоставлении заявке компании Dermavita N 2016747558 серии товарных знаков компаний Allergan и Allergan holdings France SAS; фотоизображение продукции с обозначением "JUVEDERM"; сертификаты о свободной продаже косметической продукции "JUVEDERM" в Ливане и Кувейте; лицензионные соглашения от использовании товарного знака "JUVEDERM" от 04.11.2015, 26.11.2015 и 02.06.2016; рекламные материалы средств "JUVEDERM" для профессионального использования и ухода в домашних условиях (стимулирующие и восстанавливающие маски; коктейли и пилинги для пост-акне и мезотерапии; крем-мыло).

Анализ представленных доказательств позволяет прийти к выводам о том, что общество является производителем косметической продукции с наименованием "JUVEDERM" и имеет намерение по введению такой продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации. При этом из материалов дела следует, что Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международному товарному знаку истца "JUVEDERM", а также аналогичной национальной заявке истца, в том числе ввиду наличия серии товарных знаков ответчика. Так, по заявке N 2016747558 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "JUVEDERM" заявлялось в отношении товаров "косметика для профессионального использования и для использования конечным потребителем; косметические кремы, эмульсии, лосьоны, жидкости, растворы, молочко, гели и масла для кожи (лица, тела, рук, ног и шеи); мыла; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для чистки зубов; масла для косметических целей; компактный несессер (сумочка с косметикой); косметические средства и средства для ухода за кожей; косметические маски; косметические препараты для целей похудения; косметические пилинги; косметика для пилинга; продукты для отшелушивания кожи; косметика для разглаживания кожи; косметика для кондиционирования и ухода за волосами и кожей головы; косметические солнцезащитные средства и препараты (эмульсии, крема, молочко, гели, масла, жидкости); косметические препараты для отбеливания кожи; косметические препараты для очищения кожи; отбеливающие препараты для косметических целей; косметические средства для осветления кожи; косметика для совершенствования цвета лица; косметика против морщин; косметика для омоложения кожи; косметические препараты для сияния кожи; косметические препараты для увлажнения кожи; косметика для тонирования кожи; ароматические экстракты; туалетные принадлежности; препараты для чистки и ароматизирования воздуха; дезодоранты для личных целей; гигиенические препараты; моющие средства; препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки" 3-го класса МКТУ.

Сходство обозначений " ULTRA" и "JUVEDERM" носит очевидный характер и ответчиком не оспаривается. При этом степень такого сходства оценивается судом как высокая в силу доминирования словесного элемента "JUVEDERM" в спорном товарном знаке, являющегося единственным элементом в обозначении, заявленном компанией Dermavita на регистрацию, а также слабой различительной способности таких словесных элементов как "ultra" (входящего в товарный знак ответчика), "super" и т.п.

Довод ответчика о том, что истцом не доказано ведение деятельности на территории Российской Федерации коллегией судей отклонен, поскольку заинтересованность истца, являющегося иностранным лицом, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, действующего на территории Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ), может следовать из осуществления иностранным лицом деятельности за пределами территории Российской Федерации и приготовления к осуществлению такой деятельности в Российской Федерации, например, путем подачи заявок на государственную регистрацию товарных знаков в Российской Федерации.

Аналогичная позиция высказывалась президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 18.06.2015 по делу N СИП-561/2014, от 28.09.2015 по делу N СИП-685/2014 и от 16.05.2016 по делу N СИП-279/2015.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об однородности вышеперечисленных товаров 3-го класса МКТУ и товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин". При этом суд исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (пункт 42 Обзора).

При этом степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Коллегией судей также учтено, что Роспатентом отказано в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению "JUVEDERM" по заявке истца N 2016747558 вследствие существования серии товарных знаков компании Allergan, в том числе спорного. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сопоставляемые товары признаны Роспатентом однородными.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что сравниваемые товары 3 и 5-го классов МКТУ являются однородными, поскольку они имеют одинаковое назначение - уход за кожей (лица, тела, рук, ног и шеи), улучшение состояния кожи, повышение ее упругости, разглаживание морщин, коррекция возрастных и эстетических недостатков кожи человека, и, следовательно, один круг потребителей; могут иметь одинаковые условия реализации - через розничную сеть косметических магазинов, Интернет-магазины, аптечную сеть, в которой реализуются различные косметические препараты без рецепта врача. Кроме того, часть сравниваемых товаров является взаимодополняемой и взаимозаменяемой, например, средства против морщин, косметика для омоложения кожи, косметические средства для увлажнения кожи и фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин; фармацевтические препараты для лечения глабеллярных линий, морщин на лице, асимметрий, дефектов и заболеваний кожи человека; биологические кожные имплантаты, а именно гелеподобные растворы для заполнения морщин. Что касается таких товаров как "туалетные принадлежности", то к ним могут относиться, в частности, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами. Товары "эфирные масла и ароматические вещества" могут входить в состав косметических препаратов; к препаратам очищающим могут относиться, например, очищающие пенки для лица, лечебные мыла. Следовательно, указанные товары также относятся к средствам для улучшения состояния кожи и ухода за кожей лица, тела, рук, ног и шеи и являются однородными вышеуказанным товарам 5-го класса МКТУ.

Коллегией судей также принято во внимание, что согласно материалам дела (том 4, листы дела 44-57) ответчиком подавалось в Роспатент возражение (оппозиция) от 20.07.2017 на заявку истца N 2016747558. В указанном возражении обозначению "JUVEDERM", заявленному на регистрацию компанией Dermavita - истцом по настоящему делу, противопоставлялся, в том числе спорный товарный знак " ULTRA" компании Allergan; компания Allergan (ее представитель) настаивала на сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, а также однородности товаров 3-го, в отношении которых компанией Dermavita истребовалась правая охрана обозначению "JUVEDERM", и 5-го, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак ответчика " ULTRA", классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента от 30.03.2018 по заявке N 1266937 товарному знаку истца "JUVEDERM" по международной регистрации N 1266937 были противопоставлены товарные знаки ответчика, в том числе спорный " ULTRA". При этом заключение коллегии палаты по патентным спорам, являющееся приложением к указанному решению и содержащему его мотивацию, содержит аналогичные выводы относительно сходства обозначений и однородности товаров 3 и 5-го классов МКТУ.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам, оценив представленные компанией Dermavita доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела и учитывая отсутствие возражений со стороны компании в вопросах сходства обозначений и однородности товаров, приходит к выводу о том, что истец по настоящему делу является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 385838 вследствие его неиспользования в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи и сокращения морщин".

При этом суд отмечает, что судебная практика основывается на "широком" подходе к установлению заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, предполагающем, что заинтересованными могут быть признаны не только производители товаров, но и иные лица, участвующие в гражданском обороте продукции, стремящиеся к использованию в гражданском обороте обозначений, тождественных или сходных с не использующимся правообладателем товарным знаком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

При доказывании использования товарного знака его правообладателем для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения заинтересованного лица (24.08.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака, исчисляется с 24.08.2014 по 23.08.2017 включительно.

В подтверждение факта использования спорного товарного знака компанией Allergan были представлены следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на общество с ограниченной ответственностью "Аллерган СНГ САРЛ" (далее - общество "Аллерган СНГ САРЛ"); декларации на товары от 12.08.2014 N 10130032/120814/005367, от 13.01.2015 N 10130032/130115/0000043, от 04.02.2015 N 10130032/040215/0000567, от 17.08.2015 N 10130032/261115/0009643, от 20.05.2016 N 10130032/150816/0006986, от 28.11.2016 N 10130032/281116/0010629, от 07.02.2017 N 10130032/070217/0000807, от 27.03.2017 N 10130032/270317/0001952; платежные поручения от 20.03.2015 N 382, от 20.10.2016 N 708129, от 17.04.2015 N 888, от 09.03.2016 N 87436, от 27.02.2017 N 364982; товарные накладные от 08.04.2014 N 618921737, от 27.11.2014 N 620136876, от 25.03.2015 N 620691402, от 02.11.2015 N 621804268, от 30.03.2016 N 622609832, от 21.12.2016 N 624138513; декларации о соответствии от 05.12.2014 N РОСС FR.Ar58.fl01169, от 15.01.2013 N РОСС FR.Ar58.fl00551, от 27.12.2013 N РОСС FR.HM41.fl03055; сертификаты соответствия N РОСС FR.Ar58.H00297, N РОСС FR.HM22.H02001, N РОСС FR.HM41.H00620; счета-фактуры от 13.12.2016 N 7320038406, от 19.06.2017 N 7320040815, от 19.12.2016 N 7320038500;

распечатка сведений из онлайн-сервиса "whois" от 28.03.2018 и справка регистратора доменов АО "РСИЦ" от 29.03.2018 о домене allergan.ru; распечатки (скриншоты) разделов "наши дистрибьюторы" и "продукты компании" с указанного сайта от 26.03.2018; инструкция по применению имплантата внутридермального ULTRA 3 (распечатка с сайта a410.ru);

апостилированное нотариально заверенное заявление вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона (Brian Anderson) от 06.10.2017, согласно которому компании "Аллерган, Инк." (Allergan, Inc., a Delaware corporation, with offices located at 2525 Dupont Drive, Irvine California 92612, USA), "Аллерган Сервисез Интернэшнл, Лимитед" (АСИЛ) (Allergan Services International, Limited (ASIL), having a principal place of business at Longphort House, Earls fort Centre, Lower Leeson Street, Dublin 2, Ireland. ASIL), "Аллерган Фармасыотикэлз Айэрлэнд" (Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co Mayo, Ireland), "Аллерган Сейлс ЛЛС" (Allergan Sales, LLC, with offices located at 400 Inteipace Parkway, Parsippany, NJ 07054, USA), "Аллерган Сейлс ЛЛС" (Allergan Sales, LLC, doing business as Bioscience Laboratory, 503 Vandell Way, Campbell, California 95008-6967, USA) и "Аллерган СНГ САРЛ" (109004, Russian Federation, Moscow, Stanislavskogo str., 21, bid. 2, room N I) являются прямо или косвенно контролируемыми дочерними компаниями, аффилированными компаниями и/или производственными предприятиями, связанными с компанией "Аллерган, Инк.", являются членами группы компаний Allergan;

письмо Центра перевода и легализации документов ЭГО Транслейтинг от 30.05.2018 N 0-18-07218; письмо общества "Аллерган СНГ САРЛ" от 24.04.2018 N 18/23; инструкции к препаратам Juvederm ULTRA 3, Juvederm Hydrate, Juvederm VOLBELLA, Juvederm VOLITE; фотографии упаковок с обозначениями " ULTRA", " ULTRA 2"; информационное письмо общества "Алерган СНГ САРЛ" от 30.05.2018 N AGN-2523/2018;

дистрибьюторский договор между компанией "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрланд" и обществом "Аллерган СНГ Сарл", договоры поставки от 22.06.2016 N RU-M-01_2016, от 26.01.2015 N RU-M-02_2015, от 12.07.2016 N RU-M-03_2016, информационное письмо общества "Аллерган СНГ САРЛ" от 02.04.2018 N AGN-475/2018;

апостилированный нотариально заверенный аффидевит вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) от 18.04.2018, согласно которому компания Allergan является корпорацией Соединенных Штатов Америки, должным образом учрежденной по законам штата Делавэр, офис которой расположен по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612 США, с присвоенным регистрационным N С081360 штата Калифорния, ввиду наличия лицензии на ведение деятельности в Калифорнии; компания "Аллерган, Инк." (Allergan plc.), ирландское открытое акционерное общество, является материнской компанией для более чем 100 дочерних компаний, в том числе Allergan, "Аллерган Сейлс" (Allergan Sales), общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l) и других;

копии уведомления Патентного ведомства ЕС от 26.10.2017, определения Суда большой инстанции Парижа от 02.06.2017, решения Патентного бюро Норвегии от 01.03.2018;

образцы упаковок имплантов внутридермальных со словесными обозначениями "", " ULTRA 3" и " ULTRA 4" в количестве 4 штук с нанесенными на упаковки сведениями о месяце и годе изготовления (03.2012, 05.2015, 11.2015, 07.2017).

Из представленных документов, в частности, дистрибьюторского договора, договоров поставки, деклараций на товары, товарных накладных, счетов-фактур, относимых к периоду с 24.08.2014 по 23.08.2017, усматривается, что обществом "Алерган СНГ САРЛ" на территории Российской Федерации вводятся в гражданский оборот товары с обозначением " ULTRA", а также " ULTRA 2", " ULTRA 2", " ULTRA SMILE", представляющие собой имплантат внутридермальный.

Согласно вышеупомянутому заявлению вице-президента компании Allergan Брайана Андерсона (Brian Anderson) от 06.10.2017 следующие организации являются прямо или косвенно контролируемыми дочерними компаниями, аффилированными компаниями и/или производственными предприятиями, связанными с компанией "Аллерган, Инк." (Allergan):

"Аллерган, Инк." - корпорация, расположенная в штате Делавер, адрес: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвайн, Калифорния, 92612, США;

"Аллерган Сервисез Интернэшнл, Лимитед" (АСИЛ), осуществляющая основную деятельность по адресу: Лонгфорт Хаус, Эрлсфорт Центр, Лоуэр Лисон Стрит, Дублин 2, Ирландия. АСИЛ является агентом компании "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд", уполномоченным назначать сторонних дистрибьюторов для продукции Аллерган в странах, где Аллерган не имеет прямого присутствия, и поддерживать связь с такими дистрибьюторами;

"Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд", Каслбар Роуд, Вестпорт, Ко. Мейо, Ирландия;

"Аллерган Сейлс ЛЛС", адрес: 400, Интерпейс Паркуэй, Парсипанни, Нью-Джерси, 92612, США, среди прочих видов деятельности поставляет компании "Аллерган Фармасьютикэлз Айэрлэнд" нефасованный токсин для использования при производстве;

"Аллерган Сейлс ЛЛС", осуществляющая деятельность в "Биосайенс Лабораториз", 503 Ванделл Вэй, Кэмпбелл, Калифорния, 95008-6967, США, производит нефасованный токсин для поставок в адрес компании "Аллерган Фармасыотикэлз Айэрлэнд";

"Аллерган СНГ САРЛ", юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2, помещение N 1, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации.

Согласно данному под присягой аффидевиту вице-президента компании Allergan Мэтью О. Бреди (Matthew O. Brade) компания "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals) была зарегистрирована 26.02.1948 в штате Калифорния с присвоением регистрационного N С0225107 штата Калифорния; 14.04.1977 компания "Аллерган Фармасьютикалз" была зарегистрирована в штате Делавэр с присвоением регистрационного N С0837097 штата Делавэр; 13.05.1977 произошло слияние корпорации "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированной в штате Калифорния, и корпорации "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированной в штате Делавэр, в результате которого корпорация "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированная в штате Делавэр, стала юридическим лицом-правопреемником; корпорация "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированная в штате Калифорния, прекратила свое существование. Несмотря на то, что "Аллерган Фармасьютикалз" является корпорацией, зарегистрированной в штате Делавэр, государственный секретарь штата Калифорния присвоил ей регистрационный N С081360 штата Калифорния, поскольку "Аллерган Фармасьютикалз" (в настоящее время - "Аллерган, Инк.") имеет лицензию на ведение деятельности в Калифорнии. 16 сентября 1986 корпорация "Аллерган Фармасьютикалз", зарегистрированная в штате Делавэр, изменила свое название на "Аллерган, Инк." (Allergan) и 04.05.2011 подала учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями. Местонахождением "Аллерган, Инк." (Allergan) является: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния 92612, США. В дополнение к указанному адресу местонахождения по законам штата Делавэр также требуется, чтобы компания "Аллерган, Инк." (Allergan) поддерживала юридический адрес в штате Делавэр: 2711 Сентервилл роуд, офис 400, Уилмингтон, Делавэр 19808, США. Текущим юридическим адресом "Аллерган, Инк." (Allergan) в штате Делавэр является: 1209 Ориндж Стрит - Корпорэйшн Траст Центер (Corporation Trust Center), округ Нью-Касл, Уилмингтон, Делавэр 19801 США.

Так же согласно указанному аффидевиту Общество "Аллерган СНГ САРЛ" с юридическим адресом: 109004, Российская Федерация, Москва, ул. Станиславского, д. 21, корп. 2, комната N I, является эксклюзивным дистрибьютором продукции Аллерган в Российской Федерации. В выписке из единого государственного реестра юридических лиц для общества "Аллерган СНГ САРЛ", адрес "Аллерган, Инк." указывается как: 2711 Сентервилл роуд, офис 400, Уилмингтон, Делавэр 19808, США, который является бывшим юридическим адресом "Аллерган, Инк." (компании Allergan) в штате Делавэр.

Кроме того, в аффидевите указано, что компания "Аллерган, Инк." (Allergan plc.), ирландское открытое акционерное общество, является материнской компанией для более чем 100 дочерних компаний, в том числе Allergan, "Аллерган Сейлс" (Allergan Sales), общества "Аллерган СНГ САРЛ" (Allergan CIS S.a.r.l) и других. "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" (Allergan Pharmaceuticals Ireland), ирландская компания с неограниченной ответственностью, с офисами на Каслбар роад, Вестпорт, Ко Майо, Ирландия, среди прочих видов деятельности, занимается производством и продажей лекарственных средств. Ренус Логистикс (Rhenus Logistics), Эльзас Прологис 2 (Alsace Prologis 2), французская компания, имеющая офисы на Рю де Шалон 9, 67000 Страсбург, Франция, является уполномоченным агентом компании "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" по экспорту лекарственных средств Аллерган включая, но не ограничиваясь, экспортом в Российскую Федерацию. "Аллерган Сервисез Интернешнл Лимитед (АСИЛ) (Allergan Services International, Limited (ASIL)) является ирландским обществом с ограниченной ответственностью с офисами на Лонгфорт хаус, Еарлсфорт центр, Леве Лисон-стрит, Дублин, 2, Ирландия. АСИЛ является назначенным агентом "Аллерган Фармасьютикалз Айэрлэнд" для установления и поддержки контактов с дистрибьюторами третьей стороны в отношении продукции Аллерган. "Аллерган Сейлс, ЛЛС", корпорация, зарегистрированная в штате Делавэр, место ведения деятельности которой находится по адресу: 2525 Дюпонт Драйв, Ирвин, Калифорния, США, среди прочих видов деятельности, занимается производством и продажей лекарственных средств. До конца 2017 г. основное место ведения деятельности для "Аллерган Сейлс, ЛЛС" находилось по адресу: 400 Интерпэйс Парквэй, Парсиппани, NJ 07054, США, текущее основное место ведения деятельности находится по адресу: 5 Джиралда Фармс, Мэдисон, Нью-Джерси 07940, США. Кроме вышеперечисленных адресов, несколько сотрудников "Аллерган Сейлс, ЛЛС" работают на предприятии, которое ведет деятельность в качестве "Биосайенс Лабораториз" (Bioscience Laboratories) и расположено по адресу: 503 Яндел Вэй, Кэмпбелл, Калифорния, 95008-6967, США.

В русскоязычном переводе указанного аффидевита была допущена опечатка - Allergan plc. переведено как Аллерган, Инк., - носящая очевидный характер, что подтверждается письмом переводчика от 30.05.2018 N 0-18-07218, и не влияет на содержание указанного документа.

Под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.

Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает следующие требования к доказательствам:

1) не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона;

2) доказательства должны иметь отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств);

3) обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствам, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств).

Согласно части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. В соответствии с частью 3 той же статьи доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Вместе с тем следует учитывать, что аффидевит предполагает субъективный характер сообщаемых лицом сведений.

Как следствие, в подтверждение приведенных в аффидевите сведений дополнительно были представлены нотариально заверенные и апостилированные свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, инк." (заявление и назначение) от 13.05.1977; план реорганизации и договор о слиянии между компаниями "Аллерган Фармасьютикалз" (Allergan Pharmaceuticals), зарегистрированными в штате Калифорния и Дэлавер, с отметкой секретаря штата от 13.05.1977; заверенное секретарем штата Делавэр свидетельство о регистрации "Аллерган Фармасьютикалз, Инк."; учредительный договор "Аллерган, Инк." в новой редакции с поправками и изменениями; декларация информации за 2017 год от "Аллерган, Инк." от штата Калифорния.

Поскольку указанный аффидевит отвечает критериям относимости, допустимости доказательств, у суда нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан) и содержание аффидевита не опровергается другими отраженными в материалах дела сведениями, то Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о возможности признать аффидевит в качестве доказательства использования обществом "Алерган СНГ САРЛ" спорного обозначения под контролем компании Allergan в силу аффилированности указанных лиц, подтверждаемой в том числе выпиской из ЕГРЮЛ в отношении общества "Алерган СНГ САРЛ".

На основании установленной судом аффилированности указанных лиц, а также вышеупомянутого дистрибьюторского договора суд пришел к выводу о том, что утверждение ответчика, согласно которому реализация внутридермальных имплантатов под спорным обозначением на территории Российской Федерации осуществляется обществом "Алерган СНГ САРЛ" под контролем правообладателя носит непротиворечивый характер. Из упомянутых деклараций на товары в совокупности с иными документами, представленными ответчиком, также усматривается, что поставка обществу "Алерган СНГ САРЛ" товаров под спорным обозначением осуществлялась в исковой период через каналы поставки, связанные с правообладателем товарного знака - ответчиком.

Образец соответствующего товара обозревался коллегией судей в судебном заседании 05.09.2018, образцы упаковки были приобщены судом к материалам дела по ходатайству ответчика в качестве вещественных доказательств.

В результате исследования названных образца товара, упаковок и сопутствующих им документов (описаний, приведенных на упаковке, инструкций по применению), а также представленной ответчиком документации на такие товары судом установлено, что поставлявшиеся в Российскую Федерацию в спорный трехлетний период и фактически вводимые в гражданский оборот обществом "Алерган СНГ САРЛ" под обозначением " ULTRA" представляют собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения; гель находится в градуированном предварительно заполняемом шприце одноразового использования.

Коллегия судей пришла к выводу о том, что вышеперечисленные доказательства, подтверждают использование спорного товарного знака в исковой период в отношении товара "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин" 5-го класса МКТУ.

Доводы ответчика о недоказанности использования товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, включенных в регистрацию, судом отклонены в силу следующего.

Товары под спорным обозначением представляют собой предварительно заполненные шприцы с инъекционными иглами, наполненные фармацевтическим препаратом, предназначенным для инъекций для улучшения состояния области губ и кожи около рта и уменьшения мелких морщин, заполнения средних углублений, восстановления объема лица и т.д. Такие товары по своему функциональному назначению относятся к 5-му классу МКТУ, поскольку целью их покупки, очевидно, является использование фармацевтического продукта, содержащегося в этих шприцах, а не использование шприцев и игл как таковых с другими продуктами.

В спорном случае шприцы как медицинские устройства имеют целью сохранить лекарственное средство и одновременно являются средством доставки фармацевтического препарата в кожу. В силу этого шприцы, как таковые, относятся к 10-му классу МКТУ, но только тогда, когда они продаются и приобретаются пустыми с намерением использоваться с различными фармацевтическими препаратами.

Таким образом, товары под спорным обозначением включают в себя одновременно фармацевтическое изделие инъекционного введения 5-го класса и медицинский инструмент класса 10-го класса МКТУ, совместно предназначенные для заполнения (сокращения) морщин.

Тот факт, что кожные имплантаты под спорным обозначением предназначены для медицинского использования, не означает, что они не являются фармацевтическими препаратами.

Коллегией судей при определении характера товара под спорным обозначением принято во внимание, что согласно инструкции по применению процедура по использованию такого товара проводится преимущественно медицинским персоналом, под его контролем.

Также судом учтено, что гиалуроновая кислота - это кислота, которая естественным образом вырабатывается в организме человека, является мукополисахаридом (группа углеводных соединений), который, в свою очередь, является важной частью соединительной ткани.

В состав имплантата (геля) согласно сведениям о его составе входит также и лидокаин - анестетик для местной и регионарной анестезии, лекарственный препарат. Это свидетельствует о том, что внтутридермальный гель может иметь физиологический эффект, поскольку дополнительно содержит указанный лекарственный препарат.

Вопреки мнению истца, определение того, является ли рассматриваемый товар лекарственным и/или фармацевтическим, с точки зрения государственных органов, контролирующих производство и оборот таких средств в обороте, не является необходимым, не входит в задачи суда и не влияет на разрешение данного конкретного спора. Относимость спорных товаров к той или иной рубрике МКТУ устанавливалась судом с позиций потребителя, исходя из функционального назначения таких товаров. При этом основополагающим моментом в этом вопросе является установление факта, вводились ли товары под спорным обозначением фактически в оборот на территории Российской Федерации как фармацевтическая продукция, при том, что не исключено полное или частичное совпадение терминов "фармацевтический", "лекарственный", "медицинский" препарат в восприятии потребителей.

В то же время коллегия судей пришла к выводу о недоказанности ответчиком того, что товар под спорным обозначением имеет функцию (назначение) увлажнения кожи.

Так, коллегия судей, не исключая, что одним из свойств гиалуроновой кислоты либо иных компонентов, входящих в состав соответствующего геля, может являться увлажнение кожи, неоднократно предлагала ответчику документально обосновать его довод о том, что товары под обозначением " ULTRA" предназначены для увлажнения кожи. Необходимость представления соответствующих документально подтвержденных сведений являлась одной из причин неоднократного отложения судебного разбирательства.

Аргументация ответчика по данному вопросу основана на содержании инструкции по применению препарата " HYDRATE" (том 9, листы дела 29-38). При этом представитель ответчика не оспаривал, что в представленных им в материалы дела документах, имеющих отношение к препаратам " ULTRA", " ULTRA SMILE", " ULTRA 2", " ULTRA 3" и т.п., отсутствуют указание на данное свойство и назначение товара.

Однако наличие соответствующего свойства у товара с близким, но не тождественным составом под обозначением (суббрендом) " HYDRATE", которое может являться самостоятельным средством индивидуализации товаров истца, само по себе не свидетельствует о наличии таких свойств у товара под обозначением " ULTRA".

При этом то обстоятельство, что оба обозначения объединены серияобразующим словесным элементом "", также не позволяет утверждать, что введение в оборот товаров под обозначением " HYDRATE" свидетельствует об использовании товарного знака " ULTRA".

Так, согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

С учетом приведенной процессуальной нормы коллегия судей пришла к выводу о том, что использование обозначения " HYDRATE" не образует факта использования товарного знака " ULTRA", поскольку замена словесного элемента "ULTRA" на "HYDRATE" изменяет существо товарного знака, изменяет его восприятие по фонетическому и семантическому критериям.

На основании изложенного требования истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ подлежат частичному удовлетворению - в части товаров "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи". В остальной части оснований для удовлетворения иска судом не усматривается, ввиду доказанности ответчиком использования товарного знака в спорный период в отношении товаров "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин".

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранной компании Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака " ULTRA" по свидетельству Российской Федерации N 385838 в отношении товара 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для увлажнения кожи", сохранив правовую охрану для товара "фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин".

Взыскать с иностранной компании Allergan, Inc. (2525 DuPont Drive, Irvine, CA 92612, USA) в пользу иностранной компании Dermavita Company (Limited Partnership) Parseghian & Partners (Corniche Mazraa, General Street, Al Juichy Building (Lebanon Gulf Bank) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур