Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. по делу N СИП-454/2018 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на его решение о государственной регистрации товарного знака, поскольку спорное буквенное сочетание не отвечает признакам, характеризующим определение "слово", поскольку не обладает самостоятельным значением и различительной способностью

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. по делу N СИП-454/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 2 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Мындря Д.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании заявление публичного акционерного общества "Газпром нефть" (ул. Галерная, д. 5, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 10.10.2017, на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016737522.

В судебном заседании приняли участие представители:

от публичного акционерного общества "Газпром нефть" - Приходько Е.В. (по доверенности от 16.10.2017 N НК-217), Емельянова Е.А. (по доверенности от 11.12.2017 N 78АБ742694), Грунченко О.М. (по доверенности от 21.08.2018 N НК-234), Нюняев В.О. (по доверенности от 10.08.2018 N НК-226); после перерыва - Приходько Е.В. (по доверенности от 16.10.2017 N НК-217), Грунченко О.М. (по доверенности от 21.08.2018 N НК-234),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41), Русаков И.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-401/41), после перерыва - Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41), Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

публичное акционерное общество "Газпром нефть" (далее - общество "Газпром нефть" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 28.04.2018, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2016737522 с указанием элемента "ГПН" в качестве неохраняемого.

Также заявитель просит внести изменения в решение Роспатента от 10.10.2017 о государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака и предоставить правовую охрану обозначению в целом без указания элемента "ГПН" в качестве неохраняемого элемента.

Требования заявителя обоснованы тем, что элемент "ГПН" обладает различительной способностью, в связи с чем решение Роспатента от 28.04.2018 принято с нарушением пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представители общества "Газпром нефть" заявленное требование поддержали, просили его удовлетворить.

В судебном заседании представители Роспатента возражали против удовлетворения заявления общества "Газпром нефть" по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

В судебном заседании 24.10.2018 в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, был объявлен перерыв.

Судебное заседание 29.10.2018 продолжено после перерыва в том же составе суда, при ведении протокола судебного заседания тем же лицом, с участием новых представителей Роспатента и иного состава представителей заявителя.

При рассмотрении настоящего спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, заявителем 10.10.2016 в Роспатент подана заявка N 2016737522 о государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2016737522 в отношении товаров 1, 4-го и услуг 35, 40, 41, 42-го классов Международной классификации товаров для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 10.10.2017 принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения с указанием элемента "ГПН" в качестве неохраняемого.

В Роспатент 29.12.2017 заявителем было подано возражение против решения о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016737522, мотивированное тем, что элемент "ГПН" является словом, обладает различительной способностью, в связи с чем, наряду с изобразительным элементом ему должна быть предоставлена правовая охрана.

Решением Роспатента от 28.04.2018 в удовлетворении требований заявителя было отказано.

Не согласившись с данным решением Роспатента, общество "Газпром нефть" обратилось в суд с настоящим заявлением.

Общество "Газпром нефть" указало на необоснованность и несоответствие нормам применимого права выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом решении.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителей органа, принявшего оспариваемый акт, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты (10.10.2016) поступления заявки N 2016737522 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572, с датой начала действия 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 названных Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретенной различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на , со длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение по заявке N 2016737522 состоит из изобразительного элемента и сочетания согласных букв "ГПН" синего цвета, выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе охраноспособности заявленного обозначения Роспатент правомерно пришел к следующим выводам.

Заявленное обозначение, как указано выше, является комбинированным, состоит из изобразительного элемента и сочетания согласных букв русского алфавита "ГПН".

Отсутствие гласных букв в составе буквенного элемента не позволило Роспатенту признать его словесным.

Поэтому Роспатент рассматривал элемент "ГПН" как простое сочетание согласных букв.

Кроме того, Роспатент верно отметил, что элемент "ГПН" не имеет характерного графического исполнения.

Таким образом, Роспатент правильно указал, что в связи с тем, что элемент "ГПН" не обладает различительной способностью, предоставление ему правовой охраны в данной части противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

В этой связи государственная регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке N 2016737522 может быть осуществлена только с указанием элемента "ГПН" в качестве неохраняемого.

Довод заявителя о том, что элемент "ГПН" является словом, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана, отклоняется судебной коллегией в связи со следующим.

Как было указано ранее, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Роспатент ссылается на то, что согласно определению, содержащемуся в Большом Энциклопедическом Словаре, "слово" - это одна из основных единиц языка, служащая для именования предметов, лиц, процессов, свойств.

В языкознании слово рассматривается с точки зрения звукового состава, значения, морфологического строения, словообразовательного характера, участия в той или иной парадигме, принадлежности к какой-либо части речи, роли в предложении, стилистической функции, происхождения" (см. "Большой энциклопедический словарь", гл. редактор А.М. Прохоров, изд. 2-е, научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 1998 г, стр. 1111).

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что из приведенного определения следует, что буквенное сочетание "ГПН" в данном конкретном случае не отвечает признакам, характеризующим определение "слово", поскольку не обладает самостоятельным значением.

Также Роспатент отметил, что слова состоят из слогов (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. Электронная версия. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1029574).

Согласно учебному пособию "Звуковой строй современного русского языка" (Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности "Русский язык и литература" Л.В. Бондарко "Звуковой строй современного русского языка", Москва, Просвещение, 1977, страницы 122, 123) обязательным элементом слога является гласный, образующий центр, вершину слога.

При этом заявитель указывает, что "ГПН" представляет собой буквенную аббревиатуру, которая, по его мнению, является словом.

В этой связи заявитель полагает, что элемент "ГПН" произносится с учетом правил русского языка по названиям букв.

Как было указано выше, слоги состоят из согласных звуков и гласного, который является обязательным элементом слога.

При этом следует отметить, что названия букв "гэпээн" не соотносятся с соответствующими им согласными звуками [г], [п], [H], характеризующими буквы.

Таким образом, Роспатент обосновано указал, что элемент "ГПН" не является словом, поскольку содержит (именно при написании) в своем составе только согласные звуки.

Кроме того, Роспатент верно отметил, что с точки зрения русского языка слитное произношение трех подряд согласных букв "ГПН" как правило является затруднительным.

Подтверждением данного факта является практическое отсутствие слов в русском языке, начинающихся с сочетания согласных "ГПН" и включающих его в себя.

В этой связи российские потребители не будут произносить "ГПН" слитно ввиду отсутствия в его составе гласной, а произносится исключительно "по буквам".

Данное обстоятельство также указывает на отсутствие у элемента "ГПН" словесного характера, то есть этот элемент не является словом.

При этом Роспатент верно указал, что не обоснован довод заявителя о том, что элемент "ГПН" обладает различительной способностью, поскольку элемент используется для индивидуализации товаров и/или услуг в доменных именах заявителя и ключевых словах в поисковых машинах.

В подтверждение данного довода заявитель приводит судебную практику по делам о нарушении исключительных нрав на товарные знаки, используемые в доменных именах.

При этом заявитель не приводит примеры доменных имен, в которых он использует именно элемент "ГПН" (написанный кириллицей, а не латинскими буквами).

Вместе с тем судебная коллегия отмечает, что указанный довод заявителя, в первую очередь, не опровергает выводов Роспатента о том, что регистрация элемента "ГПН" в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Кроме того, приведенная заявителем судебная практика касается использования других обозначений в доменных именах и ключевых словах в поисковых системах, и не может свидетельствовать о наличии различительной способности у элемента "ГПН".

Также заявитель приводит довод о том, что буквенная часть обозначения "ГПН" приобрела различительную способность, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана. В подтверждение данного довода заявителем представлены материалы, указывающие на использование элемента "ГПН" в сети Интернет.

Судебная коллегия учитывает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент сделал обоснованный вывод о том, что представленные заявителем материалы (договор от 22.12.2016, договор поставки нефти от 16.12.2016, контракт от 04.11.2016, контракт от 13.12.2016, распечатки поисковых запросов "гпн" в поисковых системах "Гугл" и "Яндекс", электронные издания СМИ kommersant.m, rhc.ru), которые иллюстрируют использование элемента "ГПН", в том числе в электронных и печатных СМИ, а также в сети Интернет, не содержат сведений об интенсивном использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации именно до даты его приоритета (10.10.2016) по заявке N 2016737522.

Данный вывод правомерно сделан Роспатентом на основании того, что в материалах возражения отсутствуют фактические данные о значительных объемах поставок и территории реализации товаров, а также сведения о затратах на рекламу и степени информированности потребителя о заявителе и его товарах, маркированных заявленным обозначением.

При этом судебная коллегия считает необходимым отметить обстоятельства того, что также в материалах, представленных заявителем, нет ни одного доказательства использования элемента "ГПН", в том числе в составе заявленного обозначения, при маркировке каких-либо товаров 1, 4-го и оказании каких-либо услуг 35, 40, 41 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения до даты приоритета (10.10.2016) по заявке N 2016737522.

Таким образом, довод заявителя о приобретении различительной способности обозначением в результате его использования не подтверждается материалами дела, в связи с чем не может быть принят во внимание.

Судебная коллегия полагает, что довод заявителя о том, что при рассмотрении возражения Роспатент вышел за пределы решения о государственной регистрации в качестве товарного знака спорного обозначения, установив, что сочетание букв "ГПН" не является словом, в связи с чем нарушил процедуру рассмотрения возражения, является необоснованным в силу следующего.

В решении экспертизы Роспатента на странице 8 заключения по результатам экспертизы спорного обозначения указано, что входящий в состав заявленного обозначения элемент "ГПН" представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера.

В свою очередь, в опровержение данного вывода заявитель в поданном возражении указывал, что сочетание букв "ГПН" обладает словесным характером, является словом.

Таким образом, Роспатент, принимая решение по результатам рассмотрения возражения, лишь подтвердил выводы, сделанные экспертизой Роспатента при принятии решения Роспатента по заявке N 2016737522.

Судебная коллегия считает, что довод заявителя о том, что в оспариваемом решении Роспатента отсутствует оценка представленного заявителем лингвистического заключения, противоречит материалам дела.

При принятии оспариваемого решения Роспатента все приведенные доводы заявителя, а также представленные материалы Роспатентом были исследованы.

Так, в отношении представленного лингвистического заключения, Роспатентом отмечено, что оно не только не опровергает выводы коллегии (приведенные па странице 2, 3, 6 заключения коллегии), но и подтверждает, что элемент "ГПН" является именно аббревиатурой, не имеющей словесного характера в связи с тем, что состоит только из согласных букв.

При этом судебная коллегия учитывает, что заявителем не было представлено надлежащих доказательств того, что российские потребители считают, что аббревиатура "ГПН" относится именно к обществу "Газпром нефть", а не например, к такому государственному учреждению как "ГосПожарНадзор" или такому товару как "газо поршневые насосы".

Более того, как правильно пояснили в судебном заседании представители Роспатента и указали в отзыве на заявление общества "Газпром нефть" в лингвистическом заключении рассмотрены лишь вопросы о том, является ли аббревиатура ГПН эквивалентом имени собственного "Газпром нефть", является ли аббревиатура GPN транслитерацией аббревиатуры ГПН, обладают ли указанные аббревиатуры характеристиками, указывающими на их словесный характер.

При этом вопреки доводам заявителя, выводы лингвистического заключения относительно наличия словесного характера у элемента "GPN" были сделаны без учета признаков слова, приведенных в определении из словарно-справочных материалах, указанных выше.

Так, представители Роспатента в судебном заседании, письменном отзыве верно указали, что в этом лингвистическом заключении отсутствуют выводы о том, что элемент "ГПН" обладает словообразовательным характером, является частью речи и имеет звуковой состав, что является основными признаками слова.

Учитывая названные обстоятельства, правомерным является вывод Роспатента в оспариваемом решении от 28.04.2018 о том, что лингвистическое заключение не опровергает выводы (приведенные на странице 2, 3, 6 заключения коллегии), но и подтверждает, что элемент "ГПН" является именно аббревиатурой, не имеющей словесного характера в связи с тем, что состоит только из согласных букв.

В отношении цветографического решения элемента "ГПН" Роспатент обосновано отметил, что такое решение не имеет оригинального, запоминающегося графического исполнения (за счет запоминающегося элемента, их пространственного расположения) и лишено каких-либо декоративных элементов, (страницы 5, абзац 2; страница 6, абзац 2 заключения коллегии Роспатента).

Судебная коллегия отклоняет довод заявителя о том, что Роспатент не учел наличие изобразительного элемента в заявленном на регистрацию спорном обозначении, поскольку Роспатент принял решение о государственной регистрации заявленного обозначения именно с учетом наличия в комбинированном товарном знаке изобразительного элемента, обладающего различительной способностью, которому предоставлена правовая охрана.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что заключение коллегии, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.04.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 10.10.2017 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2016737522 в качестве товарного знака, содержит анализ всех доказательств и доводов, приведенных заявителем в возражении.

Судебная коллегия считает, что доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 28.04.2018 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

Учитывая изложенное, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании решения Роспатента от 28.04.2018 недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления публичного акционерного общества "Газпром нефть" отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" (ул. Галерная, д. 5, лит. А, Санкт-Петербург, 190000, ОГРН 1025501701686) из федерального бюджета 3 000 (Три тысячи) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 09.07.2018 N 9334 за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря