Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2018 г. N С01-982/2018 по делу N А48-41/2018 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки подлежит направлению на новое рассмотрение, поскольку, принимая во внимание отсутствие в материалах дела мотивированного и документально подтвержденного заявления предпринимателя о необходимости снижения заявленной обществом компенсации ниже установленного законом предела, у судов нижестоящих инстанций отсутствовали правовые основания для самостоятельного снижения первоначально заявленной суммы компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2018 г. N С01-982/2018 по делу N А48-41/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 6 ноября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Авента-Инфо" (2-й Смоленский пер., д. 1/4, Москва, 121099, ОГРН 1037702034480) на решение Арбитражного суда Орловской области от 11.05.2018 по делу N А48-41/2018 (судья Волкова Е.П.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по тому же делу (судьи Ушакова И.В., Щербатых Е.Ю., Поротиков А.И.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Авента-Инфо"

к индивидуальному предпринимателю Пушкареву Ивану Михайловичу (г. Орел, ОГРНИП 304575207800013)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании принял участие индивидуальный предприниматель Пушкарев Иван Михайлович (паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Авента-Инфо" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Пушкареву Ивану Михайловичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации в размере 300 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 424762, N 500593 и N 425502, а также расходов на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 11.05.2018 исковые требования удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация в размере 10 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 270 рублей.

Дополнительным решением Арбитражного суда Орловской области от 07.06.2018 с предпринимателя в пользу общества взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере 990 рублей.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 решение Арбитражного суда Орловской области от 11.05.2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества - без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Общество, возражая против выводов судов первой и апелляционной инстанций в части определения размера компенсации за допущенное предпринимателем нарушение исключительных прав на товарные знаки, принадлежащие обществу, указывает на то, что суды в отсутствие мотивированного заявления предпринимателя неправомерно снизили размер компенсации, рассчитанной в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество полагает, что суды не привели обоснования неразумности заявленного размера компенсации, при том, что признали доказанным факт незаконного использования предпринимателем товарных знаков общества, в том числе с учетом выводов, изложенных в решении Арбитражного суда Орловской области от 18.09.2017 по делу N А48-5642/2017.

Истец также указывает на то, что поскольку судами первой и апелляционной инстанций неверно определен размер компенсации за допущенное нарушение исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки, то у судов отсутствовали правовые основания для снижения суммы судебных расходов на оплату услуг представителя, чрезмерность и необоснованность которой ответчиком не доказана.

Предприниматель в отзыве не согласился с доводами, изложенными в кассационной жалобе, полагая, что суды первой и апелляционной инстанций верно определили размер компенсации за допущенное им нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 424762, 500593, 425502 исходя из характера допущенного нарушения, отсутствия умысла предпринимателя причинить ущерб обществу.

Кроме того, предприниматель полагает, что заявленная сумма судебных расходов на оплату услуг представителя, понесенных истцом в рамках настоящего дела, не соответствует критериям разумности и обоснованности, поскольку представитель общества не принимал участие в судебных заседаниях.

В судебном заседании предприниматель возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителя.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 424762, N 500593 и N 425502, включающих словесный элемент "DAT Система бренд-контроля".

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Орловской области от 18.09.2017 по делу N А48-5642/2017 установлен факт реализации предпринимателем контрафактного препарата "Престиж-КС", на котором размещены обозначения, сходные до степени смешения с упомянутыми товарными знаками, в связи с чем предприниматель был привлечен к административной ответственности за совершение нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде предупреждения с конфискацией контрафактного товара.

Согласно представленному в материалы дела лицензионному договору от 10.01.2017, заключенному между обществом (лицензиар) и закрытым акционерным обществом Фирма "Август" (лицензиат) стоимость права использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 424762, N 500593 и N 425502 (лицензионное вознаграждение) установлено в размере 150 000 рублей в год (пункт 3.1 лицензионного договора).

Общество, полагая, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Орловской области от 18.09.2017 по делу N А48-5642/2017 установлен факт незаконного использования предпринимателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 424762, N 500593, N 425502, обратилось в Арбитражный суд Орловской области с настоящим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, установил наличие у общества исключительных прав на указанные товарные знаки, а также признал доказанным факт нарушения предпринимателем этих прав.

Определяя размер компенсации за допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки, суд первой инстанции принял во внимание характер допущенного ответчиком правонарушения (реализация одной единицы товара стоимостью 350 рублей), отсутствие умысла ответчика в причинении вреда истцу, а также отсутствие сведений о совершении ответчиком иных нарушений исключительных прав истца и исходя из минимального размера компенсации, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, признал обоснованной и разумной компенсацию за допущенное ответчиком нарушение в общей сумме 10 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в решении от 11.05.2018.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным приходит к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Наличие у общества исключительных прав на товарные знаки, в защиту которых оно обратилось с настоящим иском в суд, равно как и факт нарушения этих прав предпринимателем признаны судами доказанными на основании оценки представленных в материалы дела доказательств, с учетом ранее установленных в рамках дела N А48-5642/2017 обстоятельств, и предпринимателем не оспариваются, а потому правомерность этих выводов судом кассационной инстанции не проверяется.

Доводы, изложенные в кассационной жалобе общества, сводятся к его несогласию с определением судами размера компенсации за допущенное ответчиком нарушение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как усматривается из искового заявления общества, оно обратилось с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака), представив в подтверждение стоимости права использования принадлежащих ему товарных знаков лицензионный договор от 10.01.2017.

Из обжалуемого решения суда первой инстанции следует, что суд первой инстанции, констатировав, что обществом к взысканию заявлена компенсация, рассчитанная исходя из двукратного размера стоимости права использования товарных знаков, вместе с тем самостоятельно изменил вид взыскиваемой компенсации и исходил из размера компенсации, определяемого по усмотрению суда (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

При этом, принимая во внимание, что истец требовал взыскать компенсацию за незаконное использование ответчиком трех самостоятельных объектов интеллектуальной собственности, а судами взыскана компенсация в минимальной размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (10 000 рублей), при отсутствии указания в судебных актах на конкретный размер компенсации за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае компенсация была взыскана судами ниже минимального размера, установленного действующим законодательством, за нарушение исключительного права на каждый из товарных знаков.

Вместе с тем суды в обжалуемых судебных актах не привели мотивы, по которым они самостоятельно изменили вид взыскиваемой компенсации и взыскали ее ниже минимального размера, установленного законом.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - постановление N 28-П), при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1311 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Вместе с тем из материалов дела не следует, что ответчик представлял в суд первой инстанции мотивированное заявление о необходимости снижения заявленного размера компенсации по критериям, изложенным в постановлении N 28-П, равно как и представлял надлежащие доказательства, явно свидетельствующие о возможности подобного снижения по упомянутым критериям. Более того, ответчик при рассмотрении дела судом первой инстанции в судебные заседания не являлся, отзыв на исковое заявление не представлял.

Правовая позиция относительно размера заявленной компенсации была изложена ответчиком лишь в отзыве на апелляционную жалобу, однако она выразилась только в указании на несоответствие заявленного размера компенсации последствиям допущенного нарушения.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Снижение размера компенсации ниже установленного законом предела возможно исключительно при наличии мотивированного и документального подтвержденного заявления ответчика.

Однако в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не представил доказательств наличия условий для снижения заявленного размера компенсации ниже установленного предела, изложенных в постановлении N 28-П.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие в материалах дела мотивированного и документально подтвержденного заявления предпринимателя о необходимости снижения заявленной обществом компенсации ниже установленного законом предела, у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали правовые основания для самостоятельного снижения первоначально заявленной суммы компенсации. Суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снизили заявленные исковые требования ниже минимального предела, установленного законом.

Аналогичная правовая позиция выражена Верховным Судом Российской Федерации в определении от 23.08.2018 N 305-ЭС18-4819 по делу N А41-6080/2017.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на их выводы относительно размера подлежащей взысканию компенсации.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судами неправильно применены нормы материального права и сделаны выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

При этом определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, и суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные при рассмотрении дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым отметить, что дополнительное решение Арбитражного суда Орловской области от 07.06.2018 по настоящему делу является самостоятельным судебным актом.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, не предложив истцу уточнить просительную часть апелляционной жалобы и указав в обжалуемом постановлении, что апелляционная жалоба подана, в том числе на дополнительное решение Арбитражного суда Орловской области от 07.06.2018, в резолютивной части постановления оставил без изменения только решение Арбитражного суда Орловской области от 11.05.2018. Соответствующая ошибка в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не была исправлена.

Следовательно, судом апелляционной инстанции не принято процессуальное решение по апелляционной жалобе на дополнительное решение Арбитражного суда Орловской области от 07.06.2018 по настоящему делу.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе проверить наличие оснований для снижения заявленного истцом размера компенсации, определить ее размер исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Орловской области от 11.05.2018 по делу N А48-41/2018 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Д.И. Мындря

Судья

В.А. Химичев