Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2018 г. по делу N СИП-450/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку присутствует угроза смешения оспариваемого обозначения и противопоставленных ему товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2018 г. по делу N СИП-450/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 26 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Мындря Д.И., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебных заседаний Голубчиковой А.С., после перерыва помощником судьи Сметневой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 312028015000412) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 9, Москва, 127287, ОГРН 1047796691821).

В судебном заседании приняли участи представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Глобал 1" - Джалилова Э.Э. (по доверенности от 01.12.2016 N 25/2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Батршина Гузель Радиковна (далее - ИП Батршина Г.Р., заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Глобал 1" (далее - общество "Глобал 1", правообладатель, третье лицо).

Заявленные ИП Батршиной Г.Р. требования мотивированы неправомерностью вывода Роспатента о соответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

В обоснование заявления ИП Батршина Г.Р. ссылается на то, что Роспатент неправомерно исходил из наличия в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ЯРОСЛАВСКИЙ", поскольку он указывает на место нахождения производителя товаров (услуг) либо место их производства (оказания).

Также полагает неправомерной ссылку Роспатента на наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", так как данный элемент является неохраняемым, и указывает на вид оказываемых услуг. В связи с этим заявитель полагает, что сравнению подлежат только словесные элементы "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ" и "ВЕРНИСАЖ".

ИП Батршина Г.Р. считает неправомерной позицию Роспатента о том, что комбинация словесных элементов, включенных в оспариваемый товарный знак, способна вызвать в сознании потребителя ассоциации, связанные с конкретным предприятием, функционирующим с 2011 года и обладающим определенной репутацией, и не может вызвать сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель считает неправомерной ссылку коллегии палаты по патентным спорам на использование в оспариваемом товарном знаке оригинального шрифта и яркой цветовой гаммы, мотивируя свою позицию тем, что противопоставленные товарные знаки являются словесными, поэтому использование оригинального шрифта и цветовой гаммы, по его мнению, не имеет значения. При этом полагает, что использованный в оспариваемом товарном знаке шрифт является стандартным.

Кроме того, заявитель считает неправомерным вывод Роспатента о неоднородности услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) противопоставленных товарных знаков услугам 36-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака. При этом обращает внимание на то, что услуги 35-го и 42-го классов МКТУ противопоставленных товарных знаков касаются продвижения и продаж товаров, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака использует его в деятельности торгового центра, в связи с чем заявитель считает, что в рассматриваемом случае имеется однородность "по факту".

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов заявителя.

При новом рассмотрении дела Роспатент представил в суд письменные пояснения, в которых поддержал позицию, изложенную при первоначальном рассмотрении дела, а также отметил, что какой-либо информации об использовании и известности противопоставленных товарных знаков в материалы дела представлено не было, в связи с чем считает вероятность смешения в сознании потребителей сравниваемых товарных знаков низкой.

Правообладатель представил письменные объяснения, в которых против заявленных требований возражает, полагая доводы заявителя несостоятельными.

При новом рассмотрении дела правообладатель представил письменные объяснения, в которых отметил, что вероятность смещения сравниваемых товарных знаков является низкой, заявителем не представлено в материалы дела доказательств наличия обстоятельств, влияющих на различительную способность принадлежащих ему знаков обслуживания; круг потребителей и их внимательность; наличие серии товарных знаков; наличие доказательств фактического смешения реализуемых товаров/услуг.

Также третье лицо полагает, что вывод об однородности товаров и услуг спорных товарных знаков не может быть сделан потребителем исходя из условий реализации товаров/услуг - согласно сведениям из ЕГРЮЛ и ЕГРИП заявителем и третьим лицом осуществляется различная деятельность; услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, оказываются заявителем и третьим лицом в разных областях деятельности.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2018 по настоящему делу в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018 решение суда от 24.01.2018 отменено, дело направлено на новое рассмотрение Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В судебном заседании представители Роспатента и третьего лица просили отказать в удовлетворении заявленных предпринимателем требований.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя не обеспечил. В порядке статей 121 - 123, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в его отсутствие.

Выслушав явившихся представителей участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков Российской Федерации, оспариваемый товарный знак по заявке N 2015706921 с приоритетом от 16.03.2015 зарегистрирован Роспатентом 12.05.2016 (свидетельство Российской Федерации N 573754) на имя общества "Глобал 1" в отношении товаров 16-го и услуг 35, 36, 41, 43-го классов МКТУ.

В Роспатент 15.02.2017 поступило возражение ИП Батршиной Г.Р. против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 16-го, услуг 35, 43-го классов МКТУ, а также услуги 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества", мотивированное тем, что регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку он сходен до степени смешения с принадлежащими заявителю товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 515954, 550628, 573377, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 35, 42, 43-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 11.04.2017 в удовлетворении возражения ИП Батршиной Г.Р. было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, ИП Батршина Г.Р. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), следует, что при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2015) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) этого пункта.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого сравниваемыми товарными знаками, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 42 Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 573754 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ", выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синем, зеленом, красном, желтом, черном цветовом сочетании, и словесные элементы "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", выполненные более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита.

Словесные элементы "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" включены в оспариваемый товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16-го "печатная продукция; авторучки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; карандаши; конторские принадлежности [за исключением мебели наборы бумажных письменных принадлежностей; открытки почтовые; пакеты бумажные; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; папки для документов; писчебумажные товары; письменные принадлежности", услуг 35-го "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; комплектование штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат торговых автоматов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая", 36-го "агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью; финансирование", 41-го "воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; прокат видеокамер; развлечение гостей; развлечения; услуги казино; фотографирование; шоу-программы", 43-го "аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; закусочные; кафе; кафетерии; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 515954 и N 573377 с приоритетом от 09.10.2000 и 27.10.2014 соответственно, зарегистрированы на имя заявителя и представляют собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение "ВЕРНИСАЖ".

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 515954 предоставлена в отношении услуг 35-го "реклама; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; маркетинг; коммерческая и статистическая информация; аукционная продажа; импортно-экспортные операции; услуги по ведению банков данных; организация ярмарок, выставок с рекламной и коммерческой целью; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях; услуги по содействию в сбыте товаров (для третьих лиц); сбыт товара через посредников", 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров" классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573377 предоставлена в отношении услуг 35-го "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" и 43-го "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские" классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 550628 с приоритетом от 26.07.2013 зарегистрирован на имя заявителя и представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение "Вернисаж", где первая буква заглавная, остальные строчные.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи товаров; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; дистанционная продажа товаров потребителям".

Роспатент в обжалуемом решении указал, что сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент "ВЕРНИСАЖ", однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в целом, поскольку наличие в оспариваемом товарном знаке, помимо слова "ВЕРНИСАЖ", слова "ЯРОСЛАВСКИЙ", расположенного в начальной позиции, а также неохраняемых словесных элементов "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" существенно удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми товарными знаками, при этом дополнительные словесные элементы, образующие словосочетание со словом "ВЕРНИСАЖ", усиливают индивидуализирующую функцию товарных знаков со словесным элементом "ВЕРНИСАЖ" в целом, формируя в сознании потребителя ассоциативное восприятие, отличное от восприятия словарного значения слова "ВЕРНИСАЖ".

Роспатент также пришел к выводу, что сравниваемые товарные знаки характеризуются различным общим зрительным впечатлением, которое они оказывают на потребителя, поскольку общее зрительное впечатление от восприятия оспариваемого товарного знака формируется с учетом использования оригинального шрифта и яркой цветовой гаммы в словосочетании "ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ", а также включения в него словесных элементов "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС", в отличие от словесных обозначений "ВЕРНИСАЖ", не содержащих в себе каких-либо дополнительных элементов. При этом наличие дополнительных словесных элементов в оспариваемом товарном знаке увеличивает его визуальную длину, что также оказывает влияние на формирование общего зрительного впечатления от его восприятия.

Данные выводы были поддержаны судом первой инстанции при первоначальном рассмотрении настоящего дела.

Вместе с тем, анализируя позицию Роспатента, сформированную при рассмотрении вопроса однородности товаров и услуг сравниваемых товарных знаков, суд первой инстанции при первоначальном рассмотрении настоящего дела пришел к выводу, что наличие возможной однородности услуг 36, 35, 42-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не опровергают вывод об отсутствии возможности смешения товарных знаков ввиду имеющихся между ними существенных различий и обусловленного этими различиями отсутствия сходства.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суду необходимо провести оценку вероятности смешения обозначений, сделав выводы о степени сходства (высокой, средней или низкой); провести сравнение перечней товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, с целью установления степени их однородности (высокой, средней или низкой); а также при наличии соответствующих доводов установить наличие обстоятельств, которые влияют на вероятность смешения (различительную способность старших знаков обслуживания, круг потребителей и уровень их внимательности, наличие серии товарных знаков, наличие доказательств фактического смешения, приобретение спорным обозначением высокой различительной способности и другие); суду первой инстанции необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

Рассматривая дело повторно, с учетом обязательных для исполнения указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд приходит к противоположному выводу о том, что регистрация оспариваемого предпринимателем товарного знака противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Анализируя принадлежащие заявителю противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 515954, 550628, 573377 и словесный элемент "ВЕРНИСАЖ" спорного товарного знака, суд установил, что в настоящем случае имеется полное фонетическое тождество элемента "ВЕРНИСАЖ".

Как отмечено в Методических рекомендациях, вхождение одного обозначения в другое является основанием для признания таких обозначений сходными до степени смешения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 по делу N СИП-159/2013, от 04.07.2014 по делу N СИП-9/2013, от 19.06.2015 по делу N СИП-901/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2015 N 300-ЭС15-12309 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 02.12.2016 по делу N СИП-315/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 N 300-КГ17-1908 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-314/2016, от 29.05.2017 по делу N СИП-677/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2017 N 300-КГ17-12149 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 и других.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу N СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значение, на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Также суд приходит к выводу, что присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента "ЯРОСЛАВСКИЙ" не придает ему, вопреки позиции Роспатента, какого-либо иного семантического значения в сравнении со словом "ВЕРНИСАЖ", кроме уточнения места нахождения правообладателя и (или) места производства, реализации товаров, оказания услуг, в связи с чем не может являться доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке, воспринимается лишь в качестве характеризующего термина.

По той же причине воспринимается лишь в качестве характеризующего термина словесный элемент спорного товарного знака "ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС".

Вместе с тем довод ИП Батршиной Г.Р. о том, что неохраняемый словесный элемент товарного знака не подлежит учету при проведении сравнения, подлежит отклонению, поскольку не соответствует изложенной выше правовой позиции высших судебных инстанций по данному вопросу, касающейся необходимости учета таких неохраняемых элементов при проведении сравнения товарных знаков.

Судебная коллегия поддерживает довод заявителя о наличии неправомерной ссылки коллегии палаты по патентным спорам на использование в оспариваемом товарном знаке оригинального шрифта и яркой цветовой гаммы, мотивированный тем, что противопоставленные товарные знаки являются словесными, поэтому использование оригинального шрифта и цветовой гаммы не имеет значения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11 отмечено, что для словесных обозначений отличие шрифта не влияет на оценку обозначения.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2018 по делу N СИП-314/2017 и от 09.02.2018 по делу N СИП-362/2017.

При этом "комбинированность" оспариваемого товарного знака выражается в применении оригинального шрифта и заливке отдельных букв разными цветами (синий, зеленый, красный, желтый). Какие-либо изобразительные элементы в оспариваемом товарном знаке отсутствуют.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия приходит к выводу о средней степени сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 573754 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 515954, N 573377 и N 550628 по семантическому и графическому критериям.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Наличие сходства словесного элемента сравниваемых товарных знаков "ВЕРНИСАЖ" является основанием для проведения анализа на предмет однородности товаров и услуг, для которых данные обозначения зарегистрированы.

Необходимость осуществления анализа однородности товаров и услуг, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки, при установленном обстоятельстве их сходства, прямо предусмотрена нормой подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Сопоставив оспариваемый и сходные с ним противопоставленные товарные знаки на предмет однородности услуг 35, 43-го классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, суд признает правильным вывод Роспатента, изложенный в оспариваемом решении, согласно которому они являются однородными в силу их идентичности или соотношения друг с другом как род-вид. Данный вывод заявителем не оспаривается.

Также суд считает обоснованным вывод Роспатента об отсутствии однородности товаров 16-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака услугам 35, 42-го классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку они различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, относятся к разным видам хозяйственной деятельности (производство печатной продукции и конторских принадлежностей, с одной стороны, и продвижение и реализация товаров иных производителей, с другой), в связи с чем не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В ином случае, если следовать логике заявителя, все товары с 1-го по 34-й класс МКТУ должны быть признаны однородными, например, услугам "реализация товаров".

В то же время суд приходит к выводу, что услуга 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества" является однородной услуге 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы", в отношении которой зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 550628 и N 573377, поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду). При этом под "площадями" могут пониматься и объекты недвижимого имущества.

Таким образом судебная коллегия приходит к выводу о наличии средней степени однородности товаров/услуг оспариваемого и противопоставленных ему товарных знаков.

Учитывая, что спорному товарному знаку противопоставлена серия товарных знаков с объединяющим элементом "ВЕРНИСАЖ", имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных для однородных услуг, при оценке возможности смешения обозначений подлежат учету разъяснения, содержащиеся в постановлении президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, согласно которым угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. Как правило, потребитель руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Для признания средств идентификации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Аналогичная правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 по делу N А56-62226/2014.

Суд по интеллектуальным правам, с учетом всех вышеуказанных обстоятельств, признает, что в настоящем случае присутствует угроза смешения оспариваемого товарного знака свидетельству Российской Федерации N 573754 и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 515954, N 573377 и N 550628.

В связи с этим подлежат отклонению доводы лиц, участвующих в деле, о наличии либо отсутствии известности сравниваемых товарных знаков.

Также отклоняется довод третьего лица об отсутствии использования заявителем противопоставленных товарных знаков, поскольку данный вопрос не является предметом рассмотрения по настоящему делу.

В то же время суд отмечает, что основные виды деятельности заявителя и третьего лица, указанные в сведениях из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, носят обобщающий и абстрактный характер, при этом в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие, что лица фактически осуществляют только указанные в реестрах виды деятельности.

Принимая во внимание вышеперечисленные обстоятельства, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с чем заявленные требования предпринимателя подлежат удовлетворению.

Согласно правовой позиции высших судебных инстанций, изложенной в пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Принимая во внимание, что позиция Роспатента по вопросу об основаниях предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754 является определенно выраженной и не установлено нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, коллегия судей не считает возможным направить возражение предпринимателя на новое рассмотрение в Роспатент.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.04.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754, как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 573754 в отношении всех услуг 35, 43-го и услуги "аренда недвижимого имущества" 36-го класса Международной классификации товаров и услуг.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Батршиной Гузель Радиковны (ОГРНИП 312028015000412) 450 (Четыреста пятьдесят) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Д.И. Мындря

Судья

С.П. Рогожин