Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2018 г. по делу N СИП-207/2018 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 ноября 2018 г. по делу N СИП-207/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мощиком Я.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Интер Групп" (ул. Электрозаводская, д. 24, Москва, 107023, ОГРН 1027718016534)

к иностранному лицу MIR METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Metro-Strasse 1, 40235, Dusseldorf (DE))

о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 735982 в связи с его неиспользованием.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Интер Групп" - Ангелова И.Б. (по доверенности от 22.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интер Групп" (далее - Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу MIR METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (далее - Компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 735982 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков" в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебное заседание явился представитель Общества.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, отзыва и иных документов не представил.

Копия определения о принятии искового заявления к производству от 26.04.2018, а также запрос о вручении за границей судебных или внесудебных документов с надлежащим образом заверенным переводом на немецкий язык были направлены в адрес компетентного органа земли Северный Рейн-Вестфалия Федеративной Республики Германия - Die Prasidentin des Oberlandesgerichts Dusseldorf (по месту регистрации ответчика) в порядке, предусмотренном Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965).

В материалы дела 31.07.2018 поступил ответ компетентного органа земли Северный Рейн Вестфалия Федеративной Республики Германия, согласно которому соответствующие документы были вручены ответчику 04.07.2018.

Таким образом, ответчик был надлежащим образом извещен о начавшемся в отношении него судебном процессе.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Информация и текст определения об отложении судебного заседания были своевременно размещены в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда (http://kad.arbitr.ru).

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в суд также не направил.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, указав, что на основании Мадридского Соглашения о международной регистрации от 14.04.1891 года ведение Реестра международных регистраций знаков осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатент не уполномочен предоставлять выписки из международного реестра.

Также в своем отзыве Роспатент указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей Компании и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель Общества поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска Общество указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность по реализации товаров, однородных товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации реализуемых товаров.

В частности, Общество сообщило, что оно входит в группу компаний, осуществляющих деятельность, связанную с производством и реализацией, в том числе, товаров 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак (чай, кофе, безалкогольные напитки).

Также истец сообщил, что им 28.12.2016 поданы заявка N 2016749718 в Роспатент на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "ENERGYZER" и заявка N 2016749719 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "ENERGYSER" в качестве товарных знаков в отношении товаров 32-го класса МКТУ. В результате экспертизы по указанным заявкам Роспатентом вынесены решения от 17.07.2018 и от 28.06.2018 соответственно об отказе в государственной регистрации товарных знаков (знаков обслуживая) ввиду несоответствия заявленных обозначений требованиям законодательства, в которых противопоставлена оспариваемая международная регистрация.

Ответчик, являющийся иностранным юридическим лицом, извещенный надлежащим образом в соответствии с положениями Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (заключенной в г. Гааге 15.11.1965), отзыва на исковое заявление или иных возражений в суд не направил.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Реестра международных регистраций знаков Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "POWER UP ENERGIZER THE SUPER ENERGY DRINK" по международной регистрации N 735982 (дата регистрации - 21.06.2000; дата окончания срока действия регистрации - 21.06.2020), зарегистрированного в отношении товаров 32-го класса МКТУ: "пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков".

Товарный знак охраняется на территории Российской Федерации с дискламацией словесных элементов "THE SUPER ENERGY DRINK".

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении товаров 32-го класса МКТУ: "минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков".

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес ответчика Обществом 25.01.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Ответ на названное предложение от ответчика не поступал.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В вышеназванном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом поданы в Роспатент заявки N 2016749718 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "ENERGYZER" и N 2016749719 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "ENERGYSER" в качестве товарных знаков в отношении широкого перечня товаров 32-го класса МКТУ.

Оценив комбинированные обозначения, в отношении которых истцом поданы заявки N 2016749718 и N 2016749719, и спорный товарный знак ответчика по международной регистрации N 735982, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку имеют тождественный словесный элемент "ENERGYZER" и сходный элемент "ENERGYSER". При этом судебная коллегия признает словесные элементы обозначений по заявкам N 2016749718 и N 2016749719 доминирующими, а наличие изобразительного элемента - не влияющим на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу, что товары 32-го класса МКТУ, перечисленные в заявках N 2016749718 и N 2016749719, являются либо тождественными, либо однородными товарам 32-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: договор подряда от 20.02.2017 N 77/03-17, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Совместное многопрофильное предприятие "Марк-IV" и Обществом, протокол согласования цены N 1 в договору подряда от 20.02.2017 N 77/03-17, платежное поручение от 04.09.2017 N 3203, акт от 06.07.2017 N 5, счет-фактура от 13.07.2017 N 355, акт от 05.10.2017 N 15, счет-фактура от 05.10.2017 N 516, платежное поручение от 23.06.2017 N 2242, декларации Евразийского экономического союза о соответствии от 22.06.2017, от 02.04.2018; договор поставки от 26.07.2016 N 749/К, заключенный между Обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Минеральные воды", товарная накладная от 23.10.2017 N 6648, платежное поручение от 13.12.2017 N 3796, приказ Общества о разработке этикеток для производства безалкогольных напитков Energyzer от 20.10.2016, оригиналы-макеты этикеток от 28.10.2016.

Оценив представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с производством и реализацией безалкогольных напитков, а также продуктов для приготовления напитков.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что Общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 32-го класса МКТУ "минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков", а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 735982 в отношении перечисленных товаров.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (25.01.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 25.01.2014 по 24.01.2018 включительно.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Кодекса ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащих удовлетворению заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака на территории российской Федерации в отношении товаров 32-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован (за исключением товара "пиво", в отношении которого требование не заявлялось).

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Интер Групп" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 735982 в отношении товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков" ("mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages").

Взыскать с иностранного лица MIR METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интер Групп" 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.И. Мындря

Судья

А.А. Снегур