Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. по делу N СИП-658/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2018 г. по делу N СИП-658/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 3 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мосесовой А.Д., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Вектор Медика" (ул. Максима Горького, д. 17А, г. Новосибирск, обл. Новосибирская, 630099, ОГРН 1025403199535)

к Федеральному бюджетному учреждению науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "ВЕКТОР" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (рабочий поселок Кольцово, обл. Новосибирская, 630559, ОГРН 1055475048122) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189037 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Вектор Медика" - Таргонский А.Н. (по доверенности от 11.10.2018);

от Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "ВЕКТОР" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Лобода Д.С. (по доверенности от 15.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Вектор Медика" (далее - истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Федеральному бюджетному учреждению науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "ВЕКТОР" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 189037 и N 189721 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "биологические препараты для фармацевтических целей", вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

На основании части 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 03.10.2018 требование истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189721 вследствие его неиспользования выделено в отдельное производство.

В отзыве и дополнениях к отзыву ответчик возражает против удовлетворения исковых требований.

Отмечая, что он является федеральным бюджетным учреждением, получающим финансирование в виде субсидий на выполнение государственных заданий, ответчик указывает на неиспользование спорного товарного знака по независящим от него обстоятельствам, связанным с отсутствием соответствующего государственного задания и финансирования для этой цели.

Также ответчик ссылается на то, что товарный знак использовался непосредственно истцом с устного согласия ответчика и под контролем последнего.

Кроме того, ответчик указывает на злоупотребление правом со стороны истца, поскольку ответчиком неоднократно предлагалось истцу передать исключительные права на товарный знак на договорной основе, однако истец отвечал отказом. С учетом этого ответчик считает, что действия истца направлены не на использование товарного знака, а на причинение ему вреда путем лишения ответчика исключительного права на спорный товарный знак.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к отзыву.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечил. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "LIPINT" по свидетельству Российской Федерации N 189037, с приоритетом от 10.01.1999, зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ "биологические препараты для фармацевтических целей", для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, сходного до степени смешения с данным товарным знаком, в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Как было указано выше, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что осуществляет производство и поставку через своего комиссионера (ООО "Вектор-Фарм") фармацевтической продукции - в том числе, биологических препаратов для фармацевтических целей под наименованием "Липинт".

Истец указывает, что использует товарный знак "Липинт" по свидетельству Российской Федерации N 189722 на основании лицензионного договора от 07.09.2009, заключенного с правообладателем - компанией Алфарма Лабораторис Корп. Отмечает, что обозначение "Липинт" является сходным до степени смешения с товарным знаком "LIPINT", и используется в отношении однородных товаров.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил регистрационное удостоверение лекарственного средства от 20.03.2007 N ЛСР-000011; договор комиссии от 29.06.2012 N 2906/2012; товарные накладные N 295 от 26.12.2017, N 218 от 05.10.2017, N 299 от 28.12.2017, N 80 от 05.04.2018, от 20.04.2018 N 1544, N 1838 от 30.05.2018; договор купли-продажи от 12.12.2017 N 202-С между ООО "Вектор-Фарм" и ООО "ФК ПУЛЬС" на поставку лекарственных препаратов; счета-фактуры N 1544 от 20.04.2018, N 1481 от 12.04.2018, N 1838 от 30.05.2018; договор поставки от 01.06.2010 N 2084 между ООО "Вектор-Фарм" и АО "НПК "Катрен" на поставку лекарственных препаратов; договор поставки от 11.01.2010 N 11БЛ между ООО "Вектор-Фарм" и ООО "Годовалов" на поставку лекарственных препаратов; спецификации от 11.04.2018 N 549, от 30.05.2018 N 873, от 27.07.2017 N 08, от 09.08.2017 N 09, упаковки препарата , распечатки интернет-страниц.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Сходство фактически используемого истцом обозначения "Липинт" с оспариваемым товарным знаком обусловлено наличием в них тождественных по фонетическому значению словесных элементов, и не оспаривается ответчиком.

Производимые истцом биологические препараты для фармацевтических целей тождественны товарам 5-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (06.07.2018), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 06.07.2015 по 05.07.2018.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении товаров, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака.

В обоснование использования спорного товарного знака ответчик ссылается на то, что товарный знак использовался непосредственно истцом с устного согласия ответчика и под контролем последнего.

Между тем в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие заключение между сторонами такого устного соглашения, либо использование обозначения "Липинт" под контролем ответчика.

При этом представитель истца в судебном заседании наличие такого устного соглашения отрицал.

В представленных ответчиком распечатках интернет-сайта истца не содержится сведений об использовании спорного товарного знака по воле и под контролем ответчика.

В то же время, как следует из представленного истцом лицензионного договора от 07.09.2009 (с учетом дополнительного соглашения к нему от 20.03.2015), истцу предоставлена неисключительная лицензия на использование обозначения "ЛИПИНТ" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189722.

Таким образом, обозначение "Липинт" используется истцом не на основании соглашения с ответчиком либо по его воле и под контролем, а на основании упомянутого лицензионного договора.

Ссылка ответчика на то, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам, мотивированная отсутствием соответствующего государственного задания и финансирования для этой цели, не может быть принята во внимание, поскольку данное обстоятельство, само по себе, еще не свидетельствует о невозможности использования товарного знака ответчиком либо другими лицами по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ.

Суд также отмечает, что ответчиком не представлялись доказательства, свидетельствующие об отсутствии соответствующего государственного задания и финансирования, и о невозможности использования товарного знака вне государственного заказа и финансирования.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании изложенного суд полагает, что ответчиком не доказано использование товарного знака в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Ссылка ответчика на наличие в действиях истца признаков злоупотребления правом не может быть принята во внимание, ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Как отмечено в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, оспаривающего патент.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В обоснование злоупотребления правом ответчик ссылается на то, что им неоднократно предлагалось истцу передать исключительные права на товарный знак на договорной основе, однако истец отвечал отказом, в связи с чем, по мнению ответчика, действия истца направлены не на использование товарного знака, а на причинение вреда ответчику путем лишения его прав на спорный товарный знак.

Суд не может согласится с изложенной позицией ответчика, так как отказ истца в приобретении исключительного права на товарный знак не может, сам по себе, свидетельствовать о наличии признаков недобросовестности в действиях истца, направленных на досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, при наличии доказательств заинтересованности в предъявлении такого иска и отсутствии совокупности доказательств, которые указывали бы на недобросовестность поведения истца.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 189037 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "биологические препараты для фармацевтических целей", вследствие его неиспользования.

Взыскать с Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "ВЕКТОР" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ОГРН 1055475048122) в пользу акционерного общества "Вектор Медика" (ОГРН 1025403199535) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

C.П. Рогожин