Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. N С01-1016/2017 по делу N А56-54447/2016 Наличие у ответчика исключительного права на товарный знак дает ему право на его использование на вывесках принадлежащих ему магазинов, данное обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 декабря 2018 г. N С01-1016/2017 по делу N А56-54447/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 декабря 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны (Санкт-Петербург, ОГРН 304780635100251) на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 по делу N А56-54447/2016 (судья Баженова Ю.С.), постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2018 (судьи Горбачева О.В., Будылева М.В., Загараева Л.П.) и дополнительное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2018 (судьи Горбачева О.В., Будылева М.В., Загараева Л.П.) по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича (г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784727700419) к индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие:

от индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - Брачев С.В. (по доверенности от 14.12.2017);

от индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 28.08.2018), Погорелов О.Н. (по доверенности от 16.01.2018), Пушкин А.С. (по доверенности от 16.01.2018), Погорелова И.В. - лично.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович (далее - ИП Улаев В.А.) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне (далее - ИП Погорелова И.В.) о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Индустриальный пр-кт, д. 24, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128; запрете использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенное на зданиях в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Индустриальный пр-кт, д. 24, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, путем удаления вывесок, в которых используется словосочетание "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ"; взыскании 500 000 руб. компенсации.

В судебном заседании суда первой инстанции 30.11.2016 истец заявил об отказе от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 исковые требования удовлетворены в части признания использования ИП Погореловой И.В. при реализации цветочной продукции обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в г. Санкт-Петербурге по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37, нарушением исключительного права ИП Улаева В.А. на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128; запрета ИП Погореловой И.В. использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" при реализации цветочной продукции на вывесках магазинов по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37. С ИП Погореловой И.В. в пользу ИП Улаева В.А. взыскано 260 000 руб. компенсации; в остальной части иска отказано; в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу производство по делу было прекращено в связи с принятием судом частичного отказа от иска.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 решение суда первой инстанции от 13.12.2016 отменено; принят отказ от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу, производство по делу в данной части прекращено; в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.05.2018 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 по настоящему делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В постановлении от 11.05.2018 Суд по интеллектуальным правам указал, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка необходимых доказательств, в том числе на предмет сходства фактически используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 465128, однородности реализуемых ответчиком товаров товарам 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, определения возможности смешения товаров.

Суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении постановлением от 06.07.2018 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 по настоящему делу оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, истец, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении от 11.05.2018, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит это постановление отменить, в удовлетворении иска отказать.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что из представленных по делу доказательств следует, что ответчик фактически осуществляет торговую деятельность, связанную с реализацией продукции в магазинах, при этом, на вывесках указанных магазинов используется обозначение "цветочная фантазия", которое тождественно товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631, принадлежащему ответчику.

Вместе с тем, правовая охрана товарному знаку ответчика по свидетельству Российской Федерации N 527631 предоставлена, в частности, в отношении таких услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) как продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, наличие у него указанного товарного знака, без каких-либо условий и каких-либо ограничений, дает ему право на фактическое использование зарегистрированного обозначения на вывесках принадлежащих ответчику магазинов, что предусмотрено положениями пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также ответчик в кассационной жалобе указал, что дополнительным постановлением от 16.08.2018 суд апелляционной инстанции с ответчика в пользу истца были взысканы судебные расходы.

Заявитель кассационной жалобы считает, что из-за незаконности постановления суда апелляционной инстанции от 06.07.2018 по настоящему делу и необходимости его отмены, указанное дополнительное постановление также подлежит отмене.

В отзыве на кассационную жалобу истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов кассационной жалобы.

Также истец просил суд кассационной инстанции взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату услуг представителя по настоящему делу, с учетом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в размере 125 000 рублей, понесенные истцом при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ответчика доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты в части удовлетворения исковых требований отменить, в удовлетворении иска отказать.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 465128, зарегистрированного 26.06.2012 с приоритетом 27.10.2010 в отношении товаров 26-го "цветы искусственные" и 31-го "цветы, засушенные для декоративных целей; цветы; растения; растения засушенные для декоративных целей" классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ответчик без его согласия использует обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", в названиях своих магазинов (вывесках) по адресам: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, осуществляющих реализацию цветов, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на указанный товарный знак.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности факта использования ответчиком в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 465128.

Приняв во внимание количество допущенных ответчиком нарушений, прекращение ответчиком на момент рассмотрения спора нарушения по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, соразмерность компенсации последствиям нарушения, вероятные убытки правообладателя, принципы разумности и справедливости, суд первой инстанции снизил истребуемый истцом размер компенсации до 260 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции не согласился.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, апелляционный суд исходил из наличия у ответчика товарного знака со словесным элементом "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 527631, зарегистрированного с приоритетом от 09.07.2013 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Осуществив сопоставительный анализ данных товарных знаков истца и ответчика, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Также апелляционный суд учел, что услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака ответчика по свидетельству Российской Федерации N 527631, не являются однородными перечню товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 465128.

В связи с этим суд апелляционной инстанции признал обоснованным использование ответчиком на вывесках магазинов словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 в отношении услуг 35-го класса МКТУ в качестве индивидуализации услуг магазинов по розничной и оптовой продаже товаров.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что доказательств использования словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" в качестве индивидуализации товаров, реализуемых в магазинах, в материалы дела не представлено.

Суд по интеллектуальным правам, отменяя постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 по настоящему делу и направить его на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, в своем постановлении от 11.05.2018 указал, что из текста постановления суда апелляционной инстанции от 24.01.2018 следует, что суд апелляционной инстанции осуществлял сравнение не фактически используемого обозначения ответчиком с товарным знаком истца, а лишь товарных знаков истца и ответчика.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении от 06.07.2018 указал, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют об использовании ответчиком словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" сходного до степени смешения с товарным знаком истца для индивидуализации товаров, реализуемых в магазинах (протоколы осмотра доказательств N 78 АБ 1440474, 78 АБ 1440478, 78 АБ 1440490, 78 АБ 1440462, 78 АБ 1440482, 78 АБ 1440466, 78 АБ 1440470, 78 АБ 1440486, составленные 24.10.2016 нотариусом Лещенко А.И.). Товары, охраняемые зарегистрированным товарным знаком истца, и товары, предлагаемые ответчиком к продаже и реализуемые им с использованием указанного обозначения, однородны.

Также суд апелляционной инстанции указал, что наличие у ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, зарегистрированного в отношении вышеуказанных услуг 35-го класса МКТУ, не имеет в данном случае правого значения, поскольку доказательств использования спорного обозначения в отношении каких - либо услуг, оказываемых ответчиком третьим лицам, ответчиком не представлено, в то время как истец в подтверждение заявленных требований представил доказательства использования ответчиком обозначения при реализации цветочной продукции. Представленные истцом доказательства ответчиком в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опровергнуты, поэтому при таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал обоснованными требования истца по праву.

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Суд апелляционной инстанции, делая вывод, что наличие у ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, зарегистрированного в отношении вышеуказанных услуг 35-го класса МКТУ, не имеет в данном случае правого значения, поскольку доказательств использования спорного обозначения в отношении каких-либо услуг, оказываемых ответчиком третьим лицам, ответчиком не представлено, не учитывал следующее.

Правовая охрана товарному знаку ответчика по свидетельству Российской Федерации N 527631 предоставлена, в частности, в отношении таких услуг 35-го класса МКТУ как "продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров".

При этом, как усматривается из материалов дела, на вывесках магазинов, принадлежащих ответчику, используется обозначение "цветочная фантазия", которое со всей очевидностью является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631, принадлежащему ответчику.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что наличие у ответчика исключительного права на указанный товарный знак дает ему право на его использование на вывесках принадлежащих ему магазинов, что прямо предусмотрено положениями пункта 1 статьи 1484 ГК РФ.

Данные обстоятельства, по мнению суда кассационной инстанции, являются основаниями для отказа в удовлетворении исковых требований по настоящему делу.

При изложенных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судами первой и апелляционной инстанций фактические обстоятельства, имеющие значение для дела судами установлены, однако к этим обстоятельствам были неправильно применены нормы материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемых судебных актов в части удовлетворения исковых требований и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта.

Также судебная коллегия суда кассационной инстанции учитывает, что дополнительным постановлением от 16.08.2018 суд апелляционной инстанции с ответчика в пользу истца взыскал судебные расходы.

Так как Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены решения суда Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 и постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2018 в части удовлетворения требований, поэтому дополнительное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2018 также подлежит отмене.

Судебные расходы в сумме 125 000 рублей, понесенные истцом при рассмотрении кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 по делу N А56-54447/2016, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.07.2018 и дополнительное постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2018 по тому же делу отменить в части удовлетворения требований.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича в пользу индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны 9 000 рублей в возмещение судебных расходов за рассмотрение апелляционной и кассационных жалоб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев