Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2018 г. N С01-1103/2018 по делу N СИП-271/2018 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения им возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке, поскольку Роспатент пришел к обоснованному выводу о сходстве спорного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков ввиду идентичности их доминирующих словесных элементов по фонетическому и семантическим критериям

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 декабря 2018 г. N С01-1103/2018 по делу N СИП-271/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 24 декабря 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 декабря 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Monster Energy Company (Corporation of the State of Delaware, 1, Monster way, Corona, California, 92879, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2018 по делу N СИП-271/2018 (судьи Силаев Р.В., Мындря Д.И., Снегур А.А.)

по заявлению иностранного лица - Monster Energy Company о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения "" по заявке N 2015738515.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "Бытовик" (ул. Гаражная, д. 3, пос. Малаховка, Люберецкий р-н, Московская обл., 140032, ОГРН 1035005002361) и индивидуальный предприниматель Клинецкий Евгений Федорович (Московская обл., ОГРНИП 314504033700026).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Monster Energy Company - Грядов А.В. (по доверенности от 28.07.2016);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-411/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "Бытовик" - Михайлов С.В. (по доверенности от 05.07.2018);

от Клинецкого Евгения Федоровича - Михайлов С.В. (по доверенности от 10.07.2018 по доверенности N 50 АА 9665537).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Monster Energy Company (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.02.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015738515.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "Бытовик" (далее - общество) и Клинецкий Евгений Федорович.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2018 заявленное требование компании оставлено без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права, на нарушение принципа правовой определенности, просит решение суда от 13.09.2018 отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Нарушение принципа правовой определенности компания усматривает в том, что Роспатентом ранее на ее имя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538846 в отношении товаров 5-го и 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе "безалкогольные напитки", содержащий элементы "JUICE MONSTER".

Таким образом, как отмечает компания, заявленное обозначение состоит из тех же элементов, что и ранее зарегистрированное обозначение компании, при этом ею испрашивается регистрация в отношении тех же товаров 32-го класса МКТУ "безалкогольные напитки", для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538846.

Компания считает, что суд необоснованно отклонил ее ссылку на регистрацию товарного знака "JUICE MONSTER" по свидетельству Российской Федерации N 538846, приняв во внимание то, что критерии оценки охраноспособности сходных обозначений должны быть единообразными, однако вопреки этому указав, что решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела.

Компания отмечает, что в практике Суда по интеллектуальным правам неоднократно принимался во внимание факт регистрации Роспатентом тождественных обозначений. При этом, как указывает компания, Суд по интеллектуальным правам признает, что каждое дело рассматривается отдельно от других дел, однако нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково.

Как полагает компания, суд первой инстанции неправильно сослался на изложенную в постановлении от 08.11.2006 N 8215/06 позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, которая за 12 лет значительно эволюционировала, что, по мнению компании, подтверждается судебными актами Суда по интеллектуальным правам.

Компания отмечает, что суд в рамках настоящего дела должен был учитывать, что на таре круглой формы спорный товарный знак "MONSTER JUICE" и ранее зарегистрированный товарный знак "JUICE MONSTER" воспринимаются как тождественные.

Таким образом, как полагает компания, в рамках настоящего дела судом был нарушен принцип правовой определенности.

Кроме того, по мнению компании, обжалуемое решение суда фактически запрещает ей использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538846.

Компания считает важным отметить, что в результате противоречивого подхода Роспатента к регистрации товарных знаков компании использование ею уже зарегистрированного товарного знака ставится под вопрос, поскольку на таре круглой формы обозначения "MONSTER JUICE" и "JUICE MONSTER" выступают как полностью тождественные (все зависит от того, с какого элемента начать чтение такого обозначения).

Таким образом, как полагает компания, обжалуемое решение суда запрещает ей размещать на товарах ранее зарегистрированный на ее имя товарный знак, что является нарушением статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество и Клинецкий Е.Ф. представили отзывы на кассационную жалобу, в которых просили оставить ее без удовлетворения, а обжалуемое решение суда без изменения.

Роспатент в письменных пояснениях выразил мнение о законности и обоснованности обжалуемого судебного акта, просил отказать в удовлетворении кассационной жалобы.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представители Роспатента, общества и Клинецкого Е.Ф., указывая на законность и обоснованность обжалуемого решения суда, возражали против доводов, изложенных в кассационной жалобе, просили ее отклонить.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компания 25.11.2015 обратилась в Роспатент с заявкой N 2015738515 на регистрацию словесного обозначения "MONSTER JUICE" в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ "напитки безалкогольные; пиво".

Роспатентом 27.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения ввиду отсутствия различительной способности у словесного элемента "JUICE" в отношении товаров 32-го класса МКТУ (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ) и несоответствия обозначения в целом подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 этого Кодекса ввиду того, что оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 32-го класса МКТУ на имя общества.

Компания 24.11.2017 обратилась в Роспатент с возражением на решение Роспатента от 27.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято решение от 09.02.2018 об отказе в его удовлетворении.

Данное решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное компанией на регистрацию обозначение "MONSTER JUICE" сходно со следующими товарными знаками общества, зарегистрированными для товаров 32-го класса МКТУ:

словесный "MONSTER ENERGY" по свидетельству Российской Федерации N 434154 (дата приоритета 06.08.2009);

комбинированный "" по свидетельству Российской Федерации N 528444 (дата приоритета 25.01.2013);

словесный "МОНСТР ЭНЕРДЖИ" по свидетельству Российской Федерации N 528439 (дата приоритета 23.10.2012);

комбинированный "" по свидетельству Российской Федерации N 547193 (дата приоритета 12.02.2014);

словесный "МОНСТР" по свидетельству Российской Федерации N 528227 (дата приоритета 23.10.2012);

комбинированный "" по свидетельству Российской Федерации N 415828 (дата приоритета 07.10.2009);

словесный "MONSTER" по свидетельству Российской Федерации N 222272 (дата приоритета 14.07.2000);

словесный "MONSTER RED" по свидетельству Российской Федерации N 541032 (дата приоритета 19.04.2012);

словесный "MONSTER YELLOW" по свидетельству Российской Федерации N 541033 (дата приоритета 19.04.2012);

словесный "MONSTER BLUE" по свидетельству Российской Федерации N 541034 (дата приоритета 19.04.2012);

словесный "MONSTER GREEN" по свидетельству Российской Федерации N 541035 (дата приоритета 19.04.2012);

словесный "НАСТОЯЩИЙ МОНСТР" по свидетельству Российской Федерации N 568736 (дата приоритета 01.11.2012);

словесный "MONSTER ORIGINAL" по свидетельству Российской Федерации N 568737 (дата приоритета 01.11.2012).

Товары 32-го класса МКТУ, указанные в заявке компании, признаны Роспатентом однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку относятся к "напиткам" и предназначены для питья.

Роспатент также отметил, что в заявленном обозначении слово "JUICE" (англ. - сок, соки) является неохраноспособным элементом применительно к товарам, для которых испрашивается правовая охрана.

С учетом этого Роспатент признал вероятность смешения сравниваемых товарных знаков.

Компания, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу указанного ненормативного правового акта, обратилась 07.05.2018 в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

По результатам судебного разбирательства суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При этом суд указал, что словесный элемент "JUICE", не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, правомерно был признан Роспатентом подлежащим дискламации из правовой охраны товарного знака в случае его регистрации и не учитывался при анализе на сходство названного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков.

Суд также признал обоснованным вывод Роспатента о сходстве данных обозначений ввиду сходства их доминирующих словесных элементов "MONSTER"/"МОНСТР" по фонетическому и семантическим критериям.

Суд также учитывал, что компанией и обществом не оспаривается вывод Роспатента об однородности товаров 32-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Кроме того, суд при принятии обжалуемого решения исходил из необоснованности довода компании о приобретенной спорным обозначением различительной способности, равно как и довода о разграничении рядовым российским потребителем продукции, изготавливаемой и вводимой в гражданский оборот компанией и обществом.

Помимо этого, суд отклонил ссылку компании на регистрацию товарного знака "JUICE MONSTER" по свидетельству Российской Федерации N 538846, приняв во внимание то, что критерии оценки охраноспособности сходных обозначений должны быть единообразными, однако вопреки этому указав, что решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 этого Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о том, что словесный элемент "JUICE" правомерно был признан Роспатентом подлежащим дискламации из правовой охраны товарного знака в случае его регистрации и не учитывался при анализе на сходство названного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков; о признании обоснованным вывода Роспатента в части сходства данных обозначений ввиду сходства их доминирующих словесных элементов "MONSTER"/"МОНСТР" по фонетическому и семантическим критериям; о неоспаривании компанией и обществом вывода Роспатента об однородности товаров 32-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки; о необоснованности довода компании о приобретенной различительной способности спорным обозначением, равно как и довода о разграничении рядовым российским потребителем продукции, изготавливаемой и вводимой в гражданский оборот компанией и обществом.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзывах на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (25.11.2015) применимое законодательство для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ и Правила составления подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482.

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Так, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака.

В соответствии со статьями 1512 и 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено заинтересованным лицом путем подачи возражения в Роспатент по основаниям, указанным в статье 1483 этого Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506 ГК РФ), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 указанного Кодекса (подпункт 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ).

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции признал обоснованными выводы Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения ввиду сходства их доминирующих словесных элементов "MONSTER"/"МОНСТР" при однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Как отмечено выше, решение суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам в части этих выводов, а также выводов, которые были положены в его основу, не проверяется. Проверке подлежат изложенные в кассационной жалобе доводы о нарушении судом принципа правовой определенности и содержащемся, по мнению компании, в обжалуемом судебном акте запрете на размещение на товарах ранее зарегистрированного на имя компании товарного знака, тождественного спорному обозначению.

В отношении довода о нарушении судом принципа правовой определенности президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Действительно, правовые подходы, обусловленные целями соблюдения баланса принципов правовой определенности в спорных материальных правоотношениях, стабильности правового регулирования, Суд по интеллектуальным правам применял к ненормативным правовым актам Роспатента, которые были предметом проверки суда.

Так, в судебных актах Суда по интеллектуальным правам по делам N СИП-680/2016, N СИП-147/2017, N СИП-282/2017 была высказана позиция о том, что каждое дело рассматривается отдельно от других дел, однако нормы права должны применяться и толковаться единообразно, одинаковые фактические обстоятельства должны оцениваться одинаково.

Суд первой инстанции, основываясь на правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, отклонил ссылку компании на регистрацию Роспатентом товарного знака "JUICE MONSTER" по свидетельству Российской Федерации N 538846, указав, что решение о предоставлении правовой охраны конкретному обозначению принимается с учетом фактических обстоятельств дела; каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно; возражения против предоставления правовой охраны таким товарным знакам заявлены не были; их регистрация не относится к предмету настоящего спора, соответственно ее правомерность судом не проверяется и не может быть положена в основу решения суда.

Приведенные в судебных актах по делам N СИП-680/2016, N СИП-147/2017, N СИП-282/2017 подходы не входят в противоречие с названной позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В первом случае речь идет о единообразном применении и толковании норм права применительно к одинаковым фактическим обстоятельствам, во втором - об учете конкретных фактических обстоятельств, что, безусловно, верно для обоих случаев.

Из материалов дела не усматривается, что при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 538846 имела место такая же совокупность фактических обстоятельств, как и при рассмотрении возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015738515.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно не учел для целей рассмотрения настоящего дела наличие у компании исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 538846.

Подлежит также отклонению довод компании о том, что в обжалуемом судебном акте в нарушение статей 1477 и 1484 ГК РФ содержится запрет на размещение на товарах ранее зарегистрированного на имя компании товарного знака, тождественного спорному обозначению.

Из обжалуемого решения суда не усматривается, что судом поставлены под сомнение регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538846, исключительное право на него, распоряжение им, а также возможность использования товарного знака способами, предусмотренными гражданским законодательством.

Названные обстоятельства не являются также следствием принятия решения суда по настоящему делу, поскольку вопросы охраноспособности товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 538846 не входили в предмет его рассмотрения.

При этом с учетом правовой позиции, высказанной в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, высказанной применительно к патентам, но применяющейся и к товарным знакам, использование своего товарного знака правообладателем не может быть признано нарушающим исключительное право на иной товарный знак.

Таким образом, доводы компании о нарушении судом статей 1477 и 1484 ГК РФ, определяющих признание исключительного права на товарный знак, объем полномочий по его использованию и распоряжению исключительным правом на него, являются несостоятельными.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание то, что пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции ограничены проверкой правильности применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствия их выводов о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2018 по делу N СИП-271/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - Monster Energy Company - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.