Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2019 г. по делу N СИП-303/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку предъявление требования о досрочном прекращении его правовой охраны к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2019 г. по делу N СИП-303/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 24 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ул. Фабричная, д. 10, оф. 324, г. Новосибирск, 630007, ОГРН 1155476092452)

к иностранному лицу - SIA Galateja (Olaines nov., Olaine, Skolas iela 2-16, LV-2114, Rigas rajons, Latvia) и обществу с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" (пр-т Стачек, д. 72, литер А, Санкт-Петербург, 198188, ОГРН 1147847403230) о досрочном частичном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 922985 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" - Ермакова О.Ю. (по доверенности от 12.02.2018);

от SIA Galateja - Марканов Д.Ю. и Савиных Т.В. (по доверенности от 01.11.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" - Марканов Д.Ю. и Савиных Т.В. (по доверенности от 01.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (далее - общество "Новые технологии") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу SIA Galateja (далее - компания) о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 922985 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Общество с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" (далее - общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ") ходатайствовало о замене ненадлежащего ответчика (компании) на надлежащего (указанное общество), мотивированное состоявшимся 16.07.2018 переходом исключительного права на спорный товарный знак к новому правообладателю (общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ"), в подтверждение чего в материалы дела был представлен нотариально заверенный перевод выписки международной регистрации.

Ввиду отсутствия согласия общества "Новые технологии" на замену ответчика на основании статьи 47 либо статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" было привлечено к участию в деле в качестве второго ответчика на основании статьи 46 названного Кодекса.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, просил досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану спорного товарного знака в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

Ответчик в отзыве и дополнении к нему против удовлетворения исковых требований возражал, оспаривая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также настаивая на его использовании в отношении товара "косметика" 3-го класса МКТУ. В судебном заседании представители ответчика поддержали позицию, изложенную в дополнении к отзыву, высказались об отсутствии перспектив к регистрации товарного знака истца, ввиду наличия правовой охраны товарного знака ответчика в отношении товара "косметика". Реагируя на довод представителя истца о недостаточности представленных ответчиком доказательств использования спорного товарного знака, представители пояснили, что общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" не считает необходимым представлять договоры и товаросопроводительные документы, отражающие правоотношения правообладателя товарного знака с французским производителем товаров, являющиеся конфиденциальными. При этом представители ответчика подтвердили, что все представленные доказательства использования спорного товарного знака имеют отношение лишь к товару "косметика", и сообщили о намерении ответчика в будущем производить все товары, указанные в регистрации спорного товарного знака.

Роспатент в представленном на стадии подготовки дела к судебному разбирательству отзыве на иск сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя. Данные обстоятельства в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствуют рассмотрению спора в отсутствие представителя третьего лица.

При разрешении спора суд исходил из нижеследующего.

Общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" является правообладателем комбинированного товарного знака "" по международной регистрации N 922985 (дата регистрации - 03.05.2007, дата окончания срока действия регистрации - 03.05.2027), зарегистрированного в отношении товаров "парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, средства для чистки зубов"3-го класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе на территории Российской Федерации. Первоначально указанный товарный знак был зарегистрирован на имя компании, но в результате заключения и регистрации между компанией и обществом "ПЭК ГАЛАТЕЯ" договора об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак, указанное право перешло к последнему, что подтверждается представленной ответчиками нотариально заверенной выпиской из базы данных ВОИС.

Общество "Новые технологии", полагая, что общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" не использует спорный товарный знак на территории Российской Федерации, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы истца и возражения ответчика, выслушав в судебном заседании их представителей, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложениями (составленным на двух языках) компании добровольно отказаться от правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации (т. 1, л. д. 46-48), квитанцией и описью вложения в ценное письмо (т. 1, л. д. 45) и не оспаривается ответчиками.

Ответа на предложение общества "Новые технологии" от правообладателя спорного товарного знака не поступило.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), к основному виду экономической деятельности истца относится производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21.20). Дополнительным видом экономической деятельности истца является, в том числе производство парфюмерных и косметических средств (ОКВЭД 20.42).

Общество "Новые технологии", являясь производителем и поставщиком косметических средств, в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака указало, что спорный товарный знак препятствует истцу эффективно осуществлять коммерческую деятельность по производству косметических средств.

Обществом "Новые технологии" 11.10.2016 в Роспатент была подана заявка N 2016737582 на регистрацию словесного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении, в том числе следующих товаров "абразивы; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки ватные для косметических целей; палочки фимиамные; пасты зубные; порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полотно абразивное; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для мытья животных; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]" 3-го класса МКТУ.

Уведомлением Роспатента от 04.10.2017 указанной заявке истца был противопоставлен спорный товарный знак ответчика.

Также обществом "Новые технологии" получена декларация от 24.05.2017 ЕАЭС N RU Д-RU.AB29.B.42447 о соответствии косметической продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства, вопреки мнению ответчиков о недоказанности истцом своего права на иск, пришел к выводу о том, что обществом "Новые технологии" представлены необходимые и достаточные доказательства направленности его коммерческого интереса на использование в отношении однородных товаров сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения.

При этом на основании положений пунктов 41-45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила рассмотрения заявки) и пункта 37 Обзора коллегия судей пришла к выводу о том, что сходство до степени смешения сравниваемых обозначений истца и ответчика носит очевидный характер и такое сходство обладает высокой степенью - близким к тождеству, а товары 3-го класса МКТУ, указанные в регистрации спорного товарного знака и в заявке истца, являются либо идентичными либо однородными, при этом степень такой однородности является высокой, что ответчиками фактически не оспаривается.

При этом довод ответчиков об отсутствии оснований для признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного ввиду того, что в случае сохранения правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара "косметика", на чем настаивает общество "Новые технологии" (второй ответчик), истец не сможет зарегистрировать собственный товарный знак, указанный выше, сводится, по сути, к мнению ответчиков о нецелесообразности иска. Вместе с тем соответствующее мнение ответчиков не может являться достаточным основанием для отказа в иске, поскольку в предмет настоящего спора не входит оценка наличия оснований и перспектив к регистрации товарного знака истца по заявке N 2016737582, а также правомерность действий Роспатента, связанных с рассмотрением указанной заявки, в ходе которого обозначению истца был противопоставлен спорный товарный знак.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления обществом "Новые технологии" предложения заинтересованного лица (22.02.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 22.02.2015 по 21.02.2018 включительно.

Обществом "ПЭК ГАЛАТЕЯ" в подтверждение фактического использования спорного товарного знака в указанный период времени в материалы дела представлены следующие доказательства: устав общества "ПЭК ГАЛАТЕЯ"; договор о сотрудничестве от 26.11.2014; декларации от 15.01.2016 N RU Д-FR.АГ99.В.07234, N RU Д-FR.АГ99.В.07235, N RU Д-FR.АГ99.В.07237, от 18.03.2016 N RU Д-FR.АГ99.В.11132, N RU Д-FR.АГ99.В.11236, N RU Д-FR.АГ99.В.11130, N RU Д-FR.АГ99.В.11215, N RU Д-FR.АГ99.В.11207, N RU Д-FR.АГ99.В.11233, N RU Д-FR.АГ99.В.11241, N RU Д-FR.АГ99.В.11238, N RU Д-FR.АГ99.В.11239, N RU Д-FR.АГ99.В.11208, N RU Д-FR.АГ99.В.11235 о соответствии косметической продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"; свидетельства о государственной регистрации продукции от 25.06.2012 N RU.78.01.05.001.E.002563.06.12, от 13.03.2012 N RU.78.01.05.001.E.001266.03.12, от 04.04.2013 N RU.78.01.05.001.E.000455.04.13, от 13.03.2012 N RU.78.01.05.001.E.001264.03.12 и N RU.78.01.05.001.E.001265.03.12; товарные накладные от 25.01.2018 N 380, от 21.02.2018 N 902, от 15.03.2018 N 1354, от 18.11.2015 N 8378, от 22.05.2015 N 3653, от 22.03.2017 N 1587, от 12.04.2017 N 2146, от 13.07.2016 N 4689, от 06.03.2017 N 1226, от 04.04.2016 N 2127, от 26.04.2016 N 2714, от 22.05.2017 N 3051, от 20.06.2017 N 3746, от 17.10.2017 N 6244, от 18.12.2017 N 7556, от 11.07.2017 N 4258, от 23.03.2016 N 1830, от 04.09.2017 N 5379, от 30.11.2016 N 7845, от 10.11.2017 N 6764, от 30.05.2016 N 3515, от 18.05.2016 N 3224, от 02.10.2017 N 5644, от 24.04.2017 N 2425, от 30.06.2015 N 4742, от 23.03.2015 N 1935, от 22.12.2016 N 8550, от 30.08.2017 N 7896, от 21.02.2018 N 902; платежные поручения от 20.05.2015 N 89, от 13.11.2015 N 136903, от 27.05.2016 N 111, от 24.03.2016 N 5, от 16.05.2016 N 104, от 04.04.2016 N 14, от 12.07.2016 N 12026, от 15.12.2017 N 4026, от 20.10.2017 N 3227, от 31.08.2017 N 20, от 10.07.2017 N 44, от 25.08.2017 N 100, от 20.06.2017 N 1714, от 23.05.2017 N 1385, от 14.04.2017 N 93, от 11.04.2017 N 43297, от 23.03.2017 N 693, от 04.03.2017 N 32, от 25.08.2017 N 203, от 28.09.2017 N 537, от 25.01.2018 N 280, от 07.07.2017 N 3, от 26.02.2018 N 735; распечатки из сети Интернет о продаже товаров маркированных спорным товарным знаком со словесным обозначением "BIOMATRIX" (том 2, листы дела 117-150; том 3, листы дела 1-150; том 4 листы дела 1-150; том 5, листы дела 1-150; том 6, листы дела 1-149; том 7, листы дела 1-145; том 8, листы дела 1-150; том 9, листы дела 1-148; том 10, листы дела 1-76); дипломы участника выставок 2017, 2018 годов; каталоги (том 10, листы дела 82-86, 104-150; том 11, листы дела 1-2); фотоизображения продукции (том 10, листы дела 87-103; том 11, листы дела 10-29); рекламная полиграфическая продукция за 2015 - 2017 годы (том 11, листы дела 5-7); договор от 17.01.2018 на услуги по организации производства косметических средств.

В ходе судебного заседания, а также в дополнении к отзыву общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" (его представители) сообщило, что названные доказательства представлены в подтверждение использования спорного товарного знака в отношении товара "косметика".

Проанализировав перечисленные выше доказательства, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

При доказывании факта использования товарного знака для индивидуализации товаров либо услуг, для которых он зарегистрирован, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, правообладатель обязан представить доказательства фактического введения этих товаров/услуг в гражданский оборот.

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот (пункт 38 Обзора), то есть с выполнением товарным знаком той индивидуализирующей функции, которая составляет существо исключительного права.

Доказательства, представленные ответчиком, в частности, товарные накладные от 25.01.2018 N 380, от 21.02.2018 N 902 (в отношении крем-маски (КЛЮКВЕННАЯ) для лица), от 22.03.2017 N 1587 (в отношении товара Биоцеллюлозная макса для глаз), от 12.04.2017 N 2146 (в отношении товара Микс для обертывания тела ЛИФТИНГ), от 13.07.2016 N 4689, от 06.03.2017 N 1226, от 26.04.2016 N 2714, от 22.05.2017 N 3051, от 10.11.2017 N 6764 (в отношении крем-маски (КЛЮКВЕННАЯ) для лица), подтверждают использование правообладателем спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению общества "Новые технологии" с предложением к компании о добровольном отказе от правовой охраны спорного товарного знака на территории Российской Федерации.

В судебном заседании суду на обозрение были представлены образцы товаров - косметических средств (кремов, масок и т.п.) с нанесенным на них спорным обозначением "Biomatrix" (), фигурирующих в представленных ранее товарно-транспортных документах, с размещенным на них спорным товарным знаком и датами производства, входящими в исковой период, а также информацией о дистрибьютере товаров - обществе "ПЭК ГАЛАТЕЯ". На основании описания и состава таких образцов, размещенных на упаковке, судом усматривается, что соответствующие товары являются косметикой.

Так, указанные товары по своему функциональному назначению являются средствами для ухода за кожей, состоят из веществ имеющих косметический либо лечебный эффект.

Под "косметикой" понимаются средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

Согласно Межгосударственному стандарту (Кремы косметические. Общие технические условия) от 01.07.2013 N 31460-2012 косметические кремы, в том числе косметическое молочко, сливки, сметанка, эмульсия, маска, пилинг, скраб, крем на гелевой основе и другие аналогичные по назначению изделия, отвечающие требованиям настоящего стандарта, предназначены для ухода за кожей, ногтями и волосами.

При этом доводы истца о том, что товары "парфюмерия; эфирные масла; лосьоны для волос; средства для чистки зубов" также относятся к родовому понятию "косметика" не освобождают ответчика от бремени доказывания использования товарного знака в отношении каждого вида (подвида) товаров, указанных в регистрации (пункт 41 Обзора).

На основании изложенного коллегия судей пришла к выводу о доказанности использования правообладателем спорного товарного знака или под его контролем в исковой период спорного товарного знака в отношении товара "косметика" 3-го класса МКТУ.

В отношении довода истца о том, что для оставления правовой охраны спорного товарного знака в силе необходимо доказать самостоятельное использование компанией спорного товарного знака и представление последней права по его использованию третьим лицам под контролем правообладателя, судебная коллегия отмечает следующее.

Судебная коллегия соглашается с доводом истца о том, что лицензионный договор от 24.11.2014 на использование спорного товарного знака, заключенный между компанией и обществом "ПЭК ГАЛАТЕЯ", нельзя признать заключенным, поскольку в исковой период не была осуществлена государственная регистрация названного договора.

Вместе с тем по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

В частности, наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Как следует из материалов дела, компания и общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" являются аффилированными лицами, а именно созданы и управляются членами одной семьи (близкими родственниками), что истцом не оспаривается.

Так, учредителем общества "ПЭК ГАЛАТЕЯ" является Светлана Карлссон (девичья фамилия - Васильева), что подтверждено уставом, решением единственного акционера от 30.10.2014 данного общества, а также выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

Учредителями компании в Латвийской Республике являются Янина и Сергей Васильевы - мать и брат Светланы Карлссон (Васильевой), что подтверждается выпиской из базы данных предприятий Латвии.

Родство указанных лиц подтверждается копиями свидетельств о рождении и истцом также не оспаривается.

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются, в том числе лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Кроме того, общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ", как указывалось выше, указано на упаковке представленных ответчиками товаров в качестве дистрибьютора.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ", используя спорный товарный знак, действовало в спорный период под контролем правообладателя - компании.

При этом сомнения истца в существовании реального контроля компании за действиями общества "ПЭК ГАЛАТЕЯ" не опровергают приведенный вывод суда. В судебном заседании представитель истца, отвечая на вопросы суда, сообщил, что не заявляет о фальсификации ответчиками доказательств, представленных в подтверждение довода об использовании спорного товарного знака вторым ответчиком под контролем первого.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание то обстоятельство, что ответчиком доказано фактическое использование спорного товарного знака в отношении товара 3-го класса МКТУ "косметика" и не доказано использование этого знака для остальных товаров 3-го МКТУ, в отношении которых истец признан судом заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 922985 в отношении товаров "парфюмерия, эфирные масла, лосьоны для волос; средства для чистки зубов" 3-го класса МКТУ.

При этом иск подлежит частичному удовлетворению в отношении лица, являющегося правообладателем спорного товарного знака на момент судебного разбирательства.

Так, в соответствии со статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к правообладателю товарного знака, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Если же истец не согласен на замену ответчика по делу на правообладателя товарного знака, суд может с согласия истца привлечь это лицо в качестве второго ответчика. В противном случае суд первой инстанции при неполучении согласия истца на замену ответчика на надлежащего - правообладателя товарного знака или на привлечение этого лица в качестве второго ответчика, рассматривает дело по предъявленному иску.

При этом следует учитывать, что предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к лицу, не являющемуся его правообладателем, является самостоятельным основанием для принятия судом решения об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Таким образом, поскольку компания на момент производства по настоящему делу не являлась правообладателем спорного товарного знака и истец возражал против ее замены на общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ" в порядке, предусмотренном статьями 47 и/или 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, у суда отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований в отношении компании.

Поскольку исковые требования общества "Новые технологии" удовлетворены частично, то судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на надлежащего ответчика - общество "ПЭК ГАЛАТЕЯ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" к обществу с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 922985 вследствие его неиспользования в отношении товаров "парфюмерия, эфирные масла, лосьон для волос, средство для чистки зубов" 3-го класса МКТУ.

В остальной части иска к обществу с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" и в иске к иностранной компании SIA Galateja отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПЭК ГАЛАТЕЯ" (пр-т Стачек, д. 72, литер А, Санкт-Петербург, 198188, ОГРН 1147847403230) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ул. Фабричная, д. 10, оф. 324, г. Новосибирск, 630007, ОГРН 1155476092452) 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

А.А. Снегур