Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-713/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено его фактическое использование в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. по делу N СИП-713/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 11 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Тандер" (ул. им. Леваневского, д. 185, г. Краснодар, край Краснодарский 350002, ОГРН 1022301598549)

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ермак" (ул. Рябиновая, д. 26, стр. 1, ком. 1А, город Москва, 121471, ОГРН 1027700319888) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197437 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Тандер" - Ивановский А.С. (по доверенности от 26.12.2018 N 2-4/134);

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ермак" - Ермолаева М.А. (по доверенности от 16.11.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Тандер" (далее - истец, общество "Тандер") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ермак" (далее - ответчик, общество "Ермак") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197437 в отношении услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей", вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Отзыв на исковое заявление ответчиком не представлен.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя Васильевой Н.Е., предъявившей в рамках другого судебного дела иск к обществу "Ермак" о досрочном прекращении правовой охраны этого же товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Исходя из того, что решение суда по настоящему делу не может повлиять на права и обязанности указанного лица, суд пришел к выводу, что заявленное истцом ходатайство удовлетворению не подлежит.

Представитель ответчика в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать. При этом пояснил, что не оспаривает заинтересованность истца в предъявлении настоящего иска, и не располагает доказательствами использования товарного знака.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителя в суд не обеспечил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Магнит" по свидетельству Российской Федерации N 197437 с приоритетом от 28.04.2000, зарегистрированного в отношении услуг 35-го "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей; прокат офисного оборудования" и 36-го "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью" классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходных с данным товарным знаком обозначений в отношении услуги "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей" и однородных ей услуг, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении указанной услуги в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. Истцом в адрес ответчика 13.08.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что, являясь владельцем крупнейшей в России розничной сети магазинов "Магнит", обладает исключительными правами на серию товарных знаков со словесным элементом "Магнит", в том числе на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 448078, зарегистрированный в отношении услуги 35-го класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли", и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 660919, зарегистрированный в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Истец поясняет, что имеет реальное намерение и все необходимые финансовые и организационные возможности не только для индивидуализации услуг розничной и оптовой торговли, но и для индивидуализации деятельности по организации выставок и ярмарок для коммерческих и рекламных целей.

Также истец указывает на то, что в процессе рассмотрения Роспатентом заявок истца на регистрацию товарных знаков, содержащих слово "Магнит" (в частности заявок N 2016747715, N 2016747716, N 2017732980, N 2017745176), Роспатент каждый раз отказывал истцу в регистрации товарного знака для услуги "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях" 35-го класса МКТУ в связи с наличием в Государственном реестре товарного знака ответчика по свидетельству Российской Федерации N 197437; в настоящее время на рассмотрении в Роспатенте находятся и иные заявки, поданные в том числе, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях" (заявки N 2017730842, N 2018735281, N 2018736203, N 2018736427).

Истец указывает, что услуги по организации выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях являются одним из видов услуг по продвижению товаров третьих лиц с целью их реализации, то есть тесно связаны с основным направлением коммерческой деятельности истца - торговлей товарами третьих лиц. При этом общество "Тандер" поясняет следующее: деятельность торговой сети невозможна без осуществления маркетинга - продвижения товаров, услуг и собственного имени; в свою очередь, перечень маркетинговых мероприятий достаточно широк (дегустации, распространение рекламно-информационных материалов, развлекательные мероприятия, размещение информации в каталогах, проведение акций с призами и т.д.); большая часть поставщиков общества "Тандер" заинтересованы в том, чтобы общество "Тандер" осуществляло маркетинг и с ними заключены соответствующие договоры.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил, в частности: решения о государственной регистрации товарных знаков по заявкам N 2017732980, N 2017745176, N 2016747716, N 2016747715; уведомление Роспатента в отношении заявки истца по заявке N 201773084; информацию о заявках N 2018736427, N 2018735281, N 2018736203; свидетельства на товарные знаки N 660919, N 661676, N 448078; заключение экспертной комиссии Роспатента от 20.07.2011; типовой договор об оказании маркетинговых услуг; договор от 22.01.2016 N ГК/6126/16 на оказание рекламных услуг, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "БТЛ-РЕГИОН СИБИРЬ" и обществом "Тандер"; приложение от 29.11.2018 N 7 к договору на оказание рекламных услуг от 22.01.2016 N ГК/6126/16, в силу которого в рамках рекламной акции персонал общества с ограниченной ответственностью "БТЛ-РЕГИОН СИБИРЬ" проводит дегустацию и предоставляет информацию по качеству продукции компании на территории торгового помещения магазинов и гипермаркетов "Магнит".

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака в отношении услуги, для которой испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Сходство фактически используемых истцом обозначений с оспариваемым товарным знаком обусловлено наличием в них тождественных по фонетическому значению словесных элементов, и не оспаривается ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (13.08.2018), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 13.08.2015 по 12.08.2018.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств использования в гражданском обороте оспариваемого товарного знака ответчик суду не представил, пояснив, что такими доказательствами не располагает.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, ответчиком не оспорен довод истца о неиспользовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197437 в отношении услуги 35-го класса МКТУ "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей", и не доказан факт его использования в указанной части, что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемой истцом услуги 35-го класса МКТУ "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей", для которой он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в указанной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить полностью.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197437 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "организация выставок, ярмарок для коммерческих целей" вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ермак" (ОГРН 1027700319888) в пользу акционерного общества "Тандер" (ОГРН 1022301598549) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин