Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. по делу N СИП-706/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено его фактическое использование в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2019 г. по делу N СИП-706/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2019 г. N С01-386/2019 по делу N СИП-706/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Васильевой Натальи Евгеньевны (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 317028000134333) к индивидуальному предпринимателю Лакути Борису Георгиевичу (Москва, ОГРНИП 313151308800062) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Вершина" по свидетельству Российской Федерации N 197981 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Васильевой Н.Е. - Семёшин И.В. (по доверенности от 05.12.2018), Сизова Л.Р. (по доверенности от 09.01.2019);

от индивидуального предпринимателя Лакути Б.Г. - Дзуцев Т.В. (по доверенности N 1 от 01.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Евгеньевна (далее - предприниматель Васильева Н.Е., истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам к индивидуальному предпринимателю Лакути Борису Георгиевичу (далее - предприниматель Лакути Б.Г., ответчик) с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований предприниматель Васильева Н.Е. указывает, что ответчиком товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197981 не используется в отношении услуг 42-го класса МКТУ, между тем она является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность, связанную с оказанием однородных услуг.

Кроме того, истец указал, что им была подана заявка N 2018728859 на регистрацию словесного товарного знака "Вершина" в отношении, в том числе услуг, являющихся однородными услугам 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Роспатентом представлен отзыв на исковое заявление, в котором он указал, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесный товарный знак "Вершина" по заявке N 98713018 (дата приоритета от 03.08.1998) зарегистрирован за N 197981 в отношении товаров 33-го, услуг 35-го и 42-го класса МКТУ на имя государственного унитарного предприятия спиртзавод "Изумруд". В результате неоднократной государственной регистрации Роспатентом договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197981, правообладателем указанного товарного знака в настоящее время является предприниматель Лакути Б.Г.

Относительно требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Вершина" в отношении услуг 42-го класса МКТУ вследствие его неиспользования, Роспатент указал, что в силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, указанный вопрос относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам. Просит рассмотреть исковое заявление в его отсутствие.

Предпринимателем Лакути Б.Г., в порядке, предусмотренном статьей 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представлен отзыв на исковое заявление, в котором он с изложенными в нем требованиями не согласился, указав на то, что представленные истцом доказательства не свидетельствуют о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также не подтверждают направленность коммерческого интереса в последующем использовании спорного товарного знака в отношении однородных услуг.

Кроме того, ответчиком одновременно с отзывом представлены соответствующие доказательства, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, в том числе по основаниям, изложенным в возражениях на отзыв ответчика, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981 в отношении услуг 42-го класса МКТУ.

Представитель ответчика против доводов искового заявления возражал по основаниям, изложенным в отзыве, приобщенном к материалам дела.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе путем своевременного опубликования соответствующей информации в сети "Интернет", явку представителя не обеспечил, что в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие.

Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представителем истца, в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявлено о фальсификации доказательств, а именно: фотографии магазина - продукты "Вершина" (т. 1, л.д. 131); фотографии продуктового магазина "Вершина" (т. 1, л.д. 132); фотографии строительного магазина "Вершина" (т. 1, л.д. 133). Указанное ходатайство мотивировано тем, что названные доказательства, по мнению истца, не подтверждают использование ответчиком спорного товарного знака в трехлетний период.

Согласно части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В судебном заседании 30.01.2019 представитель заявителя предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в порядке статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, представитель ответчика предупрежден об уголовной ответственности за представление сфальсифицированных доказательств в порядке статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, в подтверждение чего отобрана расписка, и сделана отметка в протоколе судебного заседания от 30.01.2019. Кроме того, судебная коллегия предложила ответчику исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по делу.

Ответчик не согласился исключать указанные доказательства из материалов дела.

Проверив обоснованность заявления о фальсификации доказательства, суд не находит оснований для его удовлетворения поскольку, заявителем не приведено достаточных оснований для назначения экспертизы, не приведено мотивов и не представлено доказательств, которые позволили бы суду оценить обоснованность представленного ходатайства. Заявителем не указано на предмет чего необходимо проверить указанные доказательства, в чем заключается фальсификация. Кроме того, на неоднократный вопрос суда "в чем заключается фальсификация доказательств?" заявитель пояснил, что не согласен с мнением ответчика о том, что данными доказательствами подтверждается использование спорного товарного знака. С учетом изложенного коллегия судей приходит к выводу о необоснованности заявления истца о фальсификации доказательств.

Как следует из материалов дела и установлено судом, предприниматель Лакути Б.Г. является правообладателем словесного товарного знака "Вершина" по свидетельству Российской Федерации N 197981, зарегистрированного 25.12.2000 в отношении, в том числе товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)"; услуг 35-го класса "сбыт алкогольных напитков (за исключением пива) через посредников" и 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Предприниматель Васильева Н.Е., ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, в целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, 17.07.2018 направила в адрес предпринимателя Лакути Б.Г. предложение об отказе от исключительного права на спорный товарный знак либо заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

В соответствии пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Заинтересованным лицом применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент обращения в досудебном порядке к правообладателю с предложением, предусмотренным статьей 1486 ГК РФ.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими существенное значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до обращения с предложением заинтересованного лица товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Бремя доказывания заинтересованности относится на истца, бремя доказывания факта использования относится на правообладателя товарного знака.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (т. 1, л.д. 24-26), истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ, что не оспаривается ответчиком.

Согласно правовой позиции президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность, связанную с оптовой и розничной торговлей в специализированных и неспециализированных магазинах.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: копия договора аренды от 01.07.2018 N П0273, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парус" (арендодатель) и истцом (арендатор); дополнительное соглашение N 1 к договору аренды от 01.07.2018; Акты приема-передачи помещения от 01.07.2018, от 15.09.2018; заявление о присоединении к Условиям проведения расчетов между ПАО Сбербанк и предпринимателем по операциям с использованием банковских карт (эквайринг) от 2018; отчеты о продаже в розницу за 06.07.2018, 07.07.2018, за 12.07.2018, за 10.07.2018, за 14.07.2018; справки-отчеты кассира-операциониста от 07.07.2018, от 12.07.2018, от 13.07.2018, от 14.07.2018; чеки от 06.07.2018, от 07.07.2018, от 12.07.2018, от 13.07.2018, от 14.07.2018, заявка N 2018728859 на регистрацию товарного знака "Вершина" в отношении однородных услуг.

Оценив представленные истцом доказательства в подтверждение своей заинтересованности, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", в отношении которых им подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика.

Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, представленной в материалы дела, в качестве основного вида деятельности истца указано "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах", а в качестве дополнительных видов деятельности указаны: "торговля оптовая прочими потребительскими товарами; торговля оптовая офисной мебелью; торговля оптовая неспециализированная; торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах; торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах; торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах; торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах; торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет; торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков".

Также истец ссылается на то, что им 09.07.2018 была подана заявка N 2018728859 на регистрацию словесного товарного знака "Вершина" в отношении однородных услуг.

Исследовав доказательства и доводы истца с учетом мнения ответчика, изложенного в отзыве на иск, о его заинтересованности, предусмотренной статьей 1486 ГК РФ, суд приходит к следующим выводам.

Проводя анализ сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и обозначения, которое истец намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности, суд руководствуется следующим.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил ТЗ словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Оценив обозначение по заявке N 2018728859 и товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197981 по всем вышеперечисленным критериям, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения. При этом различия в стилистическом оформлении написания словесного обозначения, не влечет качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений.

В отношении однородности оказываемых истцом услуг, а также услуг 35-го класса МКТУ, заявленных на регистрацию по заявке N 2018728859, с услугами 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Судебная коллегия полагает, что осуществляемая истцом деятельность, связанная с оказанием услуг по оптовой и розничной торговле мебелью, является однородной услугам 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поскольку имеет один круг потребителей, назначение, условия и места реализации, в связи с чем может быть отнесена потребителем к одному источнику происхождения.

Так в частности услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых подана заявка истца N 2018728859 "розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям" однородны услугам 42-го класса МКТУ в отношении которых, зарегистрирован спорный товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" торговая деятельность - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров.

Оптовая торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской деятельности (в том числе для перепродажи) или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием; розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного, под реализацией товаров следует понимать, что это услуга в торговой деятельности, включает в себя доведение (продажу) товара до покупателей за определенную плату.

Таким образом, усматривается, услуги по реализации товаров и продаже соотносятся между собой, поскольку направлены на продвижение товаров третьим лицам.

Судебная коллегия также усматривает, что товарный знак ответчика зарегистрирован в отношении услуг, не конкретизированных в свидетельстве на товарный знак по их содержанию и виду и связанных с реализацией любых товаров, следовательно, характер и круг действий, относящихся к такой услуге, является достаточно широким, не ограниченным какими-либо определенными действиями правообладателя.

При таких обстоятельствах, сравнив перечень услуг 42-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак и услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения истца, с целью определения их однородности, суд пришел к выводу, что сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе (реализация товаров), имеют одно назначение (возмездная передача товаров третьим лицам), а следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Кроме того, представленными доказательствами подтверждается факт совершения истцом действий по реализации товаров для третьих лиц однородных услугам 42-го класса МКТУ спорного товарного знака.

Таким образом, суд признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что предприниматель Васильева Н.Е. доказала заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ и является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение "Вершина", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных услуг 42-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора судебной практики, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (17.07.2018), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 17.07.2015 по 16.07.2018 включительно.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В обоснование своих возражений против иска ответчик сослался на реальное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981 в своей коммерческой деятельности.

В подтверждение использования оспариваемого товарного знака предприниматель Лакути Б.Г. представил следующие доказательства: копии договоров аренды нежилого помещения от 01.02.2016, от 06.06.2016, от 10.10.2016, заключенного между ответчиком (арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью "Вершина" (арендодатель); Акты приема-передачи нежилого помещения от 01.02.2016, от 06.06.2016, от 10.10.2016; квитанции на оплату по договорам аренды; копию договора возмездного оказания услуг от 22.02.2017, заключенного между ответчиком и обществом с ограниченной ответственностью "Комплект-Логистик", предметом которого является выполнение работ по изготовлению вывески с логотипом магазина "Вершина"; копию Акта приемки-сдачи оказанных услуг от 01.03.2017; квитанцию об оплате N 87; копию договора поставки от 23.11.2017, заключенного между ответчиком (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Изумруд-С", на поставку товара (барда сухая - кормовая); квитанцию об оплате по договору N 2, 21; счет-фактуру от 03.02.2018 N 2, счет-фактуру от 11.12.2017 N 48; фотографии магазина продукты с обозначением "Вершина".

Кроме того, ответчиком представлен список участников общества с ограниченной ответственностью "Вершина" по состоянию на 10.12.2018, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении названного общества.

Исследовав указанные документы, суд приходит к выводу о том, что они не подтверждают использование ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981 в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", ввиду следующего.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование в том виде, в котором он зарегистрирован, или с изменениями, при которых это обозначение осталось узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя как конкретный товарный знак.

Как следует из договоров аренды нежилого помещения, заключенных между обществом "Вершина" (арендодатель) и ответчиком (арендатор) от 01.02.2016, от 06.06.2016, от 10.10.2016, предметами указанных договоров являются нежилые помещения, расположенные по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, д. 4.

При этом по условиям договоров аренды от 01.02.2016 и от 06.06.2016 переданные по договорам нежилые помещения предназначены для размещения продуктового магазина "Вершина" и магазина строительных материалов "Вершина" соответственно.

По условиям договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2016 ответчику в аренду передано нежилое здание Литер ВБ (производственное), расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пер. Керамический, 4.

В подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981, ответчиком представлены фотографии продуктового магазина и магазина строительных материалов с обозначением "Вершина".

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации совокупность представленных документов, судебная коллегия указывает, что ответчиком не представлено каких-либо документов, подтверждающих, исполнение указанных договоров. При этом фотографии магазинов с вывеской "Вершина" не могут быть приняты судом в качестве подтверждающих факт использования спорного товарного знака ответчиком ввиду того, что не содержат ни даты, ни места совершения фотосъемки, в связи с чем нельзя установить их относимость к трехлетнему периоду, предшествующему дате направления претензии, а также невозможно соотнести изображенные на указанных фотографиях нежилые помещения, с нежилыми помещениями, переданными в аренду ответчику по актам приема-передачи.

Представленные в материалы дела договор поставки от 23.11.2017, заключенный между обществом "Изумруд-С" и товарные накладные от 03.02.2018 N 2, от 11.12.2017 N 48, также не являются доказательствами, подтверждающими факт использования спорного товарного знака ответчиком.

Так из представленного договора от 23.11.2017 не представляется возможным установить использование спорного товарного знака, как и из товарных накладных от 03.02.2018 N 2, от 11.12.2017 N 48, поскольку в указанных документах отсутствует указание на товарный знак "Вершина".

Иные представленные ответчиком в материалы дела доказательства также не свидетельствуют об использовании спорного товарного знака в период доказывания.

Ссылка ответчика на то, что им подтверждается использование спорного товарного знака, поскольку Лакути Бэлла Муратовна является учредителем общества с ограниченной ответственностью "Вершина" подлежит отклонению, ввиду следующего.

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом.

Аналогичные положения содержатся в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 по делу N СИП-247/2013, от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013, от 10.11.2014 по делу N СИП-305/2014.

При этом судебная коллегия отмечает, что ответчиком суду не было представлено никаких доказательств в обоснование его довода об аффилированности с ним каких либо лиц, которые указаны в документах ответчика.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее - Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

По мнению судебной коллегии, представленные ответчиком договоры, товарные накладные и чеки также не подтверждают факт использования спорного товарного знака ответчиком в спорный период на территории Российской Федерации, так как из данных документов не усматривается, что спорный товарный знак используется правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Ответчик каких-либо ясных и четких доказательств использования спорного товарного знака, в том числе в их совокупности и взаимосвязи в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ в суд не представил.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Однако ответчик суду таких доказательств также не представил.

Правообладатель спорного товарного знака своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования спорного товарного знака суду не представил.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых услуг, для которых он зарегистрирован, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования индивидуального предпринимателя Васильевой Натальи Евгеньевны удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 197981 в отношении услуг 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "реализация товаров" вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Лакути Бориса Георгиевича (ОГРНИП 313151308800062) в пользу индивидуального предпринимателя Васильевой Натальи Евгеньевны (ОГРНИП 317028000134333) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев