Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. N С01-1231/2018 по делу N СИП-685/2017 Дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, о восстановлении правовой охраны патента на изобретение, передано на новое рассмотрение, поскольку суд не проверил довод о том, что требования истца не подлежат удовлетворению в силу принципа эстоппель

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2019 г. N С01-1231/2018 по делу N СИП-685/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 4 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 февраля 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества Фирма "Август" (ул. Центральная, д. 20А, г. Черноголовка, Московская обл., 142432, ОГРН 1025006038958) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2018 по делу N СИП-685/2017 (судьи Погадаев Н.Н., Голофаев В.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению акционерного общества Фирма "Август" о признании недействительным частично решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.04.2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2488999, о восстановлении правовой охраны патента Российской Федерации на изобретение N 2488999 в первоначальной формуле и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (22-й километр Киевского шоссе (п. Московский), домовлад. 4, стр. 1, оф. 614А, 108811, ОГРН 1037724060560).

В судебном заседании принял участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Д.Б. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-413/41), Конюхова В.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-404/41);

от акционерного общества Фирма "Август" - Семченко Н.С., Зайченко Е.В. (по доверенности от 14.03.2018 N 2018-2246), Скворцова А.А. (по доверенности от 04.10.2018, выданной юридическим обществом во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в порядке передоверия на основании доверенности от 14.03.2018 N 2018-2245);

от общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" - Пронин В.А. (по доверенности от 15.05.2017), патентный поверенный Сергеев А.В. (по доверенности от 15.12.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество Фирма "Август" (далее - Фирма "Август") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным частично решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.10.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения от 27.04.2015 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2488999, о восстановлении правовой охраны патента Российской Федерации на изобретение N 2488999 в первоначальной формуле, а также об обязании Роспатента внести соответствующую запись в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Группа компаний "ЗемлякоФФ" (далее - Группа компаний "ЗемлякоФФ").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2018 требования Фирмы "Август" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Фирма "Август", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Фирма "Август" оспаривает выводы суда первой инстанции, основанные на экспертном заключении, подготовленном экспертом Банзаковой В.П.

Кроме того, Фирма "Август" в кассационной жалобе указывает на то, что судом первой инстанции неправомерно не принят и не исследован ответ на запрос суда, поступивший из Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (далее - МСХА имени К.А. Тимирязева).

В кассационной жалобе отмечено, что из содержания ответа от 17.04.2018 с очевидностью следует, что письмо направлено в Суд по интеллектуальным правам именно в ответ на поступивший от суда запрос от 06.03.2018. Ненаправление судом повторного запроса, по мнению заявителя кассационной жалобы, не является основанием для отказа в приобщении к материалам дела ответа от 17.04.2018.

В кассационной жалобе Фирма "Август" также ссылается на неправильное применение судом первой инстанции положений пункта 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), полагая, что судом фактически рассматривался вопрос о соответствии группы изобретений условию охраноспособности "новизна", а не "изобретательский уровень".

Фирма "Август" также считает, что судом при рассмотрении настоящего дела не исследован вопрос о правильности перевода с китайского языка противопоставленного источника - патентной заявки Китайской Народной Республики N 102037986А, дата публикации - 04.05.2011 (далее - патентный документ N CN 102037986А).

Заявитель кассационной жалобы указывает, что вопреки выводам суда первой инстанции, доводы о неверном переводе названного источника и о неверном толковании определенных терминов и понятий неоднократно заявлялись им при рассмотрении возражения в Роспатенте.

Так, Фирма "Август" ссылается на юридическое заключение патентного поверенного Китайского патентного бюро Carissa Huihui Li, Ph.D от 27.07.2017, в котором указывалось, что в патентном документе N CN 102037986А отсутствует иероглиф, обозначающий термин "синергизм". Ссылаясь на названное заключение, Фирма "Август" в кассационной жалобе отмечает, что сочетание иероглифов в патентном документе N CN 102037986А в буквальном переводе означает "усиленный эффект". При этом усиленным можно назвать как синергетический, так и аддитивный эффект.

Помимо прочего, Фирма "Август" в кассационной жалобе указывает на то, что в патенте Российской Федерации N 2488999 синергетический эффект является частью формулы, описывается в таблицах применительно к различным соотношениям в рамках заявленного диапазона на основе реально проведенных испытаний, сведения о которых содержатся в других публикациях.

Что касается патентного документа N CN 102037986А, то в нем, как считает Фирма "Август", "превосходный" эффект только упоминается в автореферате и в одном абзаце описания, не включается в формулу как характеристика и существенный признак изобретения.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что патентный документ N CN 102037986А не порочит изобретательский уровень группы изобретений по патенту Российской Федерации N 2488999 в силу того, "что описываемые в документе выводы и качество результата, полученного в ходе исследования китайскими авторами, вызывают серьезные сомнения в достоверности, а, кроме того, использование в соответствии с назначением китайского изобретения на всем заявленном диапазоне невозможна".

В отзыве на кассационную жалобу Роспатент просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в указанной жалобе.

Группа компаний "ЗемлякоФФ" также направила в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу, в котором возражает против изложенных в ней доводов и просит оставить в силе решение от 22.10.2018.

В судебное заседание 04.02.2019 явились представители Роспатента, Фирмы "Август" и Группы компаний "ЗемлякоФФ".

Представитель Фирмы "Август" выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представители Роспатента и Группы компаний "ЗемлякоФФ" возражали против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, просили оставить ее без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, патент Российской Федерации на группу изобретений N 2488999 "Гербицидная композиция и способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - A01N 25/00, A01N 43/90, A01N 47/36 и A01P 13/00) был выдан по заявке N 2011146103/13 с датой приоритета от 15.11.2011 (авторы - Усков Александр Михайлович, Нестерова Лилия Михайловна, Елиневская Лариса Степановна, Дзарданов Данил Валентинович; патентообладатель - Фирма "Август").

Патент действовал со следующей формулой:

"1. Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию N-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида(флорасулам) (I) или его соль и другого гербицида из ряда сульфонилмочевин, отличающаяся тем, что другой гербицид из ряда сульфонилмочевин представляет собой метиловый эфир 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2ил)метиламино]карбонил]амино] сул ьфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II) или его соль, причем весовое соотношение компонентов I:II может изменяться от 1:5 до 5:1, а также твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество.

2. Гербицидная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что действующие вещества взяты в синергетически эффективных количествах.

3. Гербицидная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит другие целевые добавки.

4. Гербицидная композиция по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что она может быть использована в виде препаративной формы, выбранной из группы: смачивающиеся или водорастворимые порошки, водорастворимые или водно-диспергируемые гранулы, водные или водно-гликолевые растворы.

5. Гербицидная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве поверхностно-активного вещества композиция содержит соединение, выбранное из группы: оксиэтилированный или пропоксиэтилированный алкилфенол, полиоксиэтилированный спирт или амин, этоксипропоксиблоксополимер, сульфат или фосфат полиоксиэтилированного спирта или их соли, этоксилированный тристирилфенол, сульфат или фосфат этоксилированного или пропоксилированного тристирилфенола или их соли, алкилсульфат или арилсульфат или их соли, алкилсульфонат или арилсульфонат или их соли, лигносульфонат или его соль, конденсированный алкилнафталинсульфонат, соль поликарбоксилата, производное сульфосукцината или их смеси.

6. Гербицидная композиция по п. 1 в форме смачивающегося или водорастворимого порошка или водорастворимых или водно-диспергируемых гранул, отличающаяся тем, что содержит в качестве твердого носителя вещество, выбранное из группы: каолин, бентонит, карбонат щелочного или щелочноземельного металла, лактоза, природные сахара, сульфат натрия, стеарат кальция, тринатрийфосфат при следующем соотношении компонентов, мас. %:

флорасулам или его соль (по кислотному эквиваленту) 3-70

трибенурон-метил или его соль (по кислотному эквиваленту) 10-60

поверхностно-активное вещество или их смесь 5-25

пеногаситель 0-0,2

носитель до 100

7. Гербицидная композиция по п. 1 в форме водного или водно-гликолевого раствора, содержащая входящие в ее состав компоненты в следующих количествах, мас. %:

соль флорасулама (по кислотному эквиваленту) 10-30

соль трибенурон-метила (по кислотному эквиваленту) 10-30

поверхностно-активное вещество или их смесь 5-25

пеногаситель 0-0,2

триэтиленгликоль 0-15

вода до 100

8. Способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений путем обработки их гербицидами, содержащими в качестве действующих веществ флорасулам и трибенурон-метил, отличающийся тем, что на подлежащие уничтожению сорные растения или среду их обитания наносят эффективное количество гербицидной композиции по любому из пп. 1-7.".

Группа компаний "ЗемлякоФФ" обратилась в Роспатент 27.04.2015 с возражением против выдачи указанного патента, мотивированным несоответствием группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень". В подтверждение данного довода в возражении был представлен ряд источников информации:

патентный документ N CN 102037986А;

патент Российской Федерации N 2137366;

Lepiece D., Thompson A., McReath A. Florasulam Primus, a New Selective Triazolopyrimidine Sulfonanilide (ALS) Herbicide to Control Broad-Leaved Weeds in Cereals; Belgian Results from 1994 to 1997//Mededelingen-Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen; 1998; 63 (3a): 735-750, с частичным переводом;

Malecka S., Bremanis G., Miglane V. Effect of Increased Nitrogen Fertiliser Rates on Yield and Grain Quality of Winter Wheat Varieties//Agronomijas Vestis; 2005; 8: 47-52, с частичным переводом;

Krawczyk R. Influence of Application Time of Herbicide Reduced Doses on Weed Control Efficiency in the Spring Cereals//Progress in Plant Protection; 2007; 47(3): 151-158, с переводом - [5];

Kokare A., Legzdina L. Traits Influencing Spring Barley Competitiveness against Weeds under Organic and Conventional Conditions//Research for Rural Development 2010; 2010; 1: 11-16;

From Active Substance to Product - the Formulation is the Key. Статья из журнала компании Bayer CropScience "Courier Issue"; 2005; 1: 6-9, с частичным переводом;

патент Российской Федерации N 94041833;

Справочник "The Pesticide Manual"/под ред. CD.S. Tomlin, 15-e издание, 2009: 1156-1158, с частичным переводом;

Е.В. Зеленина, В.Д. Мякушева. Особенности определения патентоспособности объекта изобретения "продукт" на примере композиций. Методические рекомендации. М: ОАО ИНИЦ "Патент", 2007. С. 28-35;

патент Российской Федерации N 2192131;

Каталог пестицидов - PPDB. Трибенурон-метил. Источник - Интернет, адрес: http://rupest.ru/ppdb/tribenuron-methyl.html, опубл. 18.02.2011;

авторское свидетельство SU 447995, от 30.10.1974;

патент Российской Федерации N 2288581;

патент Российской Федерации N 2273995;

патент Российской Федерации N 2025974;

патент Российской Федерации N 2137366;

патент Российской Федерации N 2337549;

патент Российской Федерации N 2209547;

патент Российской Федерации N 2141110;

патент Российской Федерации N 2387660;

патент Российской Федерации N 2406737;

авторское свидетельство SU 740754, от 15.06.1980;

патент Российской Федерации N 2199107;

патент Российской Федерации N 2200188;

авторское свидетельство SU 631483, от 05.11.1988;

формула изобретения по евразийскому патенту ЕА 003033 от 26.12.2002;

реестр евразийских патентов - патент N 003033;

патентная заявка RU 2008133488, от 27.04.2010;

патентная заявка RU 2006101449, опубл. 27.07.2007;

патентная заявка RU 95106676, от 27.02.1997;

патентная заявка RU 95106669, от 10.11.1997.

В качестве ближайшего аналога группы изобретений по спорному патенту Группой компаний "ЗемлякоФФ" было указано решение, известное из патентного документа N CN 102037986А.

Роспатентом было установлено, что независимый пункт 1 формулы изобретения спорного патента содержит в себе четыре альтернативы:

1) Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию М-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида (флорасулам) (I) и метиловый эфир 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино]сул ьфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II);

2) Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию соли М-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида (флорасулам) (I) и метиловый эфир 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино]сул ьфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II);

3) Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию М-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида (флорасулам) (I) и соль метилового эфира 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино]сул ьфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II);

4) Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ эффективную комбинацию соли М-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида (флорасулам) (I) и соли метилового эфира 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1,3,5-триазин-2-ил)метиламино]карбонил]амино]сул ьфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II).

В качестве технического результата от реализации группы изобретений в описании к патенту Российской Федерации на изобретение N 2488999 указано, что предлагаемая композиция является синергетически эффективной.

Проведенный Роспатентом сравнительный анализ альтернативы "1" и патентного документа N CN 102037986А показал, что в противопоставленном источнике информации раскрыта гербицидная композиция, которой присущи все признаки композиции по независимому пункту 1 формулы спорного патента (в части альтернативы "1"), признаки зависимых пунктов 2-3, 4-6 (частично), а также раскрыт способ борьбы с сорными растениями, которому присущи признаки способа по независимому пункту 8 формулы патента Российской Федерации на изобретение N 2488999.

Указанные обстоятельства с учетом положений статьи 1350 ГК РФ, подпунктов 1 и 2 пункта 24.5.3 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов российской федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент), послужили основанием для вывода Роспатента о том, что композиция по независимому пункту 1 (в части альтернативы "1") и зависимым пунктам 2-3, 4-6 (частично), а также способ по независимому пункту 8 в условиях указанных зависимых пунктов формулы спорного патента не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень" по отношению к известным из патентного документа N CN 102037986А решениям.

В отношении других альтернативных признаков зависимого пункта 4 формулы спорного патента, характеризующих использование гербицидной композиции в виде таких препаративных форм, как смачивающиеся или водорастворимые порошки, водорастворимые или водно-диспергируемые гранулы, водные или водно-гликолевые растворы, Роспатент пришел к тому выводу, что они известны из патентов Российской Федерации N 2288581, N 2273995 и N 2025974.

В отношении альтернатив "2", "3" и "4" по независимому пункту 1 формулы спорного патента, а также зависимого пункта 7 формулы изобретения по патенту Российской Федерации на группу изобретений N 2488999 Роспатентом было установлено, что ни один из приведенных в возражении Группы компаний "ЗемлякоФФ" документов не раскрывает использование солей трибенурон-метила и флорасулама как по отдельности, так и совместно в качестве гербицидов.

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что возражение Группы компаний "ЗемлякоФФ" не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 1 и 8 (в части альтернатив "2", "3" и "4"), а также по зависимому пункту 7 формулы патента не соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Указанный вывод Роспатента при рассмотрении дела в суде первой инстанции не оспаривался, равно как и не оспаривался вывод о том, что другие альтернативные признаки зависимого пункта 4 формулы спорного патента известны из патентов Российской Федерации N 2288581, N 2273995 и N 2025974.

Как следует из материалов дела, на заседании Роспатента 27.04.2016 патентообладателем в соответствии с пунктом 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила), была представлена скорректированная формула изобретения, в которой в независимый пункт 1 формулы изобретения включены признаки зависимых пунктов 2 и 5 (частично, указания на то, что в качестве поверхностно-активного вещества композиция содержит полиоксиэтилированный амин, этоксипропоксиблоксополимер, сульфат или фосфат этоксилированного или пропоксилированного тристирилфенола или их соли, или пропоксиэтилированный алкилфенол). При этом из формулы изобретения по спорному патенту исключены зависимые пункты 2, 5, 6 и 7, а независимый пункт 8 перенумерован как пункт 4 с уточнением того, что используется композиция по пунктам 1-3.

В связи с этим материалы заявки N 2011146103 в соответствии с пунктом 5.1 Правил были направлены для проведения дополнительного информационного поиска по представленной заявителем уточненной формуле изобретения.

Согласно представленному заключению экспертизы с учетом дополнительного информационного поиска группа изобретений, охарактеризованная в уточненной формуле, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ.

По результатам рассмотрения уточненной формулы изобретения с учетом отчета о дополнительном поиске, заключения экспертизы к нему и доводов сторон было установлено, что внесенные заявителем изменения в формулу изобретения по патенту Российской Федерации на изобретение N 2488999 устранили причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности "изобретательский уровень".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 13.10.2017 было принято оспариваемое решение, которым патент Российской Федерации на группу изобретений N 2488999 был признан недействительным частично и выдан новый патент Российской Федерации на группу изобретений с уточненной патентообладателем 27.04.2016 формулой:

"1. Гербицидная композиция, содержащая в качестве действующих веществ комбинацию М-(2,6-дифторфенил)-8-фтор-5-метокси[1,2,4]триазоло[1,5-с]пиримидин-2-сул ьфонамида (флорасулам) (I) или его соль и метиловый эфир 2-[[[[(4-метокси-6-метил-1.3,5-триазин-2ил)метиламино]карбонил]амино] сульфонил]бензойной кислоты (трибенурон-метил) (II) или его соль, а также содержит твердый носитель или жидкий растворитель и поверхностно-активное вещество отличающаяся тем, что весовое соотношение компонентов I:II может изменяться от 1:5 до 5:1, композиция является синергетически эффективной, а также тем, что в качестве поверхностно-активного вещества композиция содержит полиоксиэтилированный амин, этоксипропоксиблоксополимер, сульфат или фосфат этоксилированного или пропоксилированного тристирилфенола или их соли, или пропоксиэтилированный алкилфенол.

2. Гербицидная композиция по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит другие целевые добавки.

3. Гербицидная композиция по любому из пп. 1-2. отличающаяся тем, что она может быть использована в виде препаративной формы, выбранной из группы: смачивающиеся или водорастворимые порошки, водорастворимые или водно-диспергируемые гранулы.

4. Способ борьбы с сорными растениями в посевах культурных растений путем обработки их гербицидами, содержащими в качестве действующих веществ флорасулам и трибенурон-метил, отличающийся тем, что на подлежащие уничтожению сорные растения или среду их обитания наносят эффективное количество гербицидной композиции по любому из пп. 1-3.".

Фирма "Август", полагая, что решения Роспатента от 13.10.2017 нарушает ее права и законные интересы, не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения Роспатента недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Как усматривается из материалов дела, судом первой инстанции с целью разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области биологии и химии, в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации была назначена судебно-патентоведческая экспертиза, проведение которой было поручено патентному поверенному Российской Федерации (рег. N 346) Банзаковой В.П., чье заключение по поставленным вопросам легло в основу принятого судом первой инстанции решения.

Соглашаясь с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции принимал во внимание положения статьи 1350 ГК РФ, подпунктов 1 и 2 пункта 24.5.3 Административного регламента, а также заключение, подготовленное патентным поверенным Банзаковой В.П., и пришел к выводу о том, что композиция по независимому пункту 1 (в части альтернативы "1") и зависимым пунктам 2-3, 4-6 (частично) и способ по независимому пункту 8 в условиях указанных зависимых пунктов формулы первоначальной редакции спорного патента не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень" по отношению к известным из патентного документа N CN 102037986А решениям.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В отношении довода кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не исследовал вопрос о правильности перевода патентного документа N CN 102037986 A, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В основу поддержанных судом первой инстанции выводов Роспатента о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" положено содержание патентного документа N CN 102037986 A.

Соответствующий патентный документ, выполненный на китайском языке, был представлен в материалы административного дела с нотариально заверенным переводом на русский язык (том 3, л. д. 104-121).

Вместе с тем Фирмой "Август" правильность перевода, в частности релевантной части этого перевода, касающейся наличия у изобретения по патентному документу N CN 102037986 A синергетического эффекта, оспаривалась в суде первой инстанции с указанием на то, что использованные в противопоставленном патентном документе иероглифы означают не "синергизм", а "усиленный эффект", суть которого нужно устанавливать по контексту. Для термина же "синергизм" используется другой иероглиф.

В подтверждение этого Фирмой "Август" в материалы административного дела было представлено заключение китайского патентного поверенного Carissa HuiHGui Lic переводом (т. 9, л. д. 107-113).

В отношении данного довода судом первой инстанции было отмечено следующее.

1. "Ссылка общества "Август" на то, что термин синергизм обозначается иероглифом, который в патентной заявке Китайской Народной Республики N 102037986А отсутствует, поскольку указанный в названной заявке иероглиф означает "аддитивный эффект", а не "синергетический эффект", как это подразумевается в спорном изобретение, не может быть признана обоснованной, поскольку представленное в материалы дела (том 2, л.д. 37-43) исследование от 27.06.2017, не может быть принято в качестве доказательства, подтверждающего изложенные в нем сведения, ввиду того, что данных о том, что "Carissa Huihui Li" (лицо, его осуществившее) является патентным поверенным, обладающим специальными познаниями в области биологии и химии, Суду по интеллектуальным правам в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации названным обществом не представлено.".

2. "Данный довод не приводился при рассмотрении возражения, каких-либо ходатайств в Роспатенте с целью установления правильности перевода не заявлялось.".

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с заявителем кассационной жалобы в том, что вывод суда первой инстанции о неприведении при рассмотрении возражения довода о неправильности перевода не соответствует материалам дела.

В материалы судебного дела представлена копия материалов административного дела, в которых содержится отзыв Фирмы "Август" на возражение против выдачи патента (т. 9, л. д. 71-106).

В этом отзыве на с. 14-15 (т. 9, л. д. 84-85) приводятся доводы о неправильности перевода. Именно с этим отзывом в материалы административного дела было представлено заключение китайского патентного поверенного Carissa HuiHGui Li с переводом (т. 9, л. д. 107-113).

В отношении вывода суда первой инстанции о недоказанности того, что Carissa Huihui Li является патентным поверенным, обладающим специальными познаниями в области биологии и химии, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Часть 5 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой к представляемым в арбитражный суд письменным доказательствам, исполненным полностью или в части на иностранном языке, должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык, а равно иные положения названного Кодекса, в том числе часть 2 статьи 255, согласно которой документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, не устанавливают требований к специальному (помимо языкового) образованию переводчика.

Безусловно, перевод специальных терминов может требовать специальных знаний. В таком случае суд может предъявить определенные требования к лицу, осуществляющему перевод.

Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что в настоящем деле подателем возражения представлен перевод противопоставленного патентного документа (т. 5, л. д. 62-67), Фирмой "Август" - перевод с китайского языка на английский язык релевантных иероглифов, содержащихся в противопоставленном патентном документе, и перевод с английского языка на русский.

В обоих случаях отсутствуют данные о наличии у лица, выполнившего перевод, специальных познаний в области биологии и химии.

Таким образом, с точки зрения толкования спорных китайских иероглифов оба перевода имеют равную степень допустимости.

При таких обстоятельствах для целей рассмотрения настоящего спора подлежало установлению надлежащее значение спорных китайских иероглифов.

В арбитражном процессе для решения подобных задач существует специальный институт - привлечение переводчика (статья 57 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Без привлечения переводчика для определения надлежащего перевода спорных китайских иероглифов (при представлении лицами, участвующими в деле, разных, но имеющих равное доказательственное значение переводов) соответствующий довод лица, обратившегося в суд, не может быть признан рассмотренным по существу.

При этом процессуальное нарушение, выразившееся в ненадлежащем рассмотрении вопроса о переводе, является нарушением процессуального законодательства, влекущим отмену решения суда в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку касалось основного оцененного судом противопоставленного источника информации, а следовательно, могло привести к принятию неправильного решения.

В отношении довода кассационной жалобы о неправомерном неприобщении к материалам дела ответа МСХА имени К.А. Тимирязева от 17.04.2018 на запрос суда президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В случае если при рассмотрении арбитражным судом дела требуется применение специальных знаний, отсутствующих у суда (при том что судья Суда по интеллектуальным правам может этими знаниями обладать), Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько процессуальных институтов, направленных на получение этих специальных знаний: экспертиза (статья 82), привлечение специалиста (статьи 55.1 и 87.1) и направление запроса Судом по интеллектуальным правам (часть 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В данном деле в определении от 22.02.2018 суд первой инстанции установил, что потребность в получении специальных знаний имеется, и решил направить запрос.

Судом 05.03.2018 был направлен запрос в МСХА имени К.А. Тимирязева.

Согласно полученному 21.03.2018 ответу на тот момент в МСХА имени К.А. Тимирязева отсутствовали специалисты по интересующим суд вопросам.

Вместе с тем 17.04.2018 МСХА имени К.А. Тимирязева был представлен развернутый ответ на вопросы суда.

Этот ответ к материалам дела не приобщен, поскольку, как указано в решении суда первой инстанции по настоящему делу, "судом повторно запрос в адрес Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" после поступившего отказа (ответ от 27.03.2018) не направлялся, то у суда не имелось оснований расценивать письмо от 17.04.2018 как ответ на судебный запрос".

При этом сама по себе потребность в получении судом первой инстанции специальных знаний утрачена не была, что особо подчеркнуто в определении от 09.04.2018, а также следует из назначения 08.06.2018 по настоящему делу экспертизы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что часть 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не запрещает лицам, которым Судом по интеллектуальным правам были направлены запросы, давать промежуточные ответы, в том числе обосновывающие невозможность подготовки ответа в установленный судом срок.

При этом обязанность адресата запроса в установленный судом срок дать хотя бы какой-то ответ следует из частей 1.1 и 2 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При получении промежуточного ответа суд вправе установить новый срок для подготовки ответа (в том числе выяснив у адресата реальные временные возможности) или принять развернутый ответ за пределами изначально установленного срока, но учесть обстоятельства несоблюдения изначально установленного срока при решении вопроса о наложении судебного штрафа (часть 2 статьи 16, статья 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В любом случае суд должен приобщить к материалам дела ответ на запрос суда, если он поступит до завершения рассмотрения дела по существу.

В настоящем случае ответ получен 17.04.2018, резолютивная же часть решения объявлена почти полгода спустя - 12.10.2018.

С учетом изложенного ответ МСХА имени К.А. Тимирязева на запрос суда должен был получить оценку суда.

Остальные доводы кассационной жалобы не подлежат рассмотрению судом кассационной инстанции, поскольку касаются результатов рассмотрения спора по существу, которые не могут быть оценены до того, как дело будет рассмотрено по существу судом первой инстанции с соблюдением процессуальных правил.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым проверить по существу изложенный в отзыве на кассационную жалобу Группы компаний "ЗемлякоФФ" довод о том, что требования Фирмы "Август" не подлежат удовлетворению в силу принципа, эстоппель.

Исходя из принципа эстоппель сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало об их действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

В данном случае Группа компаний "ЗемлякоФФ" полагает, что Фирма "Август" утратила право ссылаться на соответствие условиям патентоспособности группы изобретений в объеме формулы первоначально выданного патента, поскольку сама в ходе рассмотрения возражения представила измененную формулу, с учетом которой патент был признан недействительным лишь частично.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Исходя из пункта 4.9 Правил при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично.

В данном случае Фирма "Август" этой возможностью воспользовалась, в результате чего патент был признан недействительным лишь частично.

В случае внесения изменений в формулу патента суд, как и иные лица (включая самого патентообладателя), по общему правилу должны исходить из измененной формулы.

Вместе с тем это правило не может рассматриваться как лишающее патентообладателя возможности оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным частично.

Во-первых, сама возможность оспаривать решение Роспатента, в том числе о признании патента недействительным лишь частично, прямо следует из пункта 3 статьи 1248 ГК РФ.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что возможность внесения изменений в формулу патента существует только на стадии рассмотрения возражения административным органом и отсутствует на стадии рассмотрения спора судом.

Если патентообладатель считает, что патент в редакции первоначальной формулы выдан правомерно, он вправе не предлагать уточненную формулу. Но если при этом его мнение не будет поддержано, патент будет признан недействительным полностью. После этого, в том числе на стадии судебного рассмотрения спора, если патент в первоначальной редакции действительно не соответствует условиям патентоспособности, изменить формулу нельзя.

Цель рассмотрения возражений против выдачи патента - определить, может ли быть сохранено действие патента хотя бы в каком-то объеме. Именно в этом и состоит смысл пункта 4.9 Правил. Из этого же исходит и Верховный Суд Российской Федерации в решении от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228.

Подход же, предложенный Группой компаний "ЗемлякоФФ", заключающийся в том, что само по себе предложение патентообладателем уточненной формулы лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальная формула соответствовала условиям патентоспособности, реализацию этой цели не обеспечивает.

Само по себе предложение уточненной формулы представляет собой разумное и добросовестное действие патентообладателя, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме, если возражение действительно подлежит удовлетворению.

Вместе с тем совершение такого действия не может рассматриваться как отказ от права оспаривать выводы Роспатента, касающиеся несоответствия условиям охраноспособности патента в первоначальной редакции, поскольку при неверности этих выводов должна быть восстановлена правовая охрана в первоначальном объеме (часть 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции по настоящему делу подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, в том числе касающиеся надлежащего перевода патентного документа N CN 102037986 A, и принять законный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в связи с тем, что при подаче таких заявлений неимущественного характера, как заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины составляет 200 рублей для физических лиц и 2000 рублей для юридических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, далее - НК РФ), при обжаловании судебных актов по этим делам государственная пошлина уплачивается в размере 50 процентов от указанных размеров и составляет 100 рублей для физических лиц и 1000 рублей для юридических лиц.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (вступил в силу после принятия вышеуказанного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - с 01.01.2015) в абзац третий подпункта 3 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ внесены изменения, согласно которым при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, размер государственной пошлины для юридических лиц составляет 3 000 рублей.

Поскольку кассационная жалоба подана после вступления в силу указанных изменений в главу 25.3 части второй НК РФ, государственная пошлина, подлежащая уплате за ее рассмотрение, для юридического лица составляет 1 500 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку фактически Фирмой "Август" государственная пошлина за подачу кассационной жалобы уплачена по чеку-ордеру от 19.12.2018 (операция N 47) в размере 3 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1500 рублей подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2018 по делу N СИП-685/2017 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Возвратить акционерному обществу Фирма "Август" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по чеку-ордеру от 19.12.2018 (операция N 47) при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев