Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2019 г. по делу N СИП-761/2018 Суд отказал в иске о признании незаконными действий Роспатента, выразившихся в направлении уведомления об отказе во внесении изменений в товарный знак, поскольку после этого, спорный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, дата приоритета которых позже даты приоритета спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2019 г. по делу N СИП-761/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 февраля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 5 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Силаева Р.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) о признании действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) по отказу во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290 незаконными.

В судебном заседании приняли участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) по отказу во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290, выразившихся в уведомлении от 09.08.2018 N 2018003180, незаконными.

В обоснование заявленного требования предприниматель, ссылаясь на положения статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), практику внесения изменений в товарные знаки, в том числе в охраняемые элементы, указал на то, что действие Роспатента по отказу во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290, выраженное в уведомлении от 09.08.2018, по тому основанию, что замена буквы "I" на букву "Е" в словесном элементе указанного товарного знака изменяет фонетическое звучание словесного элемента и его смысловое значение, а также меняет визуальное восприятие обозначения, являются необоснованными и незаконными.

Как указывает предприниматель в своем заявлении, делая вывод о том, что заявленное изменение является изменением зарегистрированного обозначения товарного знака по существу, Роспатент сослался на одновременное изменение фонетического, визуального и смыслового значения зарегистрированного обозначения товарного знака.

Между тем, по мнению предпринимателя, сам по себе факт изменения зарегистрированного обозначения товарного знака по фонетическому, визуальному и смысловому признакам не является основанием для вывода об изменении существа товарного знака.

Предприниматель полагает, что предоставленное законом право на внесение в товарный знак изменений, не меняющих его существа, не означает, что в товарный знак могут быть внесены только неразличимые для потребителя изменения.

Предприниматель просит принять во внимание, что изменения, о внесении которых было заявлено, свидетельствуют лишь об отсутствии тождества первоначального и измененного обозначения, однако существо товарного знака не изменяется.

При этом по мнению предпринимателя, заявленное изменение существенно не меняет фонетическое звучание и визуальное восприятие товарного знака, а вывод Роспатента об изменении смыслового значения является надуманным.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он не согласился с изложенными предпринимателем доводами, указав, что представленное изменение существенно изменяет обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, поскольку замена буквы "I" во втором слоге на "Е" меняет фонетическое звучание, семантическое значение и в целом меняет восприятие зарегистрированного обозначения.

Кроме того, в своем отзыве Роспатент, ссылаясь на положения Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, указал, что испрашиваемое изменение словесного элемента товарного знака приводит к появлению у обозначения смыслового значения, отсутствовавшего ранее, что свидетельствует о необходимости проведения дополнительного поиска, поскольку существует вероятность того, что после внесения заявленных изменений указанный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, зарегистрированными с более поздней датой приоритета, а также с товарными знаками, которые не были ему изначально противопоставлены экспертизой за счет отсутствия семантики. Указанные обстоятельства могут привести к нарушению прав третьих лиц.

При этом в своем отзыве Роспатент, ссылаясь на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 по делу N А40-21077/05, согласно которому каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела, не согласился со ссылкой предпринимателя на иные товарные знаки и существование определенной практики, поскольку в указанных заявителем делах имели место иные фактические обстоятельства.

В судебное заседание явился представитель Роспатента, который возражал против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Заявитель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем опубликования информации на официальном сайте суда http://ipc.arbitr.ru, своих представителей не направил, просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителя заявителя в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве, просил отказать в удовлетворении заявленного требования.

При рассмотрении спора суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по заявке N 2005730042 (дата приоритета от 23.11.2005) зарегистрирован Роспатентом 19.02.2007 на имя закрытого акционерного общества "Компания Сибторг" (далее - общество "Компания Сибторг") в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе, бары, закусочные, система быстрого обслуживания, рестораны, столовые, услуги по приготовлению блюд и доставка их на дом, обслуживание обедов, свадеб и т.п. (кейтеринг)".

Роспатентом 14.11.2016 за N РД 0210224 было зарегистрировано отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290 от общества "Компания Сибторг" к предпринимателю.

В Роспатент 02.02.2018 поступило заявление предпринимателя о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающихся изменения части словесного элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 321290, а именно замены во втором слоге буквы "I" на букву "Е".

В ответ на указанное заявление Роспатентом в адрес предпринимателя 05.04.2018 был направлен запрос, в котором указывалось на то обстоятельство, что испрашиваемое изменение словесного элемента товарного знака изменяет фонетическое звучание словесного обозначения и в целом меняет визуальное восприятие зарегистрированного обозначения. В связи с тем, что представленное изменение существенно изменяет обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, Роспатент в названном запросе проинформировал предпринимателя о невозможности удовлетворения заявления о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290.

В ответ на запрос Роспатента предприниматель 03.07.2018 представил возражение, в котором не согласился с доводом эксперта о том, что замена буквы "I" на букву "Е" во втором слоге изменяет фонетическое звучание словесного обозначения и в целом меняет визуальное восприятие зарегистрированного обозначения.

Уведомлением от 09.08.2018 N 2018003180 (321290) Роспатентом было отказано предпринимателю во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290.

Полагая, что отказ Роспатента внести в товарный знак заявленные изменения, выраженный в форме уведомления, не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав доводы представителя Роспатента, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности оспаривание решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, в суд.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, действий незаконными являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом или действиями гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Оспариваемыми действиями Роспатентом отказано предпринимателю во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290, правообладателем которого он является, а значит, эти действия могут затрагивать его права и законные интересы.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по рассмотрению его заявления о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290 и принятию решения по результатам его рассмотрения.

Уведомление от 09.08.2018 подписано советником отдела средств индивидуализации Ренжиным С.А.

Тот факт, что Ренжин С.А. работает советником отдела средств индивидуализации Управления организации предоставления государственных услуг, подтвержден справкой Роспатента от 23.08.2018.

Право советника отдела средств индивидуализации подписывать решения, связанные с оказанием государственной услуги по внесению изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, установлено пунктом 12 приложения к приказу Роспатента от 15.08.2017 N 128.

Установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячный срок оспаривания действий Роспатента по отказу во внесении изменений в товарный знак, выразившихся в уведомлении от 09.08.2018 заявителем, обратившимся в Суд по интеллектуальным правам 09.11.2018, не пропущен, что Роспатентом также не оспаривается.

Согласно части 3 статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания законности оспариваемых действий, возлагается на административный орган.

Коллегия судей, оценив доводы и пояснения Роспатента, сопоставив их с аргументами заявителя, а также материалами дела, в первую очередь с материалами административного дела, сформированного Роспатентом, пришла к выводу о правомерности и обоснованности позиции указанного уполномоченного органа.

С учетом даты подачи заявления предпринимателем (02.02.2018) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы ГК РФ, а также Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный товарный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент).

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно подпункту 3 пункта 59 Административного регламента административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 этого регламента изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, в том числе установление отсутствия признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

В соответствии с пунктом 69 Административного регламента административное действие по внесению изменений в соответствующий Государственный реестр включает внесение изменений, касающихся: исправления очевидных и (или) технических ошибок в Государственных реестрах, Перечне; изменения наименования и (или) адреса места нахождения правообладателя - юридического лица; изменения фамилии, имени, отчества правообладателя - физического лица и (или) изменения кода страны его места жительства; изменения адреса для переписки с правообладателем или его представителем; сокращения перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа; других сведений, относящихся к государственной регистрации и предоставлению исключительного права на средства индивидуализации.

Как разъяснено в подпункте 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, могут быть внесены следующие изменения в заявленное обозначение:

включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Из изложенного следует, что для оценки допустимости внесения в материалы заявки изменений, связанных с заменой части словесного элемента заявленного обозначения, необходимо установить, является ли этот элемент доминирующим, затрагивает ли такая замена восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов, а также требуется ли в случае произведения такой замены проведение дополнительного поиска.

Судом установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 321290 представляет собой буквосочетание "VINIГРЕТ", выполненное буквами латинского и русского алфавита черного цвета.

Таким образом, спорный товарный знак является словесным, состоит из одного словесного элемента.

Поскольку этот словесный элемент является единственным, тот факт, что он является доминирующим очевиден и не вызывает сомнений.

В обоснование своих требований предприниматель указал, что замена во втором слоге буквы "I" на букву "Е" в словесном элементе товарного знака не является существенным изменением, и не окажет влияние на его восприятие в целом.

Проанализировав спорный товарный знак, Роспатент пришел к выводу, что замена буквы "I" на букву "Е" во втором слоге изменяет фонетическое звучание и визуальное восприятие товарного знака. Кроме того, Роспатент указал, что при таком изменении обозначение приобретает семантическое значение "винегрет" (а при разделении обозначения на две части "VINE" и "ГРЕТ", элемент "VINE" приобретает семантическое значение "лоза" (также изменится фонетика слова)) притом, что изначально у обозначения семантическое значение отсутствовало. Указанное, по мнению Роспатента, приведет к существенному изменению восприятия товарного знака в целом, что не допускается пунктом 1 статьи 1505 ГК РФ.

Суд полагает данный вывод Роспатента обоснованным исходя из следующего.

Как уже указывалось выше, спорный товарный знак состоит только из одного словесного элемента.

В такой ситуации любое внесение в него изменений является внесением изменений в доминирующий элемент.

При изложенных обстоятельствах Роспатент обоснованно подверг анализу значительность влияния вносимых изменений на существо спорного товарного знака.

Как следует из материалов заявки N 2005730042, на регистрацию заявлялось обозначение "VINIГРЕТ", состоящее из двух элементов "VINI" и "ГРЕТ", не обладающих семантическим значением.

Судебная коллегия считает, что Роспатент сделал правильный вывод о том, что измененное обозначение "VINIГРЕТ" приобретает в глазах рядового потребителя семантическое значение, поскольку становится сходным с написанием слова "винегрет", значение которого является известным российскому потребителю.

Довод предпринимателя, изложенный в возражениях на отзыв Роспатента, о том, что семантика словесного элемента "VINIГРЕТ" с очевидностью воспринимается не иначе как "винегрет", написанное с изменением буквы "е" на букву "и", не может быть принят судебной коллегией, так как носит предположительный характер. Доказательств в подтверждение данного довода предпринимателем не представлено.

Судебная коллегия также соглашается с выводом Роспатента о том, что при изменении во втором слоге буквы "I" на букву "Е" элемент "VINE" приобретает семантическое значение "лоза", а также изменяется фонетика слова.

Довод предпринимателя о надуманности указанного довода Роспатента, поскольку российские потребители недостаточно хорошо знают иностранные языки, отклоняется судебной коллегией, так как уровень знаний иностранного языка потребителями не влияет на наличие семантического значения слова, а также на его фонетику.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает правильным вывод Роспатента о том, что изменения, о внесении которых было заявлено, изменяют обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, поскольку замена буквы "I" во втором слоге на "Е" меняет фонетическое звучание, семантическое значение и в целом меняет восприятие зарегистрированного обозначения, что свидетельствует о необходимости проведения дополнительного поиска и исключает возможность внесения заявленных изменений.

Судебная коллегия также соглашается с выводом Роспатента о том, что после внесения изменений спорный товарный знак может приобрести сходство до степени смешения с товарными знаками иных лиц, дата приоритета которых позже даты приоритета спорного товарного знака. В этом случае спорный товарный знак в измененном виде может нарушить права и законные интересы иных правообладателей товарных знаков с более поздней датой приоритета.

Ссылки заявителя на иные товарные знаки также не принимаются судом, поскольку заявителем не учтено, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется с учетом фактических обстоятельств дела. При этом в отличие от оспариваемого товарного знака, товарные знаки, на которые ссылается заявитель, помимо словесных элементов, содержат также изобразительные элементы, либо изменение состояло в исключении либо изменении не доминирующих словесных элементов.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд полагает, что Роспатентом в удовлетворении поданного предпринимателем заявления было отказано правомерно.

Таким образом, Суд по интеллектуальным считает, что действия Роспатента по отказу во внесении изменений в действующий товарный знак, выраженные в форме уведомления от 09.08.2018, являются законными и обоснованными, каких-либо иных оснований в подтверждение приведенных заявителем доводов им не приводится.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемых действий, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемые действия осуществлены уполномоченным органом, соответствуют требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании их незаконными удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче заявления относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.С. Четвертакова