Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2019 г. по делу N СИП-342/2018 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, поскольку Роспатентом обосновано были признаны однородными сравниваемые услуги, которые относятся к организации общественного питания, имеют одно назначение и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у потребителя может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника

Решение Суда по интеллектуальным правам от 8 мая 2019 г. по делу N СИП-342/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 8 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Рогожина С.П., судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица - Domino's IP Holder LLC (24 Frank Lloyd Wright Drive, P.O. Box 485, Ann Arbor, Michigan 48106, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 13.03.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению по заявке N 2015719845.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (ул. Дзержинского, 16, г. Смоленск, ОГРН 1116732004410).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Domino's IP Holder LLC - Яшина О.С. (по доверенности от 20.04.2018);

от Роспатента - Тетцоева З.В. (по доверенности N 01/32-411/41 от 15.05.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Домино" - Гроза О.А. (по доверенности от 12.09.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Domino's IP Holder LLC (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.03.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака обозначению по заявке N 2015719845, о признании незаконным отказа в признании заявки N 2017753055 в качестве выделенной из первоначальной заявки N 2015719845, об обязании Роспатент устранить допущенные нарушения, признать заявку N 2017753055, поданной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), выделенной и зарегистрировать обозначение по заявке N 2015719845 в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35-го класса МКТУ.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Домино" (далее - общество "Домино", общество).

Определением от 03.04.2019 производство по делу прекращено в части требования о признании незаконным отказа в признании заявки N 2017753055 в качестве выделенной из первоначальной заявки N 2015719845 в связи с отказом заявителя от данной части требований.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось по ходатайству заявителя, мотивированному предпринимаемыми заявителем и третьим лицом мерами по урегулированию материально-правового спора, лежащего в основе спора заявителя с Роспатентом.

В судебном заседании 07.05.2019 представитель общества "Домино" сообщил суду о завершении переговоров с компанией.

Представитель компании заявленные требования поддержал.

Роспатент и общество "Домино" в отзывах и их представители в ходе судебного заседания требования компании оспорили, просили в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Компания обратилась в Роспатент с заявкой N 2015719845 от 30.06.2015 на регистрацию словесного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товаров "пицца готовая, горячие и холодные бутерброды/сэндвичи, хлебные палочки, свежеиспеченные шарики из готового теста и горячие закуски в виде готовой пасты, приготовленные для употребления или на вынос; конфеты, сладости, печенье, творожные пудинги, сладкие ватрушки и хлебобулочные десерты; сушеный перец для использования в качестве приправы" 30-го класса, услуг "услуги онлайного заказа в области ресторанов на вынос и доставки; услуги франшизы, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" 35-го класса и услуг "услуги ресторанов, а именно предоставление пиццы, другой еды и напитков для употребления или на вынос; услуги ресторанов, предлагающих еду на вынос; рестораны осуществляющие доставку еды на дом" 43-го класса МКТУ.

Роспатентом 31.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявленному обозначению противопоставлены следующие словесные товарные знаки:

- "" по свидетельству Российской Федерации N 485681, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении 43-го класса МКТУ;

- "" по свидетельству Российской Федерации N 485682, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 21.02.2007) на имя общества "Домино" в отношении 43-го класса МКТУ;

- "" по международной регистрации N 571098, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее (дата регистрации 03.05.1991) на имя иностранного лица FLARONIS SA (Route d'Herbesthal 323 B-4701 Eupen-Kettenis (BE)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ;

- "" по международной регистрации N 430366В, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее (дата регистрации 16.05.1977) на имя иностранного лица Oy Karl Fazer Ab (Fazerintie 6FI-01230 Vantaa (FI)) в отношении товаров 30-го классов МКТУ;

- "" по свидетельству Российской Федерации N 351943, правовая охрана которому была предоставлена ранее (приоритет от 09.01.2007) на имя Гайдабура Светланы Юрьевны в отношении 35-го класса МКТУ.

Товары 30-го и услуги 35-го и 43-го класса МКТУ, указанные в заявке компании, признаны Роспатентом однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Не согласившись с решением Роспатента от 31.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака, компания обратилась в Палату по патентным спорам с возражением на него.

Оставляя в силе решение от 31.01.2017, Роспатент указал, что товары 30-го класса, для которого испрашивается правовая охрана спорному обозначению, однородны товарам 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по международным регистрациям N 571098 и N 430366В, поскольку они соотносятся как род/вид и относятся к хлебобулочным и кондитерским изделиям, имеют одно назначение и круг потребителей.

В отношении услуг 35-го и 43-го класса МКТУ, для которых заявлено на регистрацию спорное обозначение, Роспатент отметил, что они также однородны услугам 35-го и 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681, N 485682, N 351943, поскольку они имеют одно назначение (ресторанный бизнес) и оказываются в области питания, в связи с чем может возникнуть представление о происхождении данных услуг из одного источника.

По аналогичным мотивам Роспатент посчитал однородными услуги 35-го класса, для которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, и услуги 43-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

При этом Роспатент констатировал наличие сходства до степени смешения у спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Вместе с тем Роспатент учел, что 09.01.2017 была прекращена правовая охрана по свидетельству Российской Федерации N 351943, что устраняло противопоставление указанного товарного знака спорному обозначению компании.

Роспатент также учел, что в возражении компании отсутствуют доводы о несогласии с решением экспертизы, но содержится просьба о разделении заявки N 2015719845 путем выделения из нее отдельной заявки, включающей товары 30-го и услуг 43-го классов МКТУ. При этом экспертизой было отказано в выделении соответствующей заявки, поскольку услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых, по мнению компании, может быть зарегистрировано спорное обозначение, признаны однородными товарам 30-го и услугам 43-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Компания, не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу указанного ненормативного правового акта, обратилась 13.06.2018 в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В заявлении компания выражает несогласие с выводом Роспатента об однородности услуг 35-го класса МКТУ, для регистрации которого испрашивается правовая охрана спорному обозначению услугам 43-го классов, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

Так, компания, ссылаясь на 9-ую и 10-ую редакции МКТУ, указывает, что 35-й класс МКТУ включает в основном услуги, оказываемые лицами и организациями, основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия либо помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного, либо торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств массовой информации о всевозможных товарах и видах услуг.

По мнению компании, "услуги франчайзинга, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, предлагающими еду на вынос и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" представляют собой консультационные услуги по сопровождению предпринимателей и компаний на этапах бизнес-планирования, выборе партнера по франчайзингу, администрирования и ведения бизнеса, связанного с деятельностью услуг ресторанов. Компания полагает, что юридические лица, предлагающие услуги в сфере франчайзинга, занимаются, как правило, консалтингом, маркетингом и аудитом, а также оказывают сопутствующие услуги по оформлению договоров коммерческой концессии, их регистрации, оформлению иных соответствующих документов. Таким образом, как считает компания, консалтинговые услуги в сфере франчайзинга не являются обязательными сопутствующими услугами и взаимодополняемыми/взаимозаменяемыми по отношению к таким услугам, как услуги закусочных, кафе, ресторанов.

Компания также не согласна с выводом Роспатента о том, что данные услуги имеют одно назначение (ресторанный бизнес), круг потребителей, условия реализации. В обоснование названного довода компания указывает, что в отличие от услуг 43-го класса МКТУ, которые предназначены для предоставления потребителям приготовленных блюд и напитков, обслуживания официантами, доставки готовых блюд и напитков курьером, назначением услуг 35-го класса является информирование предпринимателей и юридических лиц по вопросам ведения ресторанного бизнеса, связанного с заключением договоров коммерческой концессии. При этом, с точки зрения компании, круг потребителей сравниваемых услуг соответственно разный, а именно: услуги франчайзинга предоставляются конкретным лицам (бизнесмены и юридические лица), а потребителями услуг 43-го класса МКТУ выступает широкий круг потребителей.

По аналогичным основаниям нельзя, как полагает компания, считать однородными услуги 35-го класса МКТУ с товарами 30-го класса МКТУ, поскольку последние относятся к продуктам питания, то есть к товарам широкого потребления, в связи с чем, по мнению компании, услуги 35-го класса МКТУ подлежали выделению в качестве отдельной заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, компания обращает внимание на то, что заявка N 2015719845 рассматривалась наряду с пятью аналогичными заявками, составляющими серию знаков, по одной из которых была предоставлена правовая охрана спорному обозначению в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Компания также считает, что поскольку правовая охрана по свидетельству Российской Федерации N 351943 действие прекратила, то препятствия для регистрации спорного обозначения для услуг 35-го класса устранены.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и в отзывах на него, выслушав правовые позиции, явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 указанной статьи заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента компанией не пропущен, что уполномоченным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в части 4 ГК РФ и Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения компании на отказ в предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции этого государственного органа.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках его полномочий, что иными лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (30.06.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ (в редакции, действовавшей на указанную дату), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32). Кроме того, подлежат учету сложившиеся в правоприменительной практике методологические подходы, нашедшие отражение, в том числе в действовавших на дату подачи заявки Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198).

Согласно пункту 1 статьи 1499 ГК РФ в ходе проведения экспертизы Роспатентом проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Так, в частности, согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя старшего товарного знака.

Вывод Роспатента о сходстве спорного обозначения с противопоставленными товарными знаками компанией в заявлении, поданном в Суд по интеллектуальным правам, не оспаривается (статья 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Компанией оспариваются лишь выводы Роспатента об однородности услуг "услуги онлайнового заказа в области ресторанов на вынос и доставки; услуги франшизы, а именно помощь в управлении бизнесом по созданию и управлению ресторанами, ресторанами, предлагающими еду на вынос, и ресторанами, осуществляющими доставку еды на дом" 35-го класса МКТУ, для которых на регистрацию заявлено спорное обозначение с услугами "аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские" 43-го класса, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 485681 и N 485682.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано в абзаце 3 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций N 198 признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1, 3.1.2 Методических рекомендаций N 198).

Вышеперечисленные правила в полной мере относятся и к определению однородности услуг.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций N 198 при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

Как известно суду, франчайзинг (англ. franchise, "лицензия", "привилегия"), франшиза (фр. franchise - льгота, привилегия), коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения. Это развитая форма лицензирования, при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя товарные знаки (бренды) франчайзера, суть коммерческая концессия.

Согласно статье 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Из приведенных выше определений следует, что франчайзинг относится к сделкам с передачей прав использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков.

С учетом этого судебная коллегия соглашается с выводами Роспатента о том, что в первую очередь услуги франчайзинга подразумевают под собой передачу права использования комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта франчайзера, а не исключительно консалтинговые и маркетинговые услуги, которые имеют второстепенное значение.

По смыслу и природе договора франчайзинга, услуги по франчайзингу оказывает лицо, которое занимается определенным видом деятельности, в рассматриваемом случае ресторанным бизнесом.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатентом обосновано были признаны однородными сравниваемые услуги 35 и 43-го классов МКТУ, поскольку они относятся к области организации общественного питания, имеют одно назначение (ведение ресторанного бизнеса) и в большинстве случаев оказываются одними и теми же лицами, в связи с чем у потребителя (как граждан, так и субъектов предпринимательской деятельности) может сложиться впечатление о происхождении данных услуг из одного источника.

При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что в силу высокой степени сходства обозначений также имеет место высокая вероятность смешения в глазах потребителей в отношении заявленных услуг.

В отношении довода компании о том, что Роспатент неправомерно отказал в выделении заявки N 2017753055 из первоначальной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, поскольку они не являются однородными услугам 35-го класса МКТУ, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1502 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак или рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, заявитель вправе до принятия по ней решения подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на то же самое обозначение выделенную заявку. Такая заявка должна содержать перечень товаров из числа указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в данный федеральный орган и неоднородных с другими товарами из содержавшегося в первоначальной заявке перечня, в отношении которых первоначальная заявка остается в силе.

Вместе с тем, как указывалось выше, Роспатентом была правомерно констатирована однородность услуг 35-го класса услугам 43-го класса МКТУ, поскольку они также относятся к ресторанной деятельности, а также товарам 30-го класса МКТУ ввиду того, что последние реализуются организациями в сфере общественного питания (ресторанами). В связи с этим у потребителей может сложиться впечатление о том, что услуги 35-го класса МКТУ и товары 30-го класса МКТУ могут происходить из одного и того же источника.

С учетом вышеизложенного судебная коллегия, вопреки доводам заявителя, озвученным в ходе судебного заседания, несмотря на отказ от соответствующей части требований, считает, что отказ в выделении заявки N 2017753055 в качестве самостоятельной в отношении товаров 30-го и услуг 43-го классов МКТУ, обусловленный их однородностью с услугами 35-го класса МКТУ, не привел к принятию Роспатентом неверного решения, оспариваемого компанией.

В отношении ссылки компании на иную регистрацию в качестве товарного знака спорного обозначения в отношении услуг 35-го класса МКТУ коллегия судей отмечает, что оценка охраноспособности товарного знака должна проводиться с учетом обстоятельств и доказательств конкретного дела. Ссылки на регистрации аналогичных/схожих товарных знаков сами по себе не могут быть приняты во внимание (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06).

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что предметом спора является проверка законности решения Роспатента, а не повторное рассмотрение вопроса об однородности сравниваемых услуг 35-го и 43-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, а доводы заявителя фактически сводятся к несогласию с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом ненормативном правовом акте.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ отказано правомерно.

С учетом изложенного оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица IP Holder оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина