Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. N С01-331/2019 по делу N А40-77364/2018 Суд оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции по делу о защите исключительного права на товарный знак в части отмены решения суда первой инстанции, а в остальной части отправил на новое апелляционное рассмотрение, поскольку суд допустил нарушения норм материального права, не обеспечил полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. N С01-331/2019 по делу N А40-77364/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 30 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" (ул. Деловая, д. 7, г. Нижний Новгород, 603093, ОГРН 1085260011407) и Матюшина. Андрея Игоревича (Москва) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 (судьи Левченко Н.И., Садикова Д.Н., Расторгуева Е.Б.) по делу N А40-77364/2018

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" к Матюшину Андрею Игоревичу и обществу с ограниченной ответственностью "ШТОРМ" (ул. 2-я Фрезерная, д. 14, стр. 1Б, оф. 314, Москва, 109202, ОГРН 1177746067960) о защите исключительного права на товарный знак.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов" (Алтуфьевское ш., д. 37, корп. 1, комн. 1, Москва, 127410, ОГРН 1047796108744).

В судебном заседании приняли участие:

Матюшин Андрей Игоревич (паспорт гражданина Российской Федерации); представитель общества с ограниченной ответственностью "ШТОРМ" - Роман В.Б. (по доверенности от 23.04.2019);

представитель общества с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" - Шварева А.В. (по доверенности от 01.02.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ" (далее - истец, общество "РАЗВИТИЕ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Матюшину Андрею Игоревичу (далее - Матюшин А.И.), обществу с ограниченной ответственностью "ШТОРМ" (далее - общество "ШТОРМ") о запрещении Матюшину А.И. использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 487393 в доменном имени "nord-storm.ru" в сети Интернет; об обязании Матюшина А.И. передать права на доменное имя "nordstorm.ru" истцу в течение трех календарных дней с момента вступления решения в законную силу; о запрещении обществу "ШТОРМ" и Матюшину А.И. использовать обозначения "NORDDENALISTORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORM", "NORDSTORMDENALI" при продаже товаров 25-го класса и услуг 37, 40-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) для регистрации знаков на Интернет-сайте "www.denali.com.ru"; об обязании Матюшина А.И. опубликовать опровержение объявления о переименовании товарного знака "NORD STORM" в "NORD DENALI" на главной странице принадлежащего Матюшину А.И. сайта "www.denali.com.ru" (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 производство по делу в части исковых требований к Матюшину А.И. прекращено; исковые требования удовлетворены частично: обществу "ШТОРМ" запрещено использовать товарный знак "NORDSTORM" при продаже товаров 25-го класса и оказании услуг 37, 40-го классов МКТУ на сайте www.denali.com.ru" и в сети Интернет.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 отменено в части прекращения производства по требованиям к Матюшину А.И., а также в части отказа в запрете использовать обществу "ШТОРМ" обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 487393; Матюшину А.И. запрещено использовать товарный знак "NORDSTORM" в доменном имени "nord-storm.ru" в сети Интернет; суд обязал Матюшина А.И. передать права на доменное имя "nord-storm.ru" обществу "РАЗВИТИЕ" в течение 10 дней с момента изготовления постановления в полном объеме; обществу "ШТОРМ" и Матюшину А.И. запрещено использовать товарные знаки и обозначения: "NORDDENALISTORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORM", "NORDSTORMDENALI" при продаже товаров 25-го и оказания услуг 37, 40-го классов МКТУ на сайте "denali.com.ru" и во всей сети Интернет.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019, общество "РАЗВИТИЕ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального права, просит указанный судебный акт изменить в части отказа в удовлетворении требования об обязании Матюшина А.И. опубликовать опровержение заявления о переименовании товарного знака "NORDSTORM" в "NORDDENALISTORM" на Интернет-сайте www.denali.com.ru, и не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об обязании Матюшина А.И. опубликовать опровержение заявления о переименовании товарного знака "NORDSTORM" в "NORDDENALI" на главной странице Интернет-сайта www.denali.com.ru. Также общество "РАЗВИТИЕ" просит взыскать с Матюшина А.И. в пользу истца 9 000 рублей в счет расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления и кассационной жалобы.

Кассационная жалоба общества "РАЗВИТИЕ" мотивирована тем, что суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования об опровержении сведений, не указав в постановлении правовые основания такого отказа. Общество "РАЗВИТИЕ" полагает, что законодательство Российской Федерации не содержит нормы и рекомендации, предписывающие судам отказывать в удовлетворении требования об опровержении сведений в случае непредставления истцом текста такого опровержения.

Общество "РАЗВИТИЕ" считает, что ввиду неверного применения статьи 152 ГК РФ и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" (далее - Постановление N 3) вывод апелляционного суда об отсутствии признаков исполнимости судебного акта в части требовании к Матюшину А.И. о публикации опровержения заявления о переименовании товарного знака "NORDSTORM" в "NORDENALISTORM" на главной странице сайта "www.denali.com.ru" является незаконным и не обоснованным.

Также, не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019, Матюшин А.И. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права, просит указанный судебный акт отменить, оставить в силе решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018.

В кассационной жалобе Матюшин А.И. ссылается на то, что вывод суда об отсутствии доказательств наличия у общества "ШТОРМ" фирменного наименования на английском языке - STORM, не соответствует представленному в материалы дела уставу общества "ШТОРМ", в котором в пункте 2.3. указано его фирменное наименование на английском языке - STORM LLC.

Матюшин А.И. полагает, что суд апелляционной инстанции, не применив положения статей 1248, 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, нарушил порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и пришел к ложному выводу о том, что словесный элемент "NORDSTORM" товарного знака истца фонетически входит в словосочетания обозначений "NORD DENALI STORM", "DENALI NORD STORM", "NORD STORM DENALI" и безусловно устанавливает наличие сходства между противопоставляемыми обозначениями и товарным знаком истца.

Матюшин А.И. считает, что отсутствует решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, на основании которого можно было бы делать вывод о сходстве до степени смешения товарных знаков "NORDSTORM" в "NORDENALI"; для полноценного заключения о сходстве либо несходстве обозначений, а также о риске введения потребителя в заблуждение, к материалам дела необходимо приобщить как минимум заключение эксперта в части охраны интеллектуальной собственности.

Матюшин А.И. полагает, что приведенный им в кассационной жалобе анализ сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о том, что они не могут восприниматься как сходные до степени смешения ввиду ряда фонетических, графических и семантических отличий, а, следовательно, не могут ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и/или услуг.

Матюшин А.И. указывает на то, что запрет использовать обозначения "NORDDENALISTORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORMDENALI" нарушает права правообладателя товарного знака "NORDENALI" по свидетельству Российской Федерации N 648445.

Также Матюшин А.И. ссылается на нарушение судом апелляционной инстанции статьи 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку, по его мнению, данный спор по своему субъективному составу, в отношении требований, заявленных к нему - физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, неподведомственен арбитражному суду.

Матюшин А.И. полагает, что суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что наименование домена "Nord-storm" является сходным с товарным знаком истца и может ввести потребителей в заблуждение, при отсутствии в материалах дела подтверждения этого и не проводя анализа, необходимого для данного вывода; суд не оценил, что регистрация доменного имени произошла ранее регистрации товарного знака "NORDSTORM", а также "наличие степени смешения названия домена и товарного знака, поскольку в сети интернет имеются другие домены состоящие из слова "NORDSTORM" и не принадлежащие обществу "РАЗВИТИЕ".

Общество "РАЗВИТИЕ" представило отзыв на кассационную жалобу Матюшина А.И., в котором, ссылаясь на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отсутствие правовых оснований для переоценки выводов суда апелляционной инстанции и отсутствие указания на основания, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит отказать в удовлетворении кассационной жалобы Матюшина А.И.

Общество "ШТОРМ" и общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов" отзывы на кассационные жалобы не представили, Матюшин А.И. не представил отзыв на кассационную жалобу общества "РАЗВИТИЕ".

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "РАЗВИТИЕ" и Матюшина А.И. выступили по доводам, изложенным в кассационных жалобах, просили требования, указанные в них, удовлетворить, возражая при этом против удовлетворения кассационной жалобы процессуального оппонента.

Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменов", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалоб в его отсутствие.

Выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационных жалоб и отзыва на кассационную жалобу Матюшина А.И., проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для частичной отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

В соответствии со статьей 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

В силу положений пункта 11 статьи 152 Кодекса правила данной статьи о защите деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, общество "Развитие" является правообладателем товарного знака "NORDSTORM" по свидетельству Российской Федерации N 487393, дата приоритета 10.10.2011, дата регистрации 21.05.2013.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25-го и услуг 37, 40-го классов МКТУ.

Матюшин А.И. является администратором доменных имен "nord-storm.ru" и "denali.com.ru" в сети Интернет, а также генеральным директором и участником общества "Шторм".

Общество "Шторм" является правообладателем товарного знака "NORDENALI" по свидетельству Российской Федерации N 648445, дата приоритета 05.05.2017, дата регистрации 20.03.2018.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25-го класса и услуг 35, 37, 40-го классов МКТУ.

Истец не передавал Матюшину А.И. прав использования товарного знака "NORDSTORM".

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте "nord-storm.ru" зафиксировано объявление: "С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALISTORM".

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте "nord-storm.ru" зафиксированы рекламные изображения курток, маркированных товарным знаком "NORDSTORM".

Протоколом осмотра доказательств от 16.11.2017 на сайте "denali.com.ru" зафиксированы рекламные изображения курток, маркированных товарным знаком "NORDSTORM" и рекламные изображения курток, маркированных обозначениями "NORDDENALISTORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORMDENALI".

Протоколом осмотра от 20.03.2018 сайта "nord-storm.ru" зафиксирован факт автоматической переадресации на сайт "denali.com.ru" при наборе в строке поиска адреса "nord-storm.ru".

Протоколом осмотра доказательств от 15.06.2018 на сайте "denali.com.ru" зафиксировано объявление следующего содержания: "С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALI".

Рассматривая настоящее дело, суд первой инстанции сделал вывод о том, что требование о запрещении обществу "Шторм" использовать товарный знак "NORDSTORM" при продаже товаров 25-го класса и оказании услуг 37, 40-го классов МКТУ на сайте www.denali.com.ru и в сети Интернет подлежит удовлетворению, поскольку судом установлен факт размещения ответчиками на сайтах nord-storm.ru и denali.com.ru предложений о продаже и рекламы однородных товаров, с обозначениями, тождественными товарному знаку истца.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении требования истца о запрете обществу "Шторм" использовать обозначения "NORD DENALI STORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORMDENALI", сходные до степени смешения с товарным знаком истца на сайте "www.denali.com.ru" и во всей сети Интернет, суд первой инстанции указал на то, что общество "Шторм" является правообладателем товарного знака "NORDENALI", зарегистрированного для товаров 25-го и услуг 35, 37, 40-го классов МКТУ на основании свидетельства Российской Федерации N 648445, зарегистрированного 20.03.2018, приоритет от 05.05.2017, а также обладает правом на фирменное наименование на английском языке "STORM", в связи с чем комбинированное использование обозначений и слов NORD, DENALI и STORM не нарушает права общества "Развитие".

При этом судом первой инстанции было прекращено производство по делу в части исковых требований к Матюшину А.И.

Выводы, сделанные судом первой инстанции, лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Отменяя решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 по настоящему делу в части прекращения производства по требованиям к Матюшину А.И., суд апелляционной инстанции сделал ссылки на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 N 18012/10, определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.05.2014 N ВАС-5672/14 и указал, что суд первой инстанции должен был применить часть 2 статьи 27 и статью 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционный суд пришел к выводу, что спор с участием физического лица, являющегося администратором домена, фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность, посредством продажи и рекламы товаров, через принадлежащее ему юридическое лицо, обоснованно рассматривается арбитражным судом в соответствии с частью 1 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции посчитал подлежащим отмене решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования истца о запрете обществу "Шторм" использовать товарный знак и обозначения: "NORDSTORM" "NORDDENALISTORM", "DENALINORDSTORM", "NORDSTORMDENALI", поскольку, как указал в обжалуемом постановлении суд, в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у общества "Шторм" фирменного наименования на английском языке - STORM; признавая использование ответчиками обозначения в комбинации слов Nord, Denali и Storm законным, суд первой инстанции должен был учесть, какое из средств индивидуализации было зарегистрировано ранее: товарный знак "NORDSTORM", фирменное наименование на русском языке "ШТОРМ", товарный знак "NORDENALI", поскольку согласно Определению Верховного Суда РФ от 26.06.2017 N 305-ЭС16-9019 по делу N А40-149321/2015 правовая охрана предоставляется тому средству индивидуализации, которое было зарегистрировано ранее.

При этом суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что словесный элемент "NORDSTORM" товарного знака истца фонетически входит в словосочетания обозначений "NORD DENALI STORM", "DENALI NORD STORM", "NORD STORM DENALI", что свидетельствует о наличии сходства между данными обозначениями и товарным знаком истца. Указанные обозначения, используемые ответчиками на сайтах "nord-storm.ru" и "denali.com.ru", также сходны в целом с товарным знаком "NORDSTORM" в силу общего зрительного впечатления, обусловленного их близким композиционным построением.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что использование указанных обозначений является нарушением исключительного права на товарный знак "NORDSTORM" по свидетельству Российской Федерации N 487393, поскольку данные обозначения способны ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, а также являются сходными до степени смешения с данным товарным знаком.

Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что требование о передаче прав администрирования домена подлежит удовлетворению, поскольку протоколом осмотра доказательств от 20.03.2018 сайта "nord-storm.ru" зафиксирован факт автоматической переадресации на сайт "denali.com.ru" при наборе в строке поиска адреса "nord-storm.ru"; протоколом осмотра доказательств от 15.06.2018 на сайте "denali.com.ru" зафиксировано объявление следующего содержания: "С 2017 года торговая марка одежды NORDSTORM переименована в NORDDENALI".

Суд апелляционной инстанции сделал вывод, что указанные действия Матюшина А.И., а также использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, подпадают под критерии, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN). Спорное доменное имя используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

При этом суд апелляционной инстанции отметил в обжалуемом постановлении, что требования к Матюшину А.И. о публикации опровержения заявления о переименовании товарного знака "NORDSTORM" в "NORDENALISTORM" на главной странице сайта "www.denali.com.ru" не обладают признаками исполнимости судебного акта, поскольку истцом не указан текст подлежащего к опубликованию опровержения.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что судом апелляционной инстанции законно и обоснованно отменено решение Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 по настоящему делу в части прекращения производства по требованиям к Матюшину А.И. в связи со следующим.

Согласно статье 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом и иными федеральными законами, другими организациями и гражданами, за исключением дел, рассматриваемых Московским городским судом в соответствии с частью третьей статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных этим Кодексом и иными федеральными законами, и с участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Под экономическими спорами в контексте рассматриваемых статей понимаются споры, возникающие в сфере осуществления предпринимательской деятельности. При решении вопроса о подведомственности спора арбитражному суду судом принимается во внимание как субъектный состав спора, так и характер правоотношений, из которого данный спор возник. То обстоятельство, что ответчик является физическим лицом, само по себе не означает, что спорные правоотношения не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности.

Как следует из пункта 1 статьи 23 ГК РФ, гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем, согласно пункту 4 этой статьи гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

Учитывая приведенные положения, а также то, что как установлено судом первой инстанции, доменные имена "nord-storm.ru" и "denali.com.ru" были зарегистрированы за Матюшиным А.И., который осуществлял его администрирование, то есть по своему усмотрению определял порядок его использования, осуществлял организационную и техническую поддержку его функционирования; доменные имена "nord-storm.ru" и "denali.com.ru" фактически используются для рекламы и продвижения товаров общества "Шторм", генеральным директором которого является Матюшин А.И., суд кассационной инстанции отклоняет довод, приведенный в кассационной жалобе Матюшина А.И., о том, что данный спор по своему субъективному составу в отношении заявленных к нему требований неподведомственен арбитражному суду.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает, что не все вышеуказанные выводы суда апелляционной инстанции, можно признать законными и обоснованными, поскольку они сделаны с нарушением норм материального права, повлекшим неполное исследование обстоятельств дела.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор от 13.12.2007 N 122) при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 125 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Данные положения применимы и к товарным знакам.

Таким образом, даты приоритета действующих товарных знаков истца и ответчика правового значения не имеют, в связи с чем суд не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции о том, что, признавая использование ответчиками обозначения в комбинации слов Nord, Denali и Storm законным, суд первой инстанции должен был учесть, какое из средств индивидуализации было зарегистрировано ранее - товарный знак истца "NORDSTORM" или товарный знак ответчика "NORDENALI".

Вместе с тем при рассмотрении настоящего спора суду надлежало установить, использует ли ответчик принадлежащий ему товарный знак именно в том виде, в котором он зарегистрирован.

Между тем данный вопрос судом апелляционной инстанции не исследовался.

В то же время суд кассационной инстанции лишен права самостоятельно исследовать данный вопрос в силу ограничений процессуальных полномочий, определенных положениями части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В то же время Суд по интеллектуальным правам полагает преждевременными выводы, сделанные при удовлетворении требований истца об обязании Матюшина. А.И. передать права на доменное имя "nord-storm.ru" обществу "РАЗВИТИЕ" и о запрете Матюшину А.И. использовать товарный знак "NORDSTORM" в доменном имени "nord-storm.ru" в сети Интернет, исходя из следующего.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что действия ответчика подпадают под критерии, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), ввиду чего спорное доменное имя используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Исходя из положения подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, доменным именем признается символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации. Основными функциями доменного имени являются: обеспечение доступа к определенной информации, а также индивидуализация информационного ресурса, содержащего эту информацию, и его владельца.

При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), в параграфе 2 которой отмечено, что актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

По спорам о доменных именах, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, при рассмотрении вопросов о недобросовестности лица, участвующего в деле, суд в соответствии с пунктом 1 статьи 5, пунктами 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, параграфами 2 и 3 статьи 10.bis Парижской конвенции для установления содержания честных обычаев при регистрации и использовании (администрировании, делегировании и других действий) доменных имен может использовать положения, сформулированные в Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), в том числе в ее параграфах 4 (a), 4 (b) и 4 (c).

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

В силу параграфов 4 (a) (i-iii) Политики аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Однако в обжалуемом постановлении названные критерии в совокупности судом апелляционной инстанции фактически не исследовались, в связи с чем данные выводы суда апелляционной инстанции также не могут быть признаны обоснованными.

Суд кассационной инстанции признает обоснованной позицию истца о незаконности вывода апелляционного суда об отсутствии признаков исполнимости судебного акта в требовании к Матюшину А.И. о публикации опровержения заявления о переименовании товарного знака "NORDSTORM" в "NORDENALISTORM" на главной странице сайта "www.denali.com.ru", в связи со следующим.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 17 Постановления N 3, при удовлетворении иска суд в резолютивной части решения обязан указать способ опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений и при необходимости изложить текст такого опровержения, где должно быть указано, какие именно сведения являются не соответствующими действительности порочащими сведениями, когда и как они были распространены, а также определить срок (применительно к установленному статьей 44 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации"), в течение которого оно должно последовать. Опровержение, распространяемое в средстве массовой информации в соответствии со статьей 152 ГК РФ, может быть облечено в форму сообщения о принятом по данному делу судебном решении, включая публикацию текста судебного решения.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что рассматриваемое требование не обладает признаками исполнимости судебного акта, ввиду того, что истцом не указан текст подлежащего к опубликованию опровержения, противоречит вышеприведенным положениям, поскольку указание способа опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений и при необходимости изложение текста такого опровержения в резолютивной части решения является обязанностью суда, рассматривающего требование, заявленное в порядке статьи 152 ГК РФ, а не истца.

При этом Суд по интеллектуальным правам обращает внимание, что рассматриваемое требование к Матюшину А.И. арбитражным судом фактически не рассматривалось.

В то же время Суд по интеллектуальным правам отклоняет доводы, изложенные в кассационной жалобе Матюшина. А.И., о том, что суд апелляционной инстанции нарушил порядок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку настоящий спор не связан с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащему ответчику, в связи с чем суд признает необоснованными ссылки Матюшина А.И. на положения статей 1248, 1513 ГК РФ.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание, что вопреки доводам Матюшина А.И., для вывода о сходстве или не сходстве обозначений в материалах дела не обязательно должно содержаться решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или заключения эксперта в части охраны интеллектуальной собственности.

Так, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 146 Постановления N 10, юридическое лицо вправе иметь также по одному полному фирменному наименованию и (или) одному сокращенному фирменному наименованию на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке. При этом возможность юридического лица иметь сокращенное фирменное наименование как на любом языке народов Российской Федерации, так и на иностранном языке не обусловлена одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на русском языке. Право на такое фирменное наименование, указанное в учредительных документах юридического лица, также возникает со дня государственной регистрации самого юридического лица, если такое наименование в этих документах было указано изначально, или со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в едином государственном реестре юридических лиц содержатся следующие сведения: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке. В случае, если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в едином государственном реестре юридических лиц указывается также наименование юридического лица на этих языках.

С учетом указанных положений, а также ввиду отсутствия в едином государственном реестре юридических лиц сведений о наличии у общества "ШТОРМ" фирменного наименования на иностранном языке, судом кассационной инстанции отклоняется довод Матюшина А.И. о том, что вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии доказательств наличия у общества "ШТОРМ" фирменного наименования на английском языке - STORM, не соответствует представленному в материалы дела уставу общества "ШТОРМ". Суд апелляционной инстанции обоснованно указал на отсутствие в материалах дела доказательств наличия у общества "Шторм" фирменного наименования на английском языке.

Довод Матюшина А.И. о том, что суд апелляционной инстанции не оценил, что регистрация доменного имени произошла ранее регистрации товарного знака "NORDSTORM", не может быть принят судом во внимание, как не имеющий правового значения, поскольку, как разъяснено в пункте 33 Постановления N 10, пункт 1 статьи 1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ, при этом к числу результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций.

Ссылки Матюшина А.И. на наличие в сети Интернет других доменных имен, состоящих из слов "NORDSTORM" и не принадлежащих обществу "РАЗВИТИЕ", не могут быть приняты во внимание арбитражным судом, как не имеющие отношение к настоящему спору.

В то же время, принимая во внимание все вышеизложенное, суд кассационной инстанции полагает, что при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции допустил нарушения норм материального права, не обеспечил полноту исследования всех существенных обстоятельств и доказательств по делу, в связи с чем выводы суда нельзя признать законными, обоснованными, что является основанием для отмены судебного акта в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и исходя из установленного, принять в указанной части законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 по делу N А40-77364/2018 в части отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 14.11.2018 по тому же делу в части прекращения производства по требованиям к Матюшину Андрею Игоревичу оставить без изменения.

В остальной части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 по делу N А40-77364/2018 отменить. Дело в данной части направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина