Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2019 г. по делу N СИП-47/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, которым отказано в удовлетворении возражения против его решения об отказе в выдаче патента на полезную модель, поскольку в описании полезной модели отсутствуют сведения, подтверждающие влияние ее признаков на возможность получения технического результата

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 мая 2019 г. по делу N СИП-47/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 17 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Мындря Д.И., Четвертаковой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.

рассмотрел в судебном заседании заявление федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул. Марии Ульяновой, д. 6, г. Курган, 640014, ОГРН 1024500526885) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2018101775/14.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Унчиков Н.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-351/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - учреждение) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента и от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против решения Роспатента от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2018101775/14 и об обязании Роспатента назначить повторную экспертизу по заявке N 2018101775 по существу.

В предварительном судебном заседании 01.04.2019 судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято поступившее от учреждения уточнение предмета заявленных требований, согласно которому заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке N 2018101775/14 и обязать Роспатент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов учреждения, назначить повторную экспертизу по существу полезной модели по заявке N 2018101775.

В обоснование заявленных требований учреждение указывает на то, что Роспатент при рассмотрении его заявки, а в дальнейшем - возражения пришел к неверному выводу о том, что заявленная полезная модель по независимому пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Как полагает заявитель, Роспатентом в нарушение пункта 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее - Правила ПМ), Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 701, не был учтен существенный признак "со сквозными равномерно расположенными отверстиями", приведенный в независимом пункте формулы заявленной полезной модели, влияющий на реализацию назначения опоры и выполнение ее функции в аппарате внешней фиксации.

По мнению учреждения, также Роспатентом неправомерно не был принят во внимание существенный признак "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", приведенный в зависимом пункте формулы, описании, графических материалах заявленной полезной модели, обеспечивающий достижение технического результата.

Заявитель считает, что Роспатент в нарушение пунктов 71 и 74 Правил ПМ не направил заявителю запрос, касающийся корректировки признаков формулы, лишив тем самым заявителя возможности скорректировать несовершенную формулу на основе раскрытых в заявке сведений.

С точки зрения учреждения, из противопоставленного Роспатентом источника не известен существенный признак независимого пункта формулы полезной модели "со сквозными равномерно расположенными отверстиями", необходимый для реализации назначения полезной модели, поскольку согласно описанию и графическим материалам противопоставленного источника опора содержит только прорези и не содержит сквозных круглых отверстий, в которые устанавливают болты для фиксации натянутой спицы.

Заявитель не согласен с выводом Роспатента о несущественности содержащегося в зависимом пункте 2 формулы полезной модели признака "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", который не известен из противопоставленного источника. По его утверждению, указанный признак обеспечивает возможность заводить опору на резьбовые стержни аппарата внешней фиксации, не демонтируя резьбовые стержни аппарата, в связи с чем находится в причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом полезной модели.

Учреждение отмечает, что известное из противопоставленного источника техническое решение, содержащее только прорези, не позволяет надежно фиксировать спицы, так как не содержит сквозных отверстий и не обеспечивает указанный в заявке на полезную модель технический результат.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что оспариваемое решение Роспатента было утверждено только после направления им запроса в Роспатент с нарушением установленного срока.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством и не нарушает прав и законных интересов учреждения.

Роспатент отмечает, что в независимом пункте формулы полезной модели по заявке N 2018101775 техническое решение описано в общем виде и не характеризуется теми признаками, которыми, по мнению заявителя, решение по противопоставленному источнику отличается от заявленной полезной модели (опора содержит и сквозные отверстия (необходимые для установки болтов и фиксации спиц в натянутом положении) и прорези (выполненные от внутренней поверхности к некоторым сквозным отверстиям, необходимые для заведения опоры на свободные участки резьбовых стержней, причем прорези расширяющиеся).

В этой связи Роспатент полагает, что исходя из положений пункта 69 Правил ПМ, такие признаки не подлежат учету при проверке новизны полезной модели по заявке N 2018101775.

Роспатент обращает внимание на то, что из противопоставленного технического решения известна опора к аппарату наружной фиксации кости, выполненная в форме сектора плоского кольца с равномерно расположенными прорезями. При этом из графических материалов, приведенных в полезной модели по заявке N 2018101775 и в решении по противопоставленному источнику, прорези в опорах выполнены именно в виде вырезов, а не сквозных отверстий.

С учетом изложенного Роспатент считает, что известному из противопоставленного источника средству присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по заявке N 2018101775 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Возражая против довода заявителя о существенности приведенного в зависимом пункте 2 формулы полезной модели признака "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", Роспатент указывает на то, что заявленный технический результат, заключающийся в сокращении времени монтажа и демонтажа устройства при фиксации костных отломков за счет возможности установки опоры на свободный участок зафиксированного с концов резьбового стержня и возможности быстрого монтажа, также достигается при реализации известного из противопоставленного источника технического решения. При этом Роспатент обращает внимание на то, что в описании к полезной модели по заявке N 2018101775 не раскрыта причинно-следственная связь признака "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности" с вышеназванным техническим результатом.

При таких обстоятельствах, по мнению Роспатента, перенос признаков из зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы полезной модели не может устранить причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии полезной модели по заявке N 2018101775 условию патентоспособности "новизна".

Не соглашаясь с доводом заявителя о том, что в его адрес должен был быть направлен запрос о корректировке формулы полезной модели, Роспатент, ссылаясь на положения пунктов 71 и 74 Правил ПМ, указывает на то, что признаки, приведенные в независимом пункте 1 и зависимом пункте 7 формулы полезной модели по заявке N 2018101775, присущи решению по противопоставленному источнику, а признаки зависимых пунктов 2-6 и 8-10 являются несущественными, в связи с чем оснований для направления запроса экспертизы с рекомендациями по корректировке формулы полезной модели в данном случае не имелось.

Роспатент, не отрицая в отзыве на заявление нарушение пункта 6.1 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила подачи возражений), в части нарушения срока утверждения решения и его направления заявителю, вместе с тем полагает, что указанное нарушение не повлияло на всестороннее, полное и объективное рассмотрение Роспатентом возражения, а также не привело к принятию неправильного по существу решения Роспатента от 30.11.2018.

Заявитель в письменном комментарии, поступившем 28.03.2019, возразил против доводов Роспатента, изложенных в отзыве на заявление. В частности, отмечает, что из описания технического решения по противопоставленному источнику не известна опора со сквозными равномерно расположенными отверстиями и прорезями, описанная в независимом пункте формулы полезной модели, так как противопоставленное техническое решение не содержит отверстий, а имеет только прорези.

По мнению учреждения, Роспатентом необоснованно игнорируется существенный признак "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", приведенный в зависимом пункте 2 формулы полезной модели, хотя причинно-следственная связь очевидна для специалиста и подробно раскрыта в возражении на отказ в выдаче патента на полезную модель.

Заявитель утверждает, что техническая задача, заключающаяся в обеспечении возможности быстрой установки и снятии опоры, возможности добавления (удаления) опоры в процессе лечения без демонтажа установленных резьбовых стержней, не может быть решена при реализации технического решения по противопоставленному источнику.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал, выступив по доводам, изложенным в отзыве на заявление.

Как следует из материалов дела, учреждением 17.01.2018 была подана заявка N 2018101775 на выдачу патента на полезную модель "Опора к аппарату наружной фиксации кости".

Совокупность признаков заявленной полезной модели изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

"1. Опора к аппарату наружной фиксации кости, выполненная в форме сектора плоского кольца со сквозными равномерно расположенными отверстиями, отличающаяся тем, что от внутренней поверхности к отверстиям выполнены прорези.

2. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности.

3. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что прорези выполнены через одно отверстие.

4. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что ее толщина составляет от 5 до 10 мм, ширина. 15 мм, внутренний диаметр от 100 до 240 мм, шаг между отверстиями от 11 до 12 мм, диаметр отверстий 7 мм.

5. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена из титанового сплава марки ВТ6.

6. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена из сплава алюминия и имеет защитно-декоративное покрытие.

7. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена в форме сектора в 1/2 плоского кольца.

8. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена в форме сектора в 1/3 плоского кольца.

9. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена в форме сектора в 1/4 плоского кольца.

10. Опора по п. 1, отличающаяся тем, что выполнена с проточкой на концах, для соединения двух пор между собой".

Решением от 28.05.2018 Роспатент отказал в выдаче патента на полезную модель по указанной заявке, мотивировав отказ тем, что заявленное устройство не соответствует условию патентоспособности "новизна" на основании сведений, известных из описания к авторскому свидетельству SU 1688862 на изобретение "Устройство для внешней фиксации костных отломков", опубликованному 07.11.1991.

Учреждением 03.07.2018 было подано возражение на решение Роспатента от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Роспатент решением от 30.11.2018 отказал в удовлетворении возражения учреждения, оставив решение Роспатента от 28.05.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что из противопоставленного источника известна опора к аппарату наружной фиксации кости, выполненная в форме сектора плоского кольца с равномерно расположенными прорезями; как в заявленной полезной модели, так и в техническом решении, известном из противопоставленного источника, прорези выполнены именно в виде вырезов, а не сквозных отверстий, в связи с чем пришел к выводу о том, что охарактеризованному в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, присущи все признаки известного из противопоставленного источника устройства.

Роспатент в оспариваемом решении установил, что технический результат, заключающийся в сокращении времени монтажа и демонтажа устройства при фиксации костных отломков за счет возможности установки опоры на свободный участок зафиксированного с концов резьбового стержня и возможности быстрого монтажа, также достигается при реализации известного из противопоставленного источника технического решения, согласно которому выполненные в виде дуг опоры одномоментно соединяют путем вставления резьбового стержня в прорези.

Роспатент пришел к выводу о том, что признаки зависимых пунктов 2 и 10 формулы заявленной полезной модели, характеризующиеся выполнением прорези расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности и наличием проточек на концах опоры для соединения двух опор между собой соответственно, не являются существенными, поскольку упомянутый выше технический результат уже достигается признаками, присущими техническому решению по противопоставленному источнику.

Учреждение, полагая, что решение Роспатента от 30.11.2018 не соответствует закону, иным нормативным правовым актам и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, письменных комментариях, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав в судебном заседании мнение представителя Роспатента, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления о признании недействительным решения Роспатента учреждением соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи учреждением заявки N 2018101775 на выдачу патента на полезную модель (17.01.2018) законодательством, применимым для оценки патентоспособности полезной модели, является ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 702 (далее - Административный регламент ПМ), Правила ПМ и Требования ПМ.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Пунктом 2 этой же статьи установлено, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Заявителем не оспаривается, что техническое решение по авторскому свидетельству SU 1688862 стало общедоступным до даты подачи заявки N 2018101775.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 ГК РФ, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом этого пункта, либо документы заявки, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели.

В силу пункта 39 Требований ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны полезной модели, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с подпунктом 1 ("б") пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями. Признаки иных зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Как усматривается из заявления учреждения об оспаривании решения Роспатента от 30.11.2018, им не оспариваются выводы Роспатента о том, что все признаки, приведенные в зависимом пункте 7 формулы полезной модели по заявке N 2018101775, присущи решению, известному из противопоставленного источника, а признаки зависимых пунктов 3-6 и 8-10 не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, который заключается в обеспечении возможности установки опоры на свободный участок резьбового стержня.

Доводы заявителя сводятся к тому, что Роспатентом неправильно было произведено сопоставление признаков, приведенных в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, с признаками, известными из описания технического решения по противопоставленному источнику, что выразилось, по его мнению, в ошибочном истолковании признака "со сквозными равномерно расположенными отверстиями", приведенного в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, и в неустановлении факта отсутствия в опоре, описанной в противопоставленном техническом решении, отверстий, не имеющих прорезей, тогда как опора, охарактеризованная в независимом пункте формулы заявленной полезной модели, содержит и сквозные отверстия, необходимые для установки болтов и фиксации спиц в натянутом положении, и прорези, выполненные от внутренней поверхности к некоторым сквозным отверстиям, необходимые для заведения опоры на свободные участки резьбовых стержней.

Между тем Роспатентом в оспариваемом решении верно отмечено, что исходя из пункта 69 Правил ПМ, проверка новизны полезной модели проводится в отношении признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, а в независимом пункте 1 формулы полезной модели по заявке N 2018101775 техническое решение описано в общем виде.

Анализ содержания независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели не позволяет прийти к выводу о том, что опора, выполненная форме плоского полукольца, содержит как сквозные отверстия без прорезей, так и отверстия с прорезями.

Согласно описанию полезной модели по заявке N 2018101775 технический результат достигается тем, что выполненное в форме сектора плоское кольцо имеет сквозные равномерно расположенные отверстия, к которым от внутренней поверхности выполнены прорези. При этом выполнение прорезей не ко всем сквозным отверстиям согласно описанию является одним из вариантов выполнения опоры.

Вместе с тем объем правовой охраны полезной модели определяется именно ее формулой (пункт 2 статьи 1354 ГК РФ), независимый пункт которой в рассматриваемом случае выражен в общем виде.

Из описания технического решения, известного из противопоставленного источника, и фиг. 1 следует, что опоры (1) выполнены в виде дуг с открытыми радиально расположенными прорезями (6) под штанги (2). Каждую из штанг (2) вставляют в прорези (6) на опоре (1) и зажимают ее между двумя гайками (5). При этом очевидно, что прорези (6) по сути являются такими же равномерно расположенными сквозными отверстиями на плоском полукольце, с выполненными к ним прорезями от внутренней поверхности этого полукольца, как в техническом решении, признаки которого приведены в независимом пункте 1 формулы полезной модели по заявке N 2018101775.

Таким образом, Роспатент в оспариваемом решении пришел к обоснованному выводу о том, что известному из противопоставленного источника средству присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по заявке N 2018101775 существенные признаки, включая характеристику назначения.

Довод заявителя о том, что Роспатентом неправомерно не был принят во внимание признак зависимого пункта 2 формулы полезной модели по заявке N 2018101775 "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", который, по его мнению, является существенным, подлежит отклонению по следующим основаниям.

Как правильно установлено Роспатентом в оспариваемом решении, технический результат, на достижение которого направлена заявленная полезная модель (сокращение времени монтажа и демонтажа устройства при фиксации костных отломков за счет возможности установки опоры на свободный участок зафиксированного с концов резьбового стержня и возможности быстрого монтажа), достигается и при реализации технического решения, известного из противопоставленного источника, поскольку выполненные в виде дуг опоры (1) одномоментно соединяют путем вставления резьбового стержня (штанги 2) в прорези (6). Согласно фигуре 1 и описанию авторского свидетельства N SU 1688862 прорези (6), расположенные на концах опоры, служат для быстрого их соединения стержнями (штангой 2), как и в заявленном техническом решении.

Следовательно, признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по заявке N 2018101775, в том числе признак "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности", не являются существенными, поскольку упомянутый выше технический результат уже достигается существенными признаками, содержащимися в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели и присущими также противопоставленному техническому решению.

Заявленный технический результат достигается и в том случае, если прорези от внутренней части опоры выполнены не расширяющимися, а просто соответствующими диаметру сквозного отверстия, позволяющим осуществлять ее крепление на стержни.

При этом не может быть признан состоятельным довод учреждения о том, что заявленное и противопоставленное технические решения направлены на достижение разных технических результатов: первое на обеспечение возможности установки опоры на свободный участок зафиксированного с концов резьбового стрежня, а второе - лишь на установку резьбовых стержней на зафиксированную опору.

Так, согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности "новизна" сравнению подлежат существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели, с признаками противопоставленного технического решения, а не их технические результаты. Идентичность таких признаков установлена Роспатентом при сравнении двух технических решений.

Как указывалось ранее, противопоставленное техническое решение также позволяет обеспечивать возможность установки опоры на свободный участок зафиксированного с концов резьбового стрежня, а следовательно, осуществлять быстрый монтаж и демонтаж устройства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, пунктом 2 Требований ПМ заявка на полезную модель должна содержать, в том числе описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а также формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Пунктом 38 Требований ПМ предусмотрено, что в разделе "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Таким образом, помимо условий для отнесения признаков к существенным, патентным законодательством установлены требования к содержанию описания полезной модели, в соответствии с которым осуществляется проверка соблюдения данных условий.

Отсутствие в описании к полезной модели сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения технического результата, с учетом пункта 35 Требований ПМ во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1376 ГК РФ, пунктами 2 и 38 Требований ПМ препятствует признанию таких признаков существенными.

Анализ описания к полезной модели по заявке N 2018101775 не позволяет прийти к выводу о том, что в описании раскрыта причинно-следственная связь признака "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности" с указанным техническим результатом.

Ссылка заявителя на наличие обоснования вышеназванной причинно-следственной связи в поданном им возражении не может быть признана обоснованной, поскольку такое обоснование должно содержаться именно в описании к полезной модели.

Аналогичный правовой подход сформулирован в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016.

С учетом изложенного содержащийся в зависимом пункте 2 формулы заявленной полезной модели признак "прорезь выполнена расширяющейся от отверстия к внутренней поверхности" правомерно не был отнесен Роспатентом к числу существенных признаков.

Судом по интеллектуальным правам не принимается довод заявителя о том, что Роспатент в нарушение пунктов 71 и 74 Правил ПМ не направил заявителю запрос, касающийся корректировки признаков формулы, лишив тем самым заявителя возможности скорректировать несовершенную формулу на основе раскрытых в заявке сведений.

Согласно пункту 71 Правил ПМ, если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.

До принятия решения об отказе в выдаче патента, указанного в абзаце первом этого пункта, в случае, если имеется возможность корректировки формулы полезной модели для изменения вывода о несоответствии полезной модели условию новизны, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором указываются рекомендации по корректировке формулы полезной модели.

В силу пункта 74 Правил ПМ, если установлено соответствие полезной модели условиям патентоспособности, установленным статьей 1351 ГК РФ, однако в независимом пункте формулы полезной модели отсутствует признак, который является существенным, так как без него не достигается технический результат, указанный в описании полезной модели, но этот признак содержится в описании полезной модели или в зависимом пункте формулы полезной модели, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с предложением в течение трех месяцев со дня его направления представить скорректированную формулу полезной модели путем включения указанного признака в независимый пункт формулы полезной модели и приведением доводов, подтверждающих необходимость данного признака для достижения технического результата и для приведения формулы полезной модели в соответствие с требованием подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ.

Вместе с тем, как было установлено ранее, признаки, приведенные в независимом пункте 1 и зависимом пункте 7 формулы полезной модели по заявке N 2018101775, присущи противопоставленному техническому решению, а признаки зависимых пунктов 2-6 и 8-10 являются несущественными.

Пункт 74 Правил ПМ не может быть применен в рассматриваемой ситуации, так как его применение обусловлено установлением соответствия полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1351 ГК РФ, тогда как в процессе экспертизы полезной модели по заявке N 2018101775, напротив, было установлено несоответствие заявленной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

При таких обстоятельствах, поскольку возможность корректировки формулы полезной модели для изменения вывода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" в процессе экспертизы установлена не была, оснований для направления запроса экспертизы с рекомендациями по корректировке формулы полезной модели в рассматриваемом случае не имелось.

Ссылку заявителя на нарушение Роспатентом установленного пунктом 6.1 Правил рассмотрения возражений срока направления в адрес лица, подавшего возражение, решения, принятого по итогам рассмотрения палатой по патентным спорам возражения, следует признать обоснованной.

Однако согласно правовой позиции, изложенной в пункте 136 постановления N 10, согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Нарушение Роспатентом срока направления лицу, подавшему возражение, решения, принятого по итогам рассмотрения палатой по патентным спорам этого возражения, не может быть признано имеющим существенный характер, поскольку не привело к невозможности всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение учреждения.

Принимая во внимание изложенное, коллегия судей приходит к выводу о том, что Роспатент правомерно отказал в удовлетворении возражения учреждения на решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на учреждение в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 198-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление федерального государственного бюджетного учреждения "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения Российской Федерации оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Д.И. Мындря

Е.С. Четвертакова