Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. по делу N СИП-93/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявителем до вынесения обжалуемого решения было получено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на использование и регистрацию им собственного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 мая 2019 г. по делу N СИП-93/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 13 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лавровой Е.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Николь" (ул. Речицкий завод, д. 15, этаж 2, помещение 15, с. Речицы, Раменский район, Московская область, 140145, ОГРН 1165027064674) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017709315.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо EUROKOTRA d.o.o. (Ostrogovi eva 5, HR-10000 Zagreb (HR)).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Николь" - Сулимова Е.Б. (по доверенности от 10.01.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-418/41);

от иностранного лица EUROKOTRA d.o.o. - Сулимова Е.Б. (по доверенности от 25.03.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Николь" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017709315.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо EUROKOTRA d.o.o. (далее - компания).

В обоснование заявленных требований общество ссылается, что им учтены выводы оспариваемого решения Роспатента, в связи с чем в материалы дела общество представило письмо-согласие, предоставленное ему компанией 28.12.2018, в котором компания дала свое безотзывное согласие на использование и регистрацию, в том числе указанного товарного знака по заявке N 2017709315 для товаров 3-го класса МКТУ, указанных в заявке общества.

Общество полагает, что указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента.

От Роспатента поступил отзыв на заявление, в котором он просит оставить оспариваемое решение без изменения, указывая на законность содержащегося в нем вывода о несоответствии заявленного обществом обозначения пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Также Роспатент указал, что письмо-согласие правообладателя противопоставленных обозначению товарных знаков (компании) не было представлено в Роспатент и не являлось предметом оценки при принятии оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель общества и компании поддержал заявленные обществом требования.

Представитель Роспатента, в свою очередь, поддержал позицию, изложенную в отзыве относительно законности оспариваемого решения, и пояснил, что с учетом наличия письма-согласия компании Роспатент не возражает против повторного рассмотрения возражения общества, однако судебные расходы возложению на Роспатент не подлежат.

Как следует из материалов дела, компания является правообладателем товарных знаков "Nicole" и по международным регистрациям N 823481 и N 801993.

Общество 15.03.2017 обратилось в Роспатент с заявкой N 2017709315, в которой просило зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 3, 5-го и услуг 35 и 42-го классов МКТУ.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом было принято решение от 30.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке в связи с его несоответствием пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду его сходства до степени смешения в том числе с товарными знаками по международным регистрациям Российской Федерации N 823481 и N 801993.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества с возражением, в котором оно просило зарегистрировать указанное обозначение в отношении части товаров 3-го класса МКТУ - "косметика, лосьоны для волос".

Решением Роспатента от 30.11.2018 в удовлетворении поданного 21.09.2018 обществом возражения отказано, решение Роспатента от 30.03.2018 оставлено в силе.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что обозначение по заявке N 2017709315 сходно до степени смешения с товарными знаками по международным регистрациям N 823481 и N 801993 в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного возражения заявителя в государственной регистрации товарного знака и затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 указанной статьи, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как указано в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Положения указанного пункта применяются также при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента об отказе в удовлетворении возражений против отказа в государственной регистрации товарного знака (абзац седьмой пункта 33 постановления N 50).

Так, из письма-согласия от 28.12.2018, оригинал которого обозревался в судебном заседании и копия которого имеется в материалах дела, усматривается, что компанией дано безотзывное письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке N 2017709315 для товаров 3-го класса МКТУ, указанных в скорректированной заявке общества.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных Роспатентом товарных знаков является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 30.11.2018.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества от 21.09.2018 на решение Роспатента от 30.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017709315.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Как указано в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, заявления, подлежит учету при взыскании судебных расходов.

В случае если решение Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям подлежит отмене исходя из доказательств, представленных непосредственно в суд, судебные расходы подлежат возложению на лицо, их представившее.

В абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50 указано, что в названном случае судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названное письмо-согласие было получено после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Николь" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 признать недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Николь" от 21.09.2018 на решение от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2017709315.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина