Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2019 г. по делу N СИП-63/2019 Суд отказал в иске о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представленными в материалах дела доказательствами не подтверждается несоответствие государственной регистрации спорного товарного знака положениям закона

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 мая 2019 г. по делу N СИП-63/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 22 мая 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Мындря Д.И., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зангиевым И.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Москаленко Олега Дмитриевича (Москва, ОГРНИП 305770000175023) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 639788.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гермес" (пр. Рижский, д. 35, лит. А, пом. 22-Н, Санкт-Петербург, 190020, ОГРН 1157847131310).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя Москаленко Олега Дмитриевича - Косицын Г.А. и Половко С.Н. (по доверенности от 12.02.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ермаков А.И. (по доверенности от 17.12.2018 N 01/32-985/41), Глоба Г.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-364/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Москаленко Олег Дмитриевич (далее - заявитель, предприниматель) 28.01.2019 обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (далее - заинтересованное лицо, административный орган) от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 639788 (с учетом принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации изменения предмета заявления).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гермес" (далее - третье лицо, общество "Гермес").

Выражая несогласие с выводами Роспатента, изложенными в оспариваемом ненормативном правовом акте, предприниматель указывает на то, что регистрация спорного товарного знака была произведена с нарушением пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В частности заявитель утверждает, что целью регистрации спорного знака было введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции - одежды медицинского назначения. Предпринимателем были представлены доказательства, позволяющие соотнести спорный товарный знак с правообладателем, однако Роспатентом не изучена цепочка взаимосвязанных фактов и сделан неверный вывод об отсутствии связи между правообладателем спорного товарного знака и компанией "In White", занимающейся производством и реализацией одежды для медицинского персонала, которая имеет узкоспециализированное применение и приобретается, как правило, как спецодежда для исполнения трудовых обязанностей. Ввиду указанной специфики использования продукции этот сегмент рынка, по мнению заявителя, ограничен, что повышает вероятность введения потребителя в заблуждение путем имитации известной ранее марки одежды.

Наряду с этим предприниматель настаивает на том, что Роспатент субъективно исследовал сходство до степени смешения между спорным товарным знаком и товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 599275 и N 637731 и не проанализировал фонетическое совпадение доминирующих словесных элементов указанных средств индивидуализации.

Заявитель также полагает, что поскольку правообладатель спорного товарного знака не представил отзыв на возражение и не присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, то он не заинтересован в защите своих интересов и сохранении правовой охраны спорного товарного знака.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам предпринимателя была дана полная и всесторонняя оценка.

Возражая против изложенных в заявлении доводов, Роспатент отмечает, что спорный товарный знак и противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, при сравнении которых на сходство выявлены различия в изобразительных и словесных элементах, причем последние отличаются по количеству слов, слогов и звуков и являются фонетически и семантически несходными. Как указывает заинтересованное лицо, сравниваемые товарные знаки отличаются по общему зрительному впечатлению и не ассоциируются друг с другом, поскольку в них использованы разные шрифтовое и графическое решение, количество словесных и изобразительных элементов и цветовая гамма. На основании изложенного Роспатент пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Анализируя однородность товаров и услуг, для которых зарегистрированы вышеназванные товарные знаки, административный орган установил, что правовая охрана предоставлена им в отношении товаров 25-го класса и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и пришел к выводу о том, что все товары 25-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными товарам этого класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 637731, так как относятся к одной родовой группе (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение, место реализации и круг потребителей. Часть услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, относящиеся к одной родовой группе (продвижение товаров различными способами, то есть посредством сети Интернет, рекламы, медиасредств, телемагазинов и т.п.), как указывает Роспатент, является однородными услугам этого же класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 599275. В отношении остальных услуг Роспатент сделал вывод о неоднородности.

Довод предпринимателя о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и доказательства, представленные в обоснование приведенного довода, были рассмотрены Роспатентом и критически оценены. Административный орган отметил, что из документов заявителя невозможно сделать вывод об объемах производства, рекламе товаров, маркированных спорным товарным знаком, степень его известности среди российских потребителей до даты приоритета указанного товарного знака, а также о наличии у потребителя ассоциативной связи между спорным товарным знаком и предпринимателем Москаленко О.Д. Представленные заявителем распечатки из сети Интернет и фотография кассового чека, полученного им при контрольной закупке, как указывает Роспатент, датированы позднее даты приоритета спорного товарного знака. При этом использование третьим лицом при маркировке медицинской одежды словесного элемента, входящего в противопоставленные товарные знаки, по мнению административного органа, не имеет правового значения при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, а вопрос о возможных нарушениях исключительного права предпринимателя не относится к компетенции Роспатента.

В судебном заседании представители заявителя поддержали заявленные требования и настаивали на их удовлетворении.

Представители Роспатента возражали против удовлетворения заявленных требований.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом об арбитражном процессе по делу, а также о дате, времени и месте судебного заседания в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам по веб-адресу: http://ipc.arbitr.ru, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечило.

Судебная корреспонденция, направленная по юридическому адресу третьего лица, была возвращена отделением почтовой связи за истечением срока хранения. При данных обстоятельствах суд полагает возможным в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица, являющегося правообладателем спорного товарного знака.

Как усматривается из материалов дела, общество "Гермес" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 639788, зарегистрированного 20.12.2017 с приоритетом по дате подачи заявки 02.03.2017 в отношении следующих товаров 25-го класса МКТУ "банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боксеры [шорты]; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; купальники гимнастические; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); муфты для ног неэлектрические; муфты [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки парикмахерские; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; полуботинки; пончо; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шапки бумажные [одежда]; шапки [головные уборы]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки-шорты"; услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая".

Предприниматель Москаленко О.Д. является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 599275 и N 637731.

Из представленных в материалы дела сведений из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания судом установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 599275 зарегистрирован 19.12.2016 с приоритетом по дате подачи заявки 11.12.2015 в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ "помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по поисковой оптимизации Интернет-сайта; услуги по оптимизация трафика веб-сайта; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги розничной продажи медицинской одежды; услуги оптовой продажи медицинской одежды".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 637731 зарегистрирован 01.12.2017 с приоритетом по дате подачи заявки 10.01.2017 в отношении следующих товаров 9-го "одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; мебель специальная для лабораторий; обувь для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; перчатки для защиты от несчастных случаев; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых тканей для защиты от несчастных случаев; маски защитные"; 10-го "маски для медицинского персонала; мебель специальная для медицинских целей; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одежда для медицинских целей, включенная в 10 класс; халаты для медицинских целей, включенные в 10 класс; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пояса для медицинских целей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические"; 25-го "одежда, обувь, головные уборы" классов МКТУ.

Предприниматель 18.07.2018 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированным несоответствием государственной регистрации данного знака положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку имеет место введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции (одежды медицинского назначения), а также сходство до степени смешения между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками по свидетельствам, имеющими более раннюю дату приоритета.

Кроме того, предприниматель указал на то, что одновременно с заявкой на регистрацию спорного товарного знака обществом "Гермес" была подана еще одна заявка N 2017707452 на комбинированное обозначение в отношении тех же самых товаров 25-го и услуг 35-го классов МКТУ, в регистрации которого Роспатент отказал.

Описанные действия третьего лица, по мнению заявителя, направлены на дезориентацию потребителя и намеренное введение в заблуждение относительно изготовителя продукции.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 639788;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью "Гермес" по состоянию на 11.07.2018;

скриншот сайта магазина медицинской одежды http://inwhite.ua, датированный 11.07.2018;

фотографии медицинского костюма размера 46 с этикеткой, на которой размещены спорный товарный знак и торговая бирка с обозначением товара;

светокопии кассового чека от 14.03.2018, выданного ИП Зинченко А.Р., а также чека из терминала безналичной оплаты банка "Уралсиб";

скриншот страницы из социальной сети "В контакте": http://vk.com/iwmedical - "Магазин модной медицинской одежды - In White";

скриншот страницы из социальной сети Инстаграм http://instagram.com/inwhitemedical/, датированный 11.07.2018 и содержащей рекламу медицинской одежды In White, интернет-магазина и указания на телефонные номера в городах Одесса, Киев, Харьков, Днепр;

дилерский договор от 11.05.2016 N I/80-05/16, заключенный между индивидуальным предпринимателем Москаленко О.Д. и индивидуальным предпринимателем Берестенко Н.Д., а также к нему товарная накладная от 19.08.2016 N 18980;

дилерский договор от 29.06.2016 N I/105-06/16, заключенный между индивидуальным предпринимателем Москаленко О.Д. и индивидуальным предпринимателем Лимановым В.П., а также к нему товарная накладная от 29.07.2016 N 18674;

дилерский договор от 20.05.2016 N I/87-05/16, заключенный между индивидуальным предпринимателем Москаленко О.Д. и обществом с ограниченной ответственностью "Юнимед-СК", а также к нему товарная накладная от 11.08.2016 N 18842;

скриншот страницы сайта Всемирной организации интеллектуальной собственности из раздела "Менеджер товаров и услуг": http://webaccess.wipo.into/mgs/?lang=ru, датированный 11.07.2018;

распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 599275;

распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 637731.

К заседанию коллегии лицом, подавшим возражение, представлена также копия определения Арбитражного суда Республики Коми от 28.08.2018 по делу N А29-5665/2018 об обеспечении доказательств.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент признал Москаленко О.Д. заинтересованным лицом в подаче возражения, однако на основе анализа представленных им документов пришел к выводу о том, что спорный товарный знак не несет в себе никакой информации о товаре и его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя, а также что распечатки с сайтов в сети Интернет невозможно соотнести ни с правообладателем спорного товарного знака, ни с подателем возражения.

Наряду с этим административный орган указал на то, что заявитель не доказал факт восприятия потребителем выпускаемого им товара, маркированного обозначением "In White", как товара, выпускаемого правообладателем спорного товарного знака под обозначением .

С учетом изложенного довод возражения о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров, признан административным органом недоказанным.

Оценка довода возражения о несоответствии спорного товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ проведена Роспатентом путем анализа однородности товаров и услуг, указанных в перечнях спорного и противопоставленных товарных знаков, а также путем сравнения их на тождество и сходство по фонетическому, семантическому и графическому признакам. Поскольку заинтересованное лицо не установило сходство до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками, доводы заявителя возражения были признаны неубедительными.

Предприниматель, полагая, что решение Роспатента от 30.11.2018 является недействительным и нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с заявлением о признании его незаконным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента предпринимателем Москаленко О.Д. не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем в заявлении, поданном в суд.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (02.03.2017) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара либо его изготовителя.

Как отмечено в пункте 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между самим товаром и его изготовителем. Указанная ассоциативная связь может быть подтверждена, в том числе сведениями об объемах производства, рекламе, территории распространения таких товаров (рекламы товаров).

Кроме того, для вывода о введении потребителя в заблуждение через ассоциацию с другим производителем товаров (исполнителем услуг), основанную на предшествующем опыте, требуется наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим товарным знаком, и его предшествующим производителем.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи рядовых, средних потребителей - адресатов конкретных товаров - в отношении конкретного обозначения.

В соответствии с пунктом 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, о его изготовителе или о месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм ГК РФ и Правил, а также разъяснений, содержащихся в Рекомендациях, для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку Роспатенту необходимо было установить, что при восприятии данного товарного знака через ассоциации, вызванные этим товарным знаком, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности, и тем самым потребитель может быть введен в заблуждение.

На основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Указанное положение не применяется в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах 1-3 пункта 42 Правил N 482, которые учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил N 482 сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

При этом судебная коллегия принимает во внимание изложенное в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, разъяснение, в соответствии с которым вопрос о сходстве до степени смешения обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует, а также сформулированную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 правовую позицию о том, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) указано, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичные подходы приведены в пункте 162 Постановления Пленума N 10.

Как установлено Роспатентом, спорный товарный знак является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения совы, на шее которой висит подвеска со стилизованным изображением креста, а под изобразительным элементом в две строки расположен словесный элемент "I WHITE", выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. После слова "I" в указанном словесном элементе расположено стилизованное изображение сердца. Под словесным элементом "I WHITE" размещен словесный элемент "express yourself", выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Справа и слева от словесного элемента "express yourself" расположены изображения мелких кружочков. Правовая охрана предоставлена в темно-фиолетовом, темно-бежевом, белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 25 и 35-го классов МКТУ.

Судебная коллегия соглашается с выводом административного органа о том, что спорный товарный знак не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе.

Вместе с тем, как указывалось выше, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате основанного на предшествующем опыте восприятия им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом.

Оценив вышеназванные дилерские договоры и доказательства их исполнения, административный орган признал доказанным факт введения предпринимателем в 2016 г. в гражданский оборот медицинской одежды, маркированной обозначением "IN WHITE".

Изложенное в совокупности с доказательствами наличия у заявителя исключительных прав на противопоставленные товарные знаки, позволило Роспатенту сделать правомерный вывод о том, что Москаленко О.Д. является заинтересованным лицом в подаче возражения.

Наряду с этим Роспатент согласился с тем, что фотография приобретенного заявителем в результате контрольной закупки медицинского костюма размера 46 с этикеткой, на которой размещены спорный товарный знак и торговая бирка с обозначением товара, светокопия кассового чека от 14.03.2018, выданного ИП Зинченко А.Р., а также чека из терминала безналичной оплаты банка "Уралсиб", демонстрируют использование обществом "Гермес" спорного товарного знака на товарах "костюм медицинский".

Между тем, как обоснованно указал административный орган, приложенные к возражению скриншоты страницы сайта магазина медицинской одежды http://inwhite.ua, датированной 11.07.2018; страницы из социальной сети "В контакте": http://vk.com/iwmedical - "Магазин модной медицинской одежды - In White" и страницы из социальной сети Инстаграм http://instagram.com/inwhitemedical/, датированной 11.07.2018 и содержащей рекламу медицинской одежды In White, интернет-магазина и указания на телефонные номера в городах Одесса, Киев, Харьков, Днепр, невозможно соотнести ни с Москаленко О.Д., ни с обществом "Гермес".

Суд также принимает во внимание, что на вышеназванных светокопии кассового чека и чека из терминала банка, а также на двух из трех скриншотах указаны даты значительно позднее даты приоритета спорного товарного знака. Следовательно, данные доказательства не могут подтверждать обстоятельства, существовавшие на момент подачи заявки на его регистрацию. Скриншот страницы из социальной сети "В контакте" вообще не содержит никаких дат его создания либо обращения к этому сайту, а потому не позволяет суду сделать вывод об относимости и достоверности данного доказательства.

Вместе с тем Роспатент верно отметил, что в распечатке с сайта http://inwhite.ua содержится информация о некой компании "InWhite", которая занимается производством и реализацией медицинской одежды для косметологов, медицинских работников, массажистов, стоматологов и т.д., а также в вышеперечисленных материалах представлены иные словесные элементы, нежели в спорном товарном знаке.

Судебная коллегия обращает внимание на то, что материалы административного дела не содержат сведений ни о взаимоотношениях указанной компании "InWhite" с Москаленко О.Д., ни о наличии у последнего прав на сайт http://inwhite.ua.

Кроме того, административный орган справедливо указал на то, что заявителем не представлено фактических данных о том, что выпускаемая им продукция "одежда медицинского назначения", маркированная обозначением "IN WHITE", воспринималась потребителями как товар, выпускаемый третьим лицом под обозначением , и что у российского потребителя до даты приоритета спорного товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь между этим товарным знаком и заявителем.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что довод возражения о несоответствии спорного товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров, является недоказанным.

Как указывалось выше, в обоснование отказа в удовлетворении возражения в части несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в оспариваемом ненормативном правовом акте проведен анализ противопоставленных товарных знаков в аспекте однородности товаров и услуг, указанных в перечнях спорного и противопоставленных товарных знаков, а также путем сравнения их на тождество и сходство по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Анализируя противопоставленные товарные знаки, Роспатент указал, что они также представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент "IN WHITE", выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. После предлога "IN" в указанном словесном элементе расположен оригинальный изобразительный элемент. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 9, 10, 25 и 35-го классов МКТУ.

Судебная коллегия признает правильным вывод Роспатента, сделанный по результатам сопоставления однородности товаров и услуг 25 и 35-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки. Суд также отмечает, что данный вывод административного органа заявителем не оспаривается (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 42 Обзора разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары (услуги) - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В рассматриваемом случае Роспатент установил, что все товары 25-го класса МКТУ, указанные в свидетельстве на спорный товарный знак, являются однородными товарам 25-го класса МКТУ из противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 637731, так как объединены родовыми понятиями "одежда, обувь, головные уборы", следовательно, имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Часть услуг 35-го класса МКТУ из спорного товарного знака, а именно: "агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая" однородны услугам 35-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599275, поскольку относятся к одной родовой группе (продвижение товаров различными способами, то есть посредством Интернет, рекламы, медиасредств, телемагазинов и т.д.), имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Остальные услуги 35-го класса МКТУ, указанные в свидетельстве на спорный товарный знак: "ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц" не являются однородными услугам этого же класса, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599275, так как относятся к услугам разного вида (исследования в области бизнеса и реализация товаров), а потому имеют разное назначение и круг потребителей.

Основания для переоценки данного вывода Роспатента у Суда по интеллектуальным правам отсутствуют.

Судебная коллегия полагает, что при маркировке однородных товаров (услуг) сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Однако при рассмотрении возражения и сравнении спорного и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство административный орган критически оценил доводы предпринимателя.

Суд соглашается с тем, что словесные элементы спорного товарного знака "I WHITE", "express yourself" отличаются от словесного элемента противопоставленных товарных знаков "IN WHITE" отличаются по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв, имеют разный состав гласных и согласных звуков, что позволяет признать их фонетически несходными.

Анализ семантического фактора позволил Роспатенту сделать аналогичный вывод. Как верно указано в оспариваемом решении, в переводе с английского языка на русский словесные элементы "I WHITE", "express yourself" имеют значения соответственно "я белый" и "проявить (выразить) себя". Наряду с этим административный орган принял во внимание, что изобразительный элемент в виде стилизованного сердца в словесном элементе между словами "I" и "WHITE" позволяет усмотреть иную семантическую нагрузку в значении "я люблю белый". При этом словесный элемент "IN WHITE" противопоставленных товарных знаков в переводе с английского языка на русский означает "в белом".

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что в оспариваемом решении Роспатента при указании значения словесных элементов на русском языке имеются ссылки на электронный словарно-справочный источник.

Судебная коллегия полагает верным вывод Роспатента, сделанный по результатам сравнения вышеназванных товарных знаков по графическому признаку, поскольку они отличаются по общему зрительному впечатлению, производимому знаками из-за использования в них разных шрифтовых и графических решений, наличием разного количества словесных и изобразительных элементов и цветовой гаммы. Кроме того, в спорном товарном знаке существенную роль играет изобразительный элемент в виде стилизованной совы, что принципиально отличает товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 639788 от противопоставленных товарных знаков.

В свою очередь, предприниматель в возражениях на отзыв заинтересованного лица, ссылаясь на то, что ключевыми элементами всех товарных знаков являются словесные элементы "I WHITE" и "IN WHITE", настаивает на ином их фонетическом звучании на русском языке: соответственно "И ВАЙТ" и "ИНВАЙТ".

При этом вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель не представляет доказательства в обоснование своего довода и не указывает источник такого произношения английских слов.

Указывая на разный размер букв в словесных элементах спорного товарного знака и их расположение на разных строчках, заявитель настаивает на том, что словесные элементы "I WHITE" и "express yourself" не связаны между собой по смыслу и грамматически, и полагает, что последний элемент не должен быть принят во внимание при сравнении товарных знаков. В отношении изображения сердца в словесном элементе "I WHITE" спорного товарного знака предприниматель полагает, что оно может читаться (переводиться) как "лав (люблю/любить)", а также обращает внимание на то, что ни в одном печатном словаре либо ином источнике нет подтверждения того, что изображение сердца читается как "любовь/люблю/любить". В обоснование своей позиции заявитель описывает практику изображения сердца красного цвета крупного размера на футболках с текстом.

По мнению суда, доводы предпринимателя не могут опровергать выводы Роспатента, изложенные в оспариваемом решении, поскольку не основаны на вышеназванных положениях Правил N 482, по смыслу которых обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Суд полагает, что в рассматриваемом случае сравнение спорного и противопоставленных товарных знаков с точки зрения общего впечатления на среднего российского потребителя очевидно свидетельствует об их высокой различительной способности и отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Доводы предпринимателя о том, что общество "Гермес" на этикетках товара, торговых бирках и на сайте интернет-магазина использует словесный элемент "IN WHITE" не могут быть приняты судебной коллегией, поскольку связаны с возможным нарушением принадлежащего заявителю исключительного права на соответствующее средство индивидуализации и не имеют правового значения для оценки соблюдения административным органом норм права при регистрации спорного товарного знака. Более того правообладатель, считающий свое право нарушенным, имеет возможность воспользоваться иными прямо предусмотренными способами защиты.

На основании изложенного Роспатент пришел к верному выводу о том, что представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается несоответствие государственной регистрации спорного товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как указывалось выше, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно несоответствие его закону или иному правовому акту и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на предпринимателя.

При обращении с заявлением предприниматель уплатил государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 23.01.2019 N 72.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении физического лица с заявлением о признании ненормативного правового акта недействительным размер государственной пошлины составляет 300 рублей.

С учетом изложенного излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей подлежит возврату заявителю из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Москаленко Олега Дмитриевича оставить без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Москаленко Олегу Дмитриевичу из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 23.01.2019 N 72.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

Д.И. Мындря

А.А. Снегур