Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2019 г. по делу N СИП-304/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 июня 2019 г. по делу N СИП-304/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 26 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Вездеходы Макарова" (ул. Уральских рабочих, д. 141, г. Екатеринбург, 620042, ОГРН 1176658041812) к обществу с ограниченной ответственностью "Автомастер" (ул. Мончегорская, д. 3, корп. 1, оф. 194, г. Нижний Новгород, 603142, ОГРН 1055227026942) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (123995, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Вездеходы Макарова" - Радаев Д.Ю. (по доверенности от 12.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Вездеходы Макарова" (далее - общество "Вездеходы Макарова", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Автомастер" (далее - "Автомастер", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418 в отношении части товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин" вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент).

Ответчик в отзыве на исковое заявление возражал против удовлетворения исковых требований, сославшись свою заинтересованность в мирном урегулировании спора. Кроме того, в отзыве полагал несоблюденным досудебный порядок урегулирования спора.

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик и Роспатент, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие их представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя истца, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418 с приоритетом 15.03.2012, зарегистрированного 02.09.2013, в том числе в отношении товаров 12-го класса МКТУ "шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин", в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходного с данным товарным знаком обозначения в отношении однородных товаров, и полагая, что он не используется правообладателем в отношении испрашиваемого перечня товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. Истцом в адрес ответчика 17.01.2019 направлено предложение заинтересованного лица.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Как разъяснено в пункте 162 названного постановления, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что имеет намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком ответчика, для индивидуализации производимых истцом снегоболотоходов "МАКАР" для путешествий по труднопроходимой местности и для индивидуализации товаров 12-го класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418 в отношении части товаров 21-го класса МКТУ истцом в материалы дела представлены: патент Российской Федерации N 185559 на полезную модель "Многофункциональный трехосный вездеход" (автор патента и патентообладатель Макаров Алексей Валерьевич); свидетельство Российской Федерации N 662116 на словесный товарный знак , правообладателем которого является общество "Вездеходы Макарова"; свидетельство Российской Федерации N 658430 на изобразительный товарный знак , правообладателем которого является общество "Вездеходы Макарова"; контракт от 03.12.2018 N 1812-03, заключенный между Qingdao Plastsea International Trade Co., Ltd (продавец) и обществом "Вездеходы Макарова" (покупатель) на поставку пресс-формы покрышек 725/65-32 производства поставщика, общей стоимостью 19 700 долларов США; приложение к указанному контракту; товарная накладная от 09.11.2017 N 7976, из которой следует, что общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТЕК.СПБ.РУ" поставило обществу "Вездеходы Макарова" сварочный аппарат OVERMAN 25043; товарная накладная от 27.04.2018 N 38, согласно которой общество с ограниченной ответственностью "Техноинвест" поставило обществу "Вездеходы Макарова" станок вальцовочный; универсальный передаточный документ от 01.02.2018 N 313, в соответствии с которым общество "Вездеходы Макарова" приняло от общества с ограниченной ответственностью "ИТС-Урал" MIG-185 (MIG/MAG/Lift TIG/MMA) (185A, 220B) полуавтомат сварочный (BIMArc) и MIG-250 (MIG/MAG, MMA) (250A, 380B), полуавтомат сварочный (BIMArc); уведомление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленный собственности" о поступлении заявки N 2017731108 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения ; уведомление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленный собственности" о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке N 2017731108 требованиям законодательства, из которого следует, что в результате экспертизы указанного обозначения установлено его сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 495418; решение Роспатента от 30.11.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2017731108; штатное расписание общества "Вездеходы Макарова", утвержденное приказом от 28.12.2018 N 11; сертификат соответствия серии RU N 0212311 на продукцию "Снегоболотоход моделей "Бурлак 6х6" и "Бурлак "8х8"; паспорт самоходной машины "Снегоболотоход "Бурлак 6х6"; договор купли-продажи самоходной машины от 21.08.2018 N 4, заключенный между обществом "Вездеходы Макарова" (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Новомариинский торгово-производственный комплекс" (покупатель), предметом которого является снегоболотоход "Бурлак"; дополнительное соглашение от 24.08.2018 N 1 к договору купли-продажи самоходной машины от 21.08.2018 N 4; акт приема-передачи самоходной машины от 27.08.2018; доверенность от 27.08.2018 N 33, выданную обществом с ограниченной ответственностью "Новомариинский торгово-производственный комплекс" на получение от общества "Вездеходы Макарова" материальных ценностей - снегоболотохода "Бурлак" по договору купли-продажи самоходной машины от 21.08.2018 N 4; приказ общества "Вездеходы Макарова" от 04.02.2019 N 2019-0005-ОС о переводе актива из состава товаров в состав основных средств и вводе в эксплуатацию"; приказ общества "Вездеходы Макарова" от 04.02.2019 N 2019-0006-ОС о переводе актива из состава товаров в состав основных средств и вводе в эксплуатацию"; приказ общества "Вездеходы Макарова" от 04.02.2019 N 2019-0007N-ОС о переводе актива из состава товаров в состав основных средств и вводе в эксплуатацию"; паспорт самоходной машины и других видов техники серии RU CB N 354502, выданный на снегоболотоход "Бурлак 6х6", 2018 года выпуска, VIN 005 и свидетельство о регистрации данной машины; паспорт самоходной машины и других видов техники серии RU CB N 354951, выданный на снегоболотоход "Бурлак 6х6", 2018 года выпуска, VIN 006 и свидетельство о регистрации данной машины; паспорт самоходной машины и других видов техники серии RU CB N 354952, выданный на снегоболотоход "Бурлак 6х6", 2018 года выпуска, VIN 007 и свидетельство о регистрации данной машины; договор об указании услуг по организации участия в мероприятии от 16.04.2019 N УВЦ/16-04-19/2018, заключенный между обществом "Вездеходы Макарова" и акционерным обществом "Уральский выставочный центр" об участии снегоболотоходов "Бурлак" в выставке-шоу "Калибр 20.19. Охота, рыбалка, активный отдых".

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление им деятельности по производству и доведения до потребителей самоходных машин для их эксплуатации в суровых климатических условиях.

Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд пришел к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать при осуществлении своей деятельности по производству и реализации самоходных машин сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 495418 обозначение. Таким образом, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 12-го класса МКТУ "шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин".

Сходство заявленного истцом на регистрацию обозначения с оспариваемым товарным знаком следует из решения Роспатента от 30.11.2018 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2017731108 и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Однородность производимых истцом товаров носит очевидный характер, обусловлена отнесением их к одному роду (виду), общностью назначения (производство автомобилей) и одинаковым кругом потребителей и местами реализации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (17.01.2019), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 17.01.2016 по 16.01.2019.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 данного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 данного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В свою очередь ответчик, извещенный Судом по интеллектуальным правам о судебном разбирательстве по настоящему делу, не представил мотивированных возражений против предъявленного к нему иска и наличия у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418, а также доказательств использования им спорного товарного знака на территории Российской Федерации в исследуемый период.

Довод ответчика о несоблюдении истцом обязательного досудебного порядка отклоняется судебной коллегией в связи со следующим.

Из представленных в материалы дела описей вложения в ценные письма (т. 1, л.д. 41 и т. 1, л.д. 45), а также почтовых квитанций (т. 1, л.д. 42 и т. 1, л.д. 46) следует, что истцом 17.01.2019 были направлены по известным ему адресам почтовые отправления, содержащие предложение заинтересованного лица. При этом ответчик не оспаривает получение данных почтовых отправлений. О получении ответчиком предложения заинтересованного лица свидетельствует имеющийся в материалах дела ответ общества "Автомастер", адресованный директору общества "Вездеходы Макарова" с предложением последнему представить договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак.

Таким образом, поскольку действующее законодательство не предусматривает обязанность заинтересованного лица совместно с предложением направлять проект договора на отчуждение исключительного права, судебная коллегия полагает обязанность истца по соблюдению досудебного порядка исполненной.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении испрашиваемого истцом перечня товаров 12-го класса МКТУ "шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин", в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в данной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Вездеходы Макарова" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 495418 в отношении товаров 12-го класса "шины для автомобилей, шины для транспортных средств, шины пневматические, шипы для шин" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Автомастер" (ОГРН 1055227026942) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Вездеходы Макарова" (ОГРН 1176658041812) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин