Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2019 г. по делу N СИП-619/2018 Суд удовлетворил требование и признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение, которым отказано в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью, то есть в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для его запоминания потребителями

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2019 г. по делу N СИП-619/2018
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2019 г. N С01-110/2019 по делу N СИП-619/2018 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания Кутявиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества "Невская Косметика" (просп. Обуховской Обороны, д. 80, Санкт-Петербург, 192029, ОГРН 1027806078893) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Невская Косметика" - Ендресяк А.А. (по доверенности от 01.03.2019 N 95/1);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-364/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Невская Косметика" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации объемного обозначения "" в качестве товарного знака по заявке N 2016714726.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 в удовлетворении требования общества было отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 указанное решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления следует читать как "18.04.2019"

Требования общества мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента от 09.06.2018 не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение обладает, вопреки выводам Роспатента, различительной способностью.

В обоснование своей позиции общество ссылается на то, что вопреки доводам Роспатента, графический элемент в виде белых крапинок на желтом фоне является доминирующим элементом заявленного обозначения, влияет на восприятие обозначения в целом.

Заявитель указывает, что дополнительным подтверждением доминирующего характера графического элемента является наличие у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, где спорное графическое обозначение является охраняемым элементом.

Вместе с тем заявитель не может согласиться с выводом Роспатента о том, что графический элемент представляет собой "обычную упаковку с фоном, на который не заостряется внимание потребителя при восприятии знака", поскольку, по мнению общества, графический элемент в виде крапинок на желтом фоне является сложным элементом, который выполнен в оригинальном цветовом сочетании - крапинки выполнены с определенной частотой в определенном размере, на желтом фоне, соответствующем Pantone 3945C.

Кроме того, общество ссылается на приобретенную заявленным обозначением различительную способность.

Как указывается в заявлении со ссылкой на положения пункта (С) статьи Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), различительная способность графического элемента приобретена в результате его активного использования до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Указанный факт, по мнению общества, Роспатентом не опровергался.

При этом заявитель, ссылаясь на пункт 1.1 статьи 1483 ГК РФ, полагает, что состоящее только из неохраноспособных элементов обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в случае, если такие элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Роспатент в отзыве и представленных при новом рассмотрении дела письменных пояснениях возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов общества.

В представленных письменных возражениях на письменные пояснения Роспатента заявитель отметил, что представленная в них административным органом позиция состоит из доводов, изложенных при рассмотрении настоящего спора в президиуме Суда по интеллектуальным правам, который критически отнесся к этим доводам и не посчитал их достаточными для признания оспариваемого решения Роспатента соответствующим закону.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, а также уточнил их, указав, что просит в случае признания решения Роспатента недействительным обязать административный орган повторно рассмотреть заявку N 2016714726 на регистрацию товарного знака.

Заявленные уточнения приняты судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента в судебном заседании в удовлетворении заявленных требований просил отказать, полагая, что признание оспариваемого решения недействительным кардинально изменит имеющуюся практику рассмотрения заявок на товарные знаки, а также судебную практику, и не будет основано ни на подлежащих применению правовых нормах, ни на устоявшихся методологических подходах, применяемых длительное время при определении охраноспособности товарных знаков.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела, объемное обозначение "" по заявке N 2016714726 с приоритетом от 28.04.2016 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества в отношении товаров 3-го, 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 09.11.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Отказывая обществу в регистрации товарного знака, Роспатент исходил из его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

В Роспатент 13.03.2018 поступило возражение общества.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 09.06.2018 об отказе в его удовлетворении, указав, что "заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. В заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья". Сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки, а также надписями информационного характера при отсутствии какого-либо дизайна в силу своей тривиальности, отсутствия оригинальности воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а скорее как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии знака.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение, в том виде как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, то есть в заявленном обозначении отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для запоминания его потребителями".

Кроме того, Роспатент признал недоказанным и приобретение спорным обозначением различительной способности, поскольку "анализ имеющихся в деле материалов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов (например, нижняя часть упаковки выполнена в бело-серо-голубом цветовом сочетании). Такими элементами являются: словесный элемент "Ушастый нянь", совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детишек, изображение мишки, купающегося в ванне с мыльной пеной и т.д. Именно за счет дополнительных элементов и осуществляется индивидуализация товаров".

Полагая, что названное решение Роспатента нарушает права и законные интересы заявителя, последний обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

По результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела признал правомерным вывод Роспатента о том, что спорное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку доминирующее положение в нем занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, а также элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товара, в том числе нечитаемые элементы, расположенные на боковой стороне, и элемент "порошок для стирки детского белья".

При этом суд исходил из того, что простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) не является достаточным отличительным признаком, который позволяет рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью.

Судом был отклонен как противоречащий фактическим обстоятельствам дела довод общества о том, что заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, образующих композицию, обладающую различительной способностью.

Суд при первоначальном рассмотрении дела установил, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают неохраняемые элементы: форма упаковки, которая обусловлена исключительно ее функциональным назначением, элементы, указывающие на вид, свойства и назначение товаров, в том числе элементы информационного характера, расположенные на боковой стороне, а также словесный элемент "порошок для стирки детского белья".

Суд также указал, что сочетание желтого цвета с белыми крапинками упаковки с надписями информационного характера воспринимается не как средство индивидуализации товаров определенного производителя, а, скорее, как обычная упаковка с фоном, на которой не заостряется внимание потребителя при восприятии им товарного знака.

В результате оценки спорного обозначения суд пришел к тому выводу, что для среднего потребителя товаров 3-го и 5-го классов МКТУ оно будет восприниматься как изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками.

Наличие указанных обстоятельств, как констатировал суд первой инстанции, свидетельствует о том, что спорное обозначение в том виде, как оно представлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака, не обладает различительной способностью, поскольку в нем отсутствуют признаки, необходимые и достаточные для его запоминания потребителями.

Между тем президиум Суда по интеллектуальным правам с указанными выводами Роспатента и суда первой инстанции не согласился.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость учета того, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения. Данный подход к регистрации объемных обозначений, как отметил президиум, согласуется с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, допускающим включение в товарный знак неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Суд кассационной инстанции, не соглашаясь с выводами суда первой инстанции о доминирующем положении в спорном обозначении неохраняемых элементов (формы упаковки), и о том, что простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) не является достаточным отличительным признаком, позволяющим рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью, указал, что суд не придал должного значения наличию у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал необоснованным отклонение судом первой инстанции довода общества о том, что обозначение по заявке N 2016714726 обладает различительной способностью ввиду предоставления правовой охраны обозначению "" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010.

При этом суд кассационной инстанции указал, что фактически суд первой инстанции своим решением опорочил предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 638010, признав отсутствие у него в свою очередь различительной способности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признал необоснованной позицию Роспатента о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010 может быть использован в виде баннера или прямоугольника на товаре, поскольку подобное понимание способов использования исключительного права на товарный знак противоречит пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, содержащему широкий (но не исчерпывающий) перечень способов использования такого права. В соответствии с названной нормой права обозначение "" может быть использовано в том числе на мягкой упаковке порошка в виде его фона.

В связи с этим вывод суда о том, что спорное обозначение будет восприниматься как изображение мягкой упаковки порошка, весь фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками, признан судом кассационной инстанции сделанным без учета презумпции наличия различительной способности у обозначения "", которому предоставлена самостоятельная правовая охрана в качестве товарного знака.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также указал, что при определении доминирующих элементов спорного обозначения (с учетом их пространственного положения) и различительной способности обозначения в целом указанный графический элемент анализировался Роспатентом и судом без учета наличия у общества исключительного права на названный товарный знак.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что в объемных товарных знаках форма товара не всегда является доминирующим элементом. При анализе объемного обозначения нужно оценить восприятие потребителями формы товара, в том числе то, обращает ли внимание потребитель на форму товара, если она сама по себе является традиционной. При этом необходимо учитывать, имеются ли охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения.

Наличие у общества исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010, как указал суд кассационной инстанции, также не было принято судом во внимание при рассмотрении вопроса о приобретении спорным обозначением различительной способности в результате его использования.

Признавая необоснованным отклонение судом первой инстанции довода общества о приобретении спорным обозначением различительной способности, мотивированного судом тем, что вместе с указанным графическим элементом общество использует и другие обозначения, кассационная инстанция отметила, что само по себе наличие на товаре нескольких обозначений не является обстоятельством, исключающим узнаваемость только одного из них (например, когда есть общий элемент, который используется на всех товарах, и различающиеся элементы - на разных товарах).

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения компанией не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (28.04.2016) и даты подачи возражения (13.03.2018) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что заявленное обществом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является объемным, представляет собой трехмерное изображение мягкой упаковки порошка для стирки, фон которой выполнен в желтом цвете с белыми крапинками. На лицевой стороне упаковки в нижней части расположены словесные элементы "ПОРОШОК для стирки детского белья", которые, как следует из описания заявки N 2016714726, являются неохраняемыми элементами.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 3-го "вещества ароматические для отдушивания белья; препараты для замачивания белья; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты отбеливающие для стирки; пятновыводители; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей", а также 5-го классов МКТУ "средства моющие для медицинских целей" в цветовом сочетании: "желтый, белый, синий, черный".

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при разрешении настоящего спора суду необходимо учесть изложенное президиумом в постановлении от 18.04.2019, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, дать оценку доводам и возражениям лиц, участвующих в деле, в том числе доводу общества о наличии у него исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 638010.

Рассматривая дело повторно, с учетом обязательных для исполнения указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 09.06.2018 не соответствует пункту 1 статьи 1483 ГК РФ, ввиду следующего.

По результатам анализа заявленного обществом на регистрацию обозначения Роспатент пришел к необоснованному выводу о том, что данное обозначение в целом не обладает различительной способностью, мотивированному наличием доминирующего положения у неохраняемых элементов: формы упаковки, обусловленной исключительно ее функциональным назначением, а также элементов, указывающих на вид, свойства и назначение товаров, в том числе нечитаемых элементов, расположенных на боковой стороне, и элемента "порошок для стирки детского белья".

Как верно полагает общество, простое цветовое сочетание (расположение крапинок и цветовое сочетание) является достаточным отличительным признаком, позволяющим рассматривать заявленное обозначение как обладающее различительной способностью.

Данное обстоятельство обусловлено наличием у заявителя товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 638010, а также тем, что данный фон в заявленном обозначении занимает всю площадь упаковки.

В связи с этим внимание потребителя будет сосредоточиваться не на форме упаковки, являющейся тривиальной, а на ее фоне, различительная способность которого презюмируется наличием у заявителя исключительного права на указанный товарный знак.

Иной подход, проводимый Роспатентом, приводит к дезавуированию различительной способности обозначения "", зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 638010, в то время как предоставление правовой охраны данному товарному знаку по основанию отсутствия различительной способности, равно как и по каким-либо иным основаниям, на момент разрешения настоящего спора никем не оспаривалось.

При этом указание Роспатента на то, что у иных лиц сохраняется возможность оспаривания предоставления правовой охраны данному товарному знаку, само по себе не свидетельствует об отсутствии у него различительной способности (признанной ранее самим Роспатентом при регистрации этого товарного знака).

Кроме того, судом признается обоснованным довод заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность ввиду его длительного использования до даты приоритета товарного знака, ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На стадии проведения Роспатентом экспертизы по заявке N 2016714726 заявителем были представлены договоры комиссии на оказание рекламных услуг, товарные накладные, отчеты об оказании услуг, сведения из печатных средств массовой информации в сети "Интернет", справки об объемах продаж стирального порошка "Ушастый нянь", справка о численности сотрудников общества, а также подготовленное Фондом содействия изучению общественного мнения "Всероссийский центр изучения общественного мнения" исследование, касающееся определение уровня известности товарного знака "".

Анализ представленных заявителем в материалы административного дела документов показал, что заявленное обозначение используется заявителем не в том виде, как подано на регистрацию в качестве товарного знака, а в сочетании с другими элементами, размещенными на фоне как заявленных, так и иных цветов. Такими элементами, например, являются словесный элемент "Ушастый нянь", совокупность стилизованного изображения ушастого зайчика и детей. Указанные элементы, расположенные на фоне "", действительно занимают большую часть товарного знака.

Однако внимание потребителей привлекается в том числе и за счет этого фона.

Таким образом, вопреки позиции Роспатента, индивидуализация товаров осуществляется не только за счет дополнительных элементов.

Кроме того, как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, само по себе наличие на товаре нескольких обозначений не является обстоятельством, исключающим узнаваемость только одного из них.

Довод Роспатента о том, что исходя из имеющихся материалов использование упаковки в отношении каждого из заявленных товаров 3-го, 5-го классов МКТУ не прослеживается, не может быть принят во внимание, ввиду следующего.

Все заявленные товары относятся к веществам для стирки, чистки, моющим средствам.

В связи с этим общность функционального назначения данных товаров обуславливает, по мнению суда, распространение эффекта узнаваемости указанной упаковки стирального порошка на иные виды заявленных товаров, поскольку потребитель может воспринимать упаковки с данным фоном, содержащие названные средства, как имеющие один и тот же источник происхождения.

Иные доводы, изложенные в письменных объяснениях Роспатента, не опровергают указанных выводов, повторяют в целом позицию административного органа, изложенную им при первоначальном рассмотрении дела и при рассмотрении кассационной жалобы общества в президиуме Суда по интеллектуальным правам, направлены по существу на преодоление позиции суда кассационной инстанции, изложенной в постановлении от 18.04.2019.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из изложенного, оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

Принимая во внимание, что позиция Палаты по патентным спорам по вопросу об отсутствии оснований для регистрации заявленного обозначения на основании подпункта пункта 1 статьи 1483 ГК РФ является определенно выраженной и судом не установлено существенных нарушений процедуры принятия Роспатентом оспариваемого решения, а также учитывая отсутствие сведений об анализе наличия или отсутствия иных оснований отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке общества N 2016714726, суд считает возможным обязать Роспатент рассмотреть указанную заявку повторно, с учетом решения суда.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования акционерного общества "Невская Косметика" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016714726, как несоответствующее положениям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявку N 2016714726 на регистрацию товарного знака, поданную акционерным обществом "Невская Косметика", с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Невская Косметика" (ОГРН 1027806078893) 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче заявления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "Невская Косметика" (ОГРН 1027806078893) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин