Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2019 г. N С01-539/2019 по делу N СИП-796/2018 Суд отменил решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на промышленный образец, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции вследствие неправильного применения норм материального права

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 августа 2019 г. N С01-539/2019 по делу N СИП-796/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 августа 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.,

рассмотрел в судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Антошина А.Н., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Грейсман А.А.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Байбары Ирины Ивановны (г. Новосибирск, ОГРНИП 314547633700292) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу N СИП-796/2018 (судьи Рогожин С.П., Васильева Т.В., Силаев Р.В.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Байбары Ирины Ивановны о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 10.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 84796 на промышленный образец.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "София" (ул. Шоссейная, д. 69, пгт. Яблоновский, р-н Тахтамукайский, Республика Адыгея, ОГРН 1150107011075).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Байбары Ирины Ивановны - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 12.11.2018), Болотова А.Ю. (по доверенности от 12.11.2018 N 54 АА 3001053);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-378/41);

от общества с ограниченной ответственностью "София" - Бурмистров Д.Б. (по доверенности от 30.01.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Байбара Ирина Ивановна (далее - предприниматель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.10.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "София" (далее - общество "София").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе предприниматель, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права и на несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 22.04.2019 отменить и принять новый судебный акт.

Как следует из кассационной жалобы, предприниматель полагает, что при оценке творческого характера особенностей изделия суд первой инстанции не исследовал степень свободы дизайнера, отраженную в подпункте 4 пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 84 (далее - Правила ПО).

Заявитель кассационной жалобы указывает, что и Роспатент, и суд первой инстанции проигнорировали доводы предпринимателя о необходимости учета степени свободы дизайнера при оценке творческого характера промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, состоящего из двух формообразующих элементов в виде гриба.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на ошибочное указание судом первой инстанции на отсутствие возможности учета степени свободы дизайнера при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" при применении подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Аргументируя доводы, изложенные в кассационной жалобе, предприниматель исходит из того, что первый вариант группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 является оригинальным ввиду того, что его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия, тем самым выводы суда первой инстанции об обратном заявитель кассационной жалобы полагает ошибочными.

Предприниматель также полагает, что суд первой инстанции не учел его довод о необходимости учета формы ножки гриба, что повлекло за собой неполное исследование изображения спорной группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на установленное судом первой инстанции наличие в патентом документе Китая "плоской ножки", в то время как в нем нет отдельного элемента "ножка", есть единое формообразование, но даже при отчленении от единой формы "ножек" явно следует, что они значительно различны, что придает каждому из признаков оригинальность даже в отдельности, не говоря о том, что целостные изделия по сравниваемым патентам кардинально отличны друг от друга.

Предприниматель полагает, что признак "плоская ножка" в первом варианте группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 относится не только к эстетическим особенностям внешнего вида кондитерского изделия, но и к эргономическим особенностям - "плоская ножка", которая позволяет легко брать кондитерское изделие в форме гриба непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки (шляпка гриба выполняется из шоколада, а ножка гриба - из печенья), при этом форма "ножки" позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцами руки.

Предприниматель отмечает, что в отличие от формы "ножки гриба" в спорном патенте, неотделимая часть фигуры в патентном документе Китая однозначно не предназначена для возможности браться за кондитерское изделие руками - для этого предусмотрена плоская палочка. Кроме того, предприниматель обращает внимание, что этот патент выдан в отношении изделий "мороженое". Указанное, по мнению предпринимателя, подтверждает, что эта часть изделия не предназначена для того, чтобы у потребителя появилась возможность использовать плоскую ножку для захвата пальцами.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции, выявив решения, которым присущ какой-то существенный отличительный признак промышленного образца, в нарушение пункта 19.5.2 Правил ПО не оценил, обеспечивает ли этот признак наличие у рассматриваемого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 особенностей, не присущих выявленным решениям.

Заявитель кассационной жалобы также указывает, что в источниках информации не использована совокупность существенных признаков группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, с учетом ограничения свободы дизайнера.

Роспатент направил в президиум Суда по интеллектуальным правам письменные объяснения, в которых просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, ссылаясь на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов, изложенных в кассационной жалобе.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители предпринимателя (в Арбитражный суд Новосибирской области), а также представители Роспатента и общества "София" (в Суд по интеллектуальным правам).

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители предпринимателя поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представители Роспатента и общества "София" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, полагая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, патент Российской Федерации N 84796 на группу промышленных образцов "Кондитерское изделие" (17 вариантов) выдан по заявке N 2005501302 с приоритетом 29.04.2005 (подкласс 01-01 Международной классификации промышленных образцов). Обладателем исключительного права на указанную группу промышленных образцов является предприниматель.

Общество "София" 26.03.2018 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 в части первых трех вариантов промышленного образца по указанному патенту, а именно:

1. Кондитерское изделие (вариант 1),

характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба в виде сегмента сферы;

- выполнением ножки гриба плоской.

2. Кондитерское изделие (вариант 2),

характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба выпуклой;

- выполнением ножки гриба плоской;

- наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

3. Кондитерское изделие (вариант 3),

характеризующееся:

- выполнением в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

- колористическим решением формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образным решением объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

отличающееся:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба выпуклой;

- выполнением ножки гриба цилиндрической;

- наличием вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин.

Общество "София" указывало, что правовая охрана первым трем вариантам группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 (далее - Патентный закон). Возражение общества "София" мотивированно тем, что названные варианты группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 не соответствуют условию патентоспособности "оригинальность", поскольку совокупность существенных признаков указанных вариантов промышленного образца по оспариваемому патенту стала известна до даты его приоритета из общедоступных сведений.

В подтверждение данного довода обществом "София" с возражением представлены следующие источники информации:

- патентный документ RU 45826, опубликованный 16.07.1997 (далее - источник информации 1);

- патентный документ FR 2498423, опубликованный 30.07.1982 (далее - источник информации 2);

- интернет-распечатка с информацией с сайта www.good-cook.ru по состоянию на 7 апреля 2004 года по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) (далее - источник информации 3);

- патентный документ BG 4354-0001, опубликованный 31.05.2002 (далее - источник информации 4);

- свидетельство на товарный знак RU 265992, дата регистрации - 25.03.2004 (далее - источник информации 5);

- патентный документ RO f20020606-0002, опубликованный 30.09.2002 (далее - источник информации 6);

- патентный документ RU 44967, опубликованный 16.01.1999 (далее - источник информации 7);

- патентный документ HR M990113, опубликованный 31.08.2000 (далее - источник информации 8);

- патентный документ CN 01318448.2, опубликованный 26.12.2001 (далее - источник информации 9);

- патентный документ CN 97313774.6, опубликованный 06.01.1999 (далее - источник информации 10).

По результатам исследования доводов возражения общества "София" Роспатент пришел к следующим выводам.

Доводы возражения о несоответствии второго и третьего вариантов группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 84796 условию патентоспособности "оригинальность" не нашли своего подтверждения вследствие отсутствия в решениях, известных из источников информации 1-10, признака "наличие вдоль периметра шляпки чередующихся дугообразных выступов и впадин".

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии первого варианта группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 84796 условию патентоспособности "оригинальность" было установлено, что его наиболее близким аналогом является известное из источника информации 4 решение. При этом установлено, что из источников информации 2 и 5 известны решения, содержащие признаки, совпадающие со всеми отличительными от известного из источника информации 4 решения признаками первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 и обуславливающие в известных решениях наличие таких же эстетических и эргономических особенностей, а именно: выполнение кондитерского изделия в виде стилизованного гриба со шляпкой в виде сегмента сферы и с плоской ножкой.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 1 статьи 6 Патентного закона и подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО послужили основанием для вывода административного органа о том, что первый вариант группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 не соответствует условию патентоспособности "оригинальность".

Поскольку административным органом сделан вывод о непатентоспособности первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, предпринимателю в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС предложено внести изменения в перечень существенных признаков, характеризующих промышленные образцы по спорному патенту.

В ответ на данное предложение предпринимателем 16.07.2018 представлен уточненный перечень существенных признаков, скорректированный путем исключения первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, в отношении которого сделан вывод о его несоответствии условию патентоспособности "оригинальность".

С учетом изложенных обстоятельств Роспатентом принято решение от 10.10.2018 о признании патента Российской Федерации N 84796 недействительным частично и выдаче нового патента на группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 с уточненным перечнем существенных признаков, представленным предпринимателем 16.07.2018.

Не согласившись с выводами Роспатента, положенными в основу решения от 10.10.2018, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Отказывая в удовлетворении требований предпринимателя, суд первой инстанции исходил из отсутствия предусмотренной законом совокупности условий для признания ненормативного правового акта недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и применимом законодательстве, включающем в себя Патентный закон и Правила ПО.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванного вывода суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и письменных объяснениях на нее, заслушав мнения лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и доказательствам, представленным в материалы дела, пришел к следующим выводам.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным этим Законом.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Патентного закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.4.1 Правил ПО признаки промышленного образца выражаются в перечне таким образом, чтобы обеспечить возможность их визуального идентифицирования с элементами представленного заявителем изображения изделия, в том числе однозначного понимания специалистом смыслового содержания понятий, которыми они охарактеризованы.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ПО существенные признаки, характеризующие промышленный образец, обусловливают творческий характер особенностей изделия, в частности, если хотя бы для одного из существенных признаков, включенных в перечень, не выявлены решения, которым присущ этот признак, или такие решения выявлены, однако этот признак обеспечивает наличие у рассматриваемого промышленного образца особенности, не присущей выявленным решениям.

Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец, представленный на изображениях и охарактеризованный заявителем в перечне существенных признаков, отличается от наиболее близкого аналога; сравнение особенностей рассматриваемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками выявленных решений.

Подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ПО предусмотрено, что не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, отличающиеся от наиболее близкого аналога одним или несколькими существенными признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, если выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2 Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

В случае группы промышленных образцов (вариантов), как правило, приводится один наиболее близкий для всех вариантов аналог.

Как следует из положений подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, не признаются соответствующими условию оригинальности промышленные образцы, воплощенные в изделии, отличающемся от ближайшего аналога одним или несколькими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделия и включенными заявителем в перечень существенных признаков, для которых заявителем не указано в описании промышленного образца их влияние на указанные им особенности этого изделия. При этом промышленный образец признается не соответствующим условию оригинальности на вышеизложенных основаниях, в частности, если заявленный промышленный образец имеет особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения); заявленный промышленный образец имеет особенности, которые позволяют его зрительно отличить от известного решения изделия, но этим особенностям не присущ творческий характер. При оценке творческого характера особенностей изделия принимается во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Перечень существенных признаков необходимо оценивать исходя из того, как они проявляются на изображении изделия, то есть, учитывая общее зрительное впечатление.

Рассматривая заявленные требования, судом первой инстанции установлено, что оспариваемое решение Роспатента мотивировано тем, что ближайшим аналогом первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 является кондитерское изделие в виде стилизованного грибка с ножкой и шляпкой, известное из источника информации 4:

, , .

При рассмотрении дела суд первой инстанции согласился с выводами административного органа о том, что кондитерскому изделию, известному из сведений, содержащихся в источнике информации 4, присущи следующие признаки, характеризующие первый вариант группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, представленных на изображениях изделия и охарактеризованных в перечне существенных признаков:

- выполнение в виде объемной фигуры, составленной из двух формообразующих объемно-пространственных элементов;

- колористическое решение формообразующих элементов композиции в разных цветовых тонах;

- образное решение объемной фигуры в виде стилизованного гриба с ножкой и шляпкой;

- выполнение шляпки гриба выпуклой.

Осуществляя проверку первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 на соответствие условию патентоспособности "оригинальность", Роспатент установил, что это изделие отличается от внешнего вида ближайшего аналога следующими признаками:

- условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм;

- выполнением шляпки гриба в виде сегмента сферы;

- выполнением ножки гриба плоской.

Рассмотрев отраженные в возражении источники информации, Роспатентом указано, что из источника информации 2 известны решения в виде стилизованного грибка с ножкой и шляпкой, выполненной в виде сегмента сферы и условной стилевой проработкой образного решения на основе геометрических форм , .

Из источника информации 9 известно решение в виде стилизованного гриба , , у которого ножка выполнена плоской.

С учетом указанного Роспатентом сделан вывод о том, что существенные признаки, которыми спорное изделие отличается от ближайшего аналога, известны из общедоступных сведений, а именно из источников информации 2 и 9, которые обеспечивают такое же влияние на указанные обществом "София" особенности художественно-конструкторского решения.

При этом Роспатентом отклонены доводы предпринимателя о том, что существенный признак спорного изделия "выполнение ножки гриба плоской", который присущ изделию из источника информации 9, а также признаки "условная стилевая проработка образного решения на основе геометрических форм" и "выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы", которые присущи изделию из источника информации 2, не обеспечивают такое же влияние на особенности спорного изделия, указанные обществом "София".

Суд первой инстанции согласился с указанными выводами административного органа.

Суд первой инстанции также поддержал вывод административного органа об отклонении довода предпринимателя о необходимости учета степени свободы дизайнера при оценке творческого характера особенностей изделия. Суд первой инстанции согласился с выводом административного органа о том, что оценка творческого характера особенностей изделия проводится при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" по подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, в то время как при проверке промышленного образца в настоящем случае установлены признаки несоответствия условию патентоспособности "оригинальность", изложенные в подпункте 4 пункта 19.5.2 Правил ПО (видимо в соответствующем фрагменте решения суда первой инстанции имеется опечатка и во втором случае имелся в виду не подпункт 4, а подпункт 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, - в противном случае рассуждения суда лишены смысла).

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что из источников информации усматриваются признаки, совпадающие с существенными признаками группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796. Суд первой инстанции также счел, что административный орган верно установил, что эти признаки обусловливают те же эстетические и эргономические особенности, а именно выполнение кондитерского изделия в виде стилизованного гриба с шляпкой в виде сегмента сферы и с плоской ножкой. С учетом этого суд первой инстанции согласился с выводом о несоответствии спорного изделия условию патентоспособности "оригинальность".

При рассмотрении дела в суде первой инстанции предприниматель также обращал внимание на ошибочную оценку административным органом сведений, отраженных в источнике информации 2, так как на изображениях изделия отсутствует признак "выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы", поскольку на изображении элемент изделия "шляпка" имеет отверстие. Предприниматель также ссылался на то, что аналогичная оценка источника информации 2 дана Роспатентом в рамках рассмотрения возражений другого лица против выдачи спорного патента.

Указанные доводы предпринимателя были отклонены судом первой инстанции.

Суд первой инстанции также отклонил довод предпринимателя о том, что административный орган не предложил ему внести изменения в перечень существенных признаков, связанных с указанием материала, из которого изготавливается кондитерское изделие, указав на то, что из материалов дела и из решения Роспатента следует, что заявителем 16.07.2018 был представлен уточненный перечень существенных признаков, характеризующих группу промышленных образцов, который был учтен при принятии оспариваемого решения, при этом материалы первоначальной заявки N 2005501302, по которой был выдан спорный патент, не содержали сведений о материале, из которого изготавливается кондитерское изделие по первому варианту.

Довод предпринимателя о том, что существенный признак спорного изделия "выполнение ножки гриба плоской" не обеспечивает такое же влияние на особенности спорного изделия, если сравнивать изделия в совокупности существенных признаков, отраженных на их изображениях, судом первой инстанции также отклонен.

Суд первой инстанции также отклонил доводы предпринимателя о наличии у первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 эргономических особенностей, заключающихся, по мнению предпринимателя, в том, что благодаря плоской ножке гриба можно "легко брать кондитерское изделие в форме гриба непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки (шляпка гриба выполняется из шоколада, а ножка - из печенья), при этом форма "ножки" позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки".

Суд первой инстанции указал, что такая особенность как "легко брать кондитерское изделие в форме гриба непосредственно за плоскую ножку, не пачкая руки (шляпка гриба выполняется из шоколада, а ножка - из печенья), при этом форма "ножки" позволяет удобно расположить ее между большим и указательным пальцем руки" не следует из спорного патентного документа. Суд первой инстанции также согласился с выводом Роспатента о том, что в перечне существенных признаков первого варианта группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 84796 не указан материал, из которого выполняется шляпка и ножка кондитерского изделия в виде стилизованного гриба, либо данная эргономическая особенность.

Кроме того, судом первой инстанции отклонены доводы предпринимателя, связанные с оспариванием вывода Роспатента об известности из источника информации 2 признаков первого варианта группы промышленных образцов по спорному патенту "выполнение шляпки гриба в виде сегмента сферы" и "условная стилевая проработка образного решения на основе геометрических форм".

Вывод административного органа, основанный на положениях пункта 1 статьи 6 Патентного закона и подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО, о том, что первый вариант группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 84796 не соответствует условию патентоспособности "оригинальность", поддержан судом первой инстанции.

Вместе с тем при рассмотрении дела судом первой инстанции не учтено следующее.

Формула оригинальности, отраженная в пункте 1 статьи 6 Патентного закона, исходила из обусловленности творческого характера особенностей изделия существенными признаками промышленного образца.

К существенным признакам промышленного образца подпункт 1 пункта 19.5.2 Правил ПО применительно к промышленным образцам с датой приоритета до 01.10.2014 относил признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Перечень существенных признаков необходимо оценивать исходя из того, как они проявляются на изображении внешнего вида изделия, содержащихся в патенте, то есть с учетом общего зрительного впечатления.

Как следует из обжалуемого судебного акта, вывод суда первой инстанции о несоответствии первого варианты группы промышленных образцов по патенту Российской Федерации N 84796 основан на несоответствии названного варианта патента условию патентоспособности "оригинальность" исходя из положений подпункта 3 пункта 19.5.2 Правил ПО. При этом суд исключил возможность принять во внимание при оценке творческого характера особенностей изделия степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца, ссылаясь на то, что такая возможность предусмотрена только подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ПО.

Данные выводы нельзя признать правомерными.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что первичным для определения объема правовой охраны промышленного образца является изображение изделий, их внешний вид. Перечень существенных признаков не может иметь самостоятельного значения без изображения изделия, тем самым анализ противопоставленных технических решений и группы промышленных образцов по спорному патенту необходимо проводить исходя из существенных признаков в том виде, котором они воплощены в изображении промышленного образца.

В свою очередь, оценка внешнего вида изделий невозможна без оценки творческого характера особенностей изделия, при которой в силу подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО необходимо принимать во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца.

Необходимость такой оценки напрямую следует из положений пункта 1 статьи 6 Патентного закона, указывающего на признание промышленного образца оригинальным только в случае, если его существенные признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия.

В связи с этим вывод суда первой инстанции о том, что степень свободы дизайнера учитывается только при проверке соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" при применении подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, ошибочен.

Несмотря на то, что положение о необходимости учитывать ограничение свободы дизайнера отражено в подпункте 4 пункта 19.5.2 Правил ПО, это положение является общим и предполагает оценку творческого характера особенностей изделий в соответствии с Патентным законом, а следовательно, степень ограничения свободы дизайнера подлежала исследованию в настоящем деле.

Отклонение доводов предпринимателя об ограничении свободы дизайнера при создании группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796, состоящего из двух формообразующих элементов в виде гриба, не позволило суду первой инстанции в полной мере исследовать доводы заявителя, направленные на сохранение правовой охраны первой группы промышленных образцов по спорному патенту.

Президиум Суд по интеллектуальным правам полагает, что вывод суда первой инстанции о том, что при оценке творческого характера особенностей изделия степень свободы дизайнера (отраженная в подпункте 4 пункта 19.5.2 Правил ПО) не принимается во внимание, противоречит нормам патентного права в их совокупности и взаимосвязи.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что толкование указанного положения в отрыве от иных норм, определяющих отношения в сфере патентного права, в том числе промышленных образцов, не соответствует целям и существу такого правового регулирования.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2016 по делу N СИП-440/2015 (определением Верховного суда Российской Федерации от 22.07.2016 N 300-ЭС16-8228 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Между тем суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела ошибочно не применил положения подпункта 4 пункта 19.5.2 Правил ПО о необходимости принимать во внимание степень свободы дизайнера при разработке промышленного образца, поскольку дал им неправильное толкование.

Кроме того, выявив решения, которым присущ какой-то существенный отличительный признак промышленного образца, суд первой инстанции в нарушение пункта 19.5.2 Правил ПО не оценил, обеспечивает ли этот признак наличие у рассматриваемого промышленного образца особенностей, не присущих выявленным решениям.

Указание суда первой инстанции на добровольное внесение предпринимателем изменений в перечень существенных признаков спорного патента и вывод об отсутствии, тем самым, нарушения обжалуемым решением административного органа прав и законных интересов предпринимателя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, президиум Суда по интеллектуальным правам также полагает неправомерным.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ПО если заявлена группа промышленных образцов, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее промышленных образцов. Патентоспособность группы промышленных образцов может быть признана только тогда, когда патентоспособны все промышленные образцы группы. Если установлено, что патентоспособны не все промышленные образцы группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из перечня пункты, в которых охарактеризованы непатентоспособные промышленные образцы, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

Судом первой инстанции не учтено, что предприниматель внес изменения в первый вариант группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 после указания административного органа на то, что указанный вариант не соответствует условию патентоспособности "оригинальность", и предложил предпринимателю внести в него изменения (т. 9, л.д. 140).

Данные обстоятельства указывают на то, что предпринимателем внесены изменения в первый вариант группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 исключительно с целью сохранения права на остальные варианты группы промышленных образцов.

Исходя из пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила подачи возражений), при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично.

В данном случае предприниматель этой возможностью воспользовался, в результате чего патент был признан недействительным лишь частично.

В случае внесения изменений в перечень существенных признаков промышленного образца суд, как и иные лица (включая самого патентообладателя), по общему правилу должны исходить из измененного перечня.

Вместе с тем это правило не может рассматриваться как лишающее патентообладателя возможности оспаривать решение Роспатента о признании патента недействительным частично.

Во-первых, сама возможность оспаривать решение Роспатента, в том числе о признании патента недействительным лишь частично, прямо следует из пункта 3 статьи 1248 ГК РФ.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что возможность внесения изменений в перечень существенных признаков промышленного образца существует только на стадии рассмотрения возражения административным органом и отсутствует на стадии рассмотрения спора судом.

Если патентообладатель считает, что патент в редакции первоначального перечня существенных признаков промышленного образца выдан правомерно, он вправе не предлагать уточненный перечень. Но если при этом его мнение не будет поддержано, патент будет признан недействительным полностью. После этого, в том числе на стадии судебного рассмотрения спора, если патент в первоначальной редакции действительно не соответствует условиям патентоспособности, изменить перечень существенных признаков промышленного образца нельзя.

Цель рассмотрения возражений против выдачи патента - определить, может ли быть сохранено действие патента хотя бы в каком-то объеме. Именно в этом и состоит смысл пункта 4.9 Правил подачи возражений. Из этого же исходит и Верховный Суд Российской Федерации в решении от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228.

Подход же, предложенный Роспатентом и поддержанный судом, заключающийся в том, что само по себе предложение патентообладателем уточненного перечня существенных признаков промышленного образца лишает патентообладателя права утверждать, что первоначальный перечень соответствовал условиям патентоспособности, реализацию этой цели не обеспечивает.

Само по себе предложение уточненного перечня представляет собой разумное и добросовестное действие патентообладателя, направленное на сохранение действия патента хоть в каком-то объеме, если возражение действительно подлежит удовлетворению.

Вместе с тем совершение такого действия не может рассматриваться как отказ от права оспаривать выводы Роспатента, касающиеся несоответствия условиям охраноспособности патента в первоначальной редакции, поскольку при неверности этих выводов должна быть восстановлена правовая охрана в первоначальном объеме (часть 3 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2019 по делу N СИП-685/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2019 N 300-ЭС19-4135 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Принимая во внимание то, что решением административного органа правовая охрана первого варианта группы промышленных образцов "Кондитерское изделие" по патенту Российской Федерации N 84796 признана недействительной, вывод суда первой инстанции об отсутствии нарушения обжалуемым решением административного органа прав и законных интересов предпринимателя, основанный лишь на добровольном внесении изменений в формулу спорного патента, является ошибочным.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу об отмене обжалуемого решения суда вследствие неправильного применения норм материального права.

Настоящий спор рассматривался судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а следовательно, судом первой инстанции должна была быть осуществлена проверка решения Роспатента на его соответствие закону.

С учетом того, что суд первой инстанции не руководствовался подлежащей применению нормой, такую проверку нельзя признать проведенной.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене, а дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует устранить указанные недостатки, установить обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного рассмотрения дела, в том числе дать оценку перечню существенных признаков спорного промышленного образца с учетом того, как эти признаки проявляются на изображении изделия, содержащемся в патенте, и исходя из подлежащих применению норм материального права, принять законное и обоснованное решение.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу N СИП-796/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина