Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. по делу N СИП-373/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 августа 2019 г. по делу N СИП-373/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 1 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудрявцевым Д.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление индивидуального предпринимателя Рожкова Антона Ивановича (Курская обл., ОГРНИП 311463315900036)

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МД" (Дмитровское ш., д. 157, стр. 7, этаж 3, пом. 7331, Москва, 127411, ОГРН 1057747137205) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326290 в отношении части услуг 35 и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от индивидуального предпринимателя Рожкова Антона Ивановича - Волкова А.В. (по доверенности от 23.04.2019), Попова А.И. (по доверенности от 23.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МД" - Никифорова И.О. (генеральный директор, паспорт гражданина Российской Федерации, приказ N 1), Пермяков П.Н. (по доверенности от 17.06.2019 N 06).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Рожков Антон Иванович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МД" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326290 в отношении части услуг 35 и 39-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований предприниматель указывает на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326290 в отношении услуг 35-го "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" и 39-го "доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; сдача в аренду складов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" классов МКТУ, для которых он зарегистрирован, полагая, что оспариваемый товарный знак не использовался ответчиком в отношении названных услуг в трехлетний период до даты направления предложения заинтересованного лица.

Заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака предприниматель обосновывает тем, что он осуществляет коммерческую деятельность по розничной продаже товаров третьих лиц, используя в качестве вывески при индивидуализации торговой площади обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком.

Как утверждает истец, им осуществлены подготовительные действия к использованию на территории Российской Федерации обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении части однородных услуг 35 и 39-го классов МКТУ путем подачи в Роспатент заявки N 2019703946 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "ЗИМАЛЕТО".

Дополнительно правовая позиция предпринимателя изложена в письменных пояснениях от 26.06.2019, 30.07.2019.

В своем отзыве и дополнениях к нему от 27.06.2019, 10.07.2019, 22.07.2019 ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал, ссылаясь на то, что вопреки доводам истца, спорный товарный знак непрерывно используется им в отношении, в том числе услуг 35 и 39-го классов МКТУ.

Общество также ссылается на то, что истцом не доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35, 39-го класса МКТУ, поскольку из представленных им документов такой вывод сделать невозможно.

Кроме того, по мнению общества, истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку предложение правообладателю истцом было направлено на неактуальный юридический адрес общества при том, что на момент направления предложения актуальные сведения об адресе в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) содержались, а по адресу для переписки, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), предложение не направлялось. Изложенное, по мнению общества, свидетельствует о необходимости оставления искового заявления без рассмотрения, о чем ответчиком заявлено соответствующее ходатайство.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может.

В судебном заседании представители истца настаивали на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Генеральный директор и представитель ответчика в судебном заседании просили исковое заявление оставить без удовлетворения по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечило, просило рассмотреть исковое заявление в отсутствие его представителя.

Суд считает возможным на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 326290, зарегистрированного 16.05.2007 по заявке N 2005719360 с приоритетом 04.08.2005 в отношении широкого перечня товаров и услуг, в том числе для услуг 35-го "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" и 39-го "доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; сдача в аренду складов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении указанной части услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, 07.02.2019 направил в адрес ответчика предложение с требованием о добровольном отказе ответчика от исключительного права на спорный товарный знак в отношении соответствующей части услуг либо об отчуждении в пользу истца исключительного права на указанный товарный знак в отношении этих услуг.

В связи с тем, что в течение двух месяцев со дня направления предложения ответчик не подал заявление об отказе от права на товарный знак и не заключил с истцом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, истец по истечении двухмесячного срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Учитывая заявление ответчиком ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения ввиду несоблюдения предпринимателем досудебного порядка урегулирования спора в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, суд переходит к проверке доводов, изложенных в данном ходатайстве.

Как было указано выше, общество ссылается на то, что предложение не было направлено по адресу общества для переписки, указанному в Государственном реестре.

Что касается направления предложения заинтересованного лица по юридическому адресу места нахождения правообладателя, общество указывает, что с 05.02.2019 юридическим адресом места его нахождения является Дмитровское ш., д. 157, стр. 7, этаж 3, пом. 7331, Москва (сведения о чем с указанной даты содержатся в ЕГРЮЛ), тогда как предложение истца 07.02.2019 было направлено по адресу Дмитровское ш., д. 157, стр. 5. Таким образом, в момент направления предложения адрес, по которому истцом было направлено досудебное предложение, не являлся юридическим адресом места нахождения общества, а также не являлся адресом для переписки, указанным в Государственном реестре.

Одновременно общество ссылается на то, что предложение предпринимателя, направленное по адресу Дмитровское ш., д. 157, стр. 5, фактически им получено не было, и поясняет, что письмо с этим предложением могло получить любое неуполномоченное лицо.

Оценив данные доводы общества и возражения предпринимателя относительно них, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", обязательный досудебный порядок разрешения спора является не барьером для обращения в суд, а способом разрешения спора мирным путем (пункт I Рекомендации N R (86) 12 Комитета министров Совета Европы "О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды" (принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей министров)). Решение спора самими сторонами миром позволяет в том числе минимизировать вероятность возникновения дальнейших противоречий между ними и в целом снижает конфликтность. Разрешение спора мирным путем решает задачу содействия становлению и развитию партнерских деловых отношений.

В целях обеспечения эффективности применения досудебного порядка разрешения спора пункт 1 статьи 1486 ГК РФ обязывает заинтересованное лицо направить предложения в два адреса:

по адресу местонахождения правообладателя;

по адресу, указанному в Государственном реестре.

Это позволяет обеспечить высокую вероятность того, что соответствующее предложение будет получено правообладателем, и он при желании сможет пойти навстречу заинтересованному лицу.

Для признания обязательного досудебного порядка разрешения спора, соблюденным по общему правилу, требуется представление доказательств направления предложений заинтересованного лица в оба адреса.

Вместе с тем сами по себе дефекты направления предложения заинтересованного лица не могут свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка разрешения спора при доказанности фактического получения такого предложения по одному из указанных адресов.

В этом случае достигается цель процедуры направления предложения заинтересованного лица: правообладатель узнает о наличии спора и при готовности может его разрешить мирным путем.

Аналогичная позиция содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2018 по делу N СИП-581/2017, от 14.12.2018 по делу N СИП-169/2018.

В данном случае предпринимателем в материалы настоящего дела представлены сведения из Государственного реестра, в котором в качестве адреса общества указан адрес: Дмитровское ш., д. 157, стр. 5, то есть именно тот адрес, по которому направлялось предложение заинтересованного лица (т. 1, л.д. 36).

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ правообладатель обязан уведомлять, соответственно, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям (статья 1246 ГК РФ) об изменении относящихся к государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации сведений о правообладателе: наименования или имени, места нахождения или места жительства и адреса для переписки.

Риск неблагоприятных последствий в случае, если такое уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти не сделано или представлены недостоверные сведения, несет правообладатель.

При этом судебная коллегия отмечает, что сведения о новом адресе правообладателя на момент рассмотрения настоящего спора внесены также не были.

Таким образом, суд приходит к выводу, что предложение заинтересованного лица было направлено предпринимателем по адресу, указанному в Государственном реестре.

Как было отмечено выше, дефекты направления предложения заинтересованного лица могут быть преодолены при доказанности фактического получения такого предложения правообладателем.

Предпринимателем в подтверждение получения ответчиком его предложения представлено уведомление о вручении письма (т. 1, л.д. 125, т. 3, л.д. 78), а также отчет об отслеживании отправления с письмом (т. 1, л.д. 40), согласно которым 18.02.2019 это письмо получено представителем общества по доверенности.

Ответчик утверждает, что поскольку указанное письмо было направлено не по актуальному адресу места нахождения юридического лица, оно им получено не было.

Представитель общества пояснил, что по адресу Дмитровское ш., д. 157, в строениях 5 и 7 расположен бизнес-центр, в связи с чем письмо предпринимателя могло быть получено сотрудником этого бизнес-центра.

Как следует из подпункта "б" пункта 9 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 N 234 (далее - приказ N 234), к категории регистрируемых почтовых отправлений (заказных, в том числе пересылаемые в форме электронного документа, обыкновенных, с объявленной ценностью (почтовое отправление, принимаемое с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем) относятся принимаемые от отправителя с выдачей ему квитанции и вручаемые адресату (его уполномоченному представителю) с подтверждением факта вручения отправления.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду подпункт "б" пункта 10 Правил оказания услуг почтовой связи

Направленное предпринимателем предложение заинтересованного лица является регистрируемым почтовым отправлением, направленным с простым уведомлением о вручении.

Вручение простых почтовых отправлений, адресованных до востребования, регистрируемых почтовых отправлений, а также выплата почтовых переводов адресатам (уполномоченным представителям) осуществляются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или с использованием определенного оператором почтовой связи иного способа, обеспечивающего достоверное установление сведений о пользователе услугами почтовой связи, в том числе на основе кодов, паролей с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств (пункт 33 приказа N 234).

В соответствии с пунктами 10.1 и 10.1.1 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного приказом федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" от 07.03.2019 N 98-п (далее - приказ N 98-п), вручение РПО (заказного уведомления о вручении) производится при предъявлении адресатом документа, удостоверяющего личность, или с использованием определенного Предприятием иного способа, обеспечивающего достоверное установление сведений о пользователе услугами почтовой связи, в том числе на основе кодов, паролей с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств (вручение с использованием ПЭП).

Адресат (уполномоченный представитель) обращается в объект почтовой связи за получением почтового отправления (заказного уведомления о вручении), предъявив извещение ф. 22 (ф. 22-о, ф. 22/119), оформленное объектом почтовой связи или самостоятельно распечатанное на сайте Предприятия/указав номер ШПИ (ШИ) РПО (заказного уведомления о вручении)/назвав Ф.И.О./назвав адрес адресата (последнее - только при вручении РПО с использованием ПЭП). Почтовый работник обязан проверить поступление РПО в объект почтовой связи.

При вручении РПО адресату (уполномоченному представителю) по предъявлении документа, удостоверяющего личность, почтовый работник в том числе сверяет данные об адресате, указанные на РПО (заказном уведомлении о вручении), с данными документа, удостоверяющего личность. При вручении РПО (заказного уведомления о вручении) уполномоченному представителю по доверенности почтовый работник проверяет доверенность на действительность, сличает данные документа, удостоверяющего личность получателя, с данными доверенности об уполномоченном представителе, а информацию об адресате, указанную на почтовом отправлении (фамилия, имя, отчество), с данными доверенности о доверителе, при вручении РПО (заказного уведомления о вручении) уполномоченному представителю - проставляет отметки "По доверенности" или "По доверенности в ОПС" с указанием номера и даты совершения (удостоверения) доверенности в соответствующем поле извещения ф. 22.

Как было отмечено выше, письмо с предложением заинтересованного лица было направлено им по адресу правообладателя, указанному в Государственном реестре, и получено правообладателем (его представителем по доверенности) 18.02.2019.

Доводы правообладателя о том, что указанное письмо могло быть получено сотрудником иного юридического лица, отклоняются судебной коллегией, поскольку не подтверждаются какими-либо доказательствами, ввиду чего носят предположительный характер, а также противоречат нормативным правовым актам, регламентирующим порядок получения регистрируемых почтовых отправлений с уведомлением о вручении, в соответствии с которыми корреспонденция, поступившая на имя юридического лица, выдается сотрудниками почтовой связи лишь после проверки соответствующих полномочий на ее получение. В данном случае уведомление о вручении обществу письма с предложением заинтересованного лица содержит отметку "выдано по доверенности", в связи с чем в отсутствие доказательств иного со стороны ответчика суд исходит из того, что сотрудником Почты России были проверены полномочия лица, получающего письмо от имени общества, в соответствии с приказами N 234 и N 98-п.

Кроме того, ответчик, представив договор аренды помещения, расположенного по адресу Дмитровское ш., д. 157, стр. 7, этаж 3, пом. 7331, не представил доказательств возврата им из владения и пользования (аренды) помещения, расположенного по адресу Дмитровское ш., д. 157, стр. 5, собственнику этого помещения.

Суд учитывает также, что довод о неполучении досудебного предложения истца и о получении его неуполномоченным лицом был заявлен ответчиком в отзыве от 19.06.2019, в связи с чем до даты принятия решения по настоящему делу у ответчика было достаточно времени для его подтверждения соответствующими доказательствами.

Кроме того, следует отметить, что цель обязательного досудебного порядка разрешения спора состоит в попытке разрешения спора мирным путем без возбуждения судебного спора.

При рассмотрении дела суд выяснял у лиц, участвующих в деле, возможность мирного урегулирования спора, а также предоставил для этого время, однако стороны не пришли к единому мнению об условиях такого урегулирования. На вопрос суда представители истца пояснили, что намерений на ведение дальнейших переговоров их доверитель не имеет в связи с отсутствием фактического переговорного процесса со стороны ответчика относительно выработки взаимоприемлемых условий мирного урегулирования.

Иного из материалов дела не следует.

Соответственно, дефект направления предложения заинтересованного лица по адресу общества, указанному в Государственном реестре, не привел к фактическому нарушению процессуальных прав ответчика; возможность осуществления переговорного процесса судом была предоставлена; ответчик не продемонстрировал суду действительного намерения достичь договоренностей с истцом.

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2018 N 301-ЭС17-20169.

С учетом изложенного суд исходит из того, что соблюдение досудебного порядка урегулирования настоящего спора подтверждается представленным в материалы дела досудебным предложением (т. 1, л.д. 66-67); истцом соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения (направлено 07.02.2019, что следует из почтовой квитанции, т. 1, л.д 36) и тридцатидневный срок на подачу искового заявления по настоящему делу.

Указанный вывод служит основанием для отказа в удовлетворении ходатайства общества об оставлении искового заявления без рассмотрения, в связи с чем суд переходит к рассмотрению иска предпринимателя по существу.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом, который обращается в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия лица, заинтересованного в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 17.09.2013 N 5793/13, заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.

Аналогичный подход изложен и в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием", согласно которому к заинтересованным лицам можно также отнести юридических лиц, обладающих исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юридического лица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг.

Как следует из представленной в материалы дела информации об истце (выписки из ЕГРИП, т. 1, л.д. 74-75), основным видом его экономической деятельности является торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах (47.71.1), к дополнительным видам деятельности отнесена деятельность по розничной торговле различными элементами одежды и аксессуарами.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака предпринимателем в материалы дела представлены копии: фотографий вывесок магазинов "ЗИМАЛЕТО" (т. 1, л.д. 41, 51); договора субаренды нежилого помещения от 20.05.2012 N 1, заключенного между предпринимателем (субарендатор) и индивидуальным предпринимателем Ярошевской И.В. (субарендодатель), в соответствии с условиями которого субарендодатель передает, а субарендатор принимает во временное владение и пользование торговую площадь в торговом зале, расположенном по адресу г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16, стр. 11 (целевое использование площади - розничная торговля предметами одежды, обуви, быта) сроком действия до 30.04.2013 с возможностью пролонгирования неограниченное количество раз после истечения указанного срока, а также доказательств исполнения этого договора (т. 1, л.д. 52, т. 3, л.д. 63-65); договора аренды от 01.04.2019 N Т 93-191, заключенного между предпринимателем (арендатор) и Мартыновым М.В., Мартыновой Е.В. (арендодатели) (т. 1, л.д. 53-55); кассовых чеков предпринимателя за период 01.01.2016 - 01.04.2019 (т. 1, л.д. 84-99); справки публичного акционерного общества "Сбербанк" о том, что 10.08.2012 зарегистрирован и функционирует по настоящее время торговый терминал на предпринимателя, расположенный по адресу Курская обл., Железногорск, ул. Димитрова, д. 16, стр. 11 (т. 3, л.д. 66); налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за периоды 2016, 2017, 2018, 2019 годы, из которых усматривается, что предпринимателем осуществлялась выплата налога за вид деятельности по классификатору ОКВЭД 52.41.1, 47.71.1 (т. 2, л.д. 148-150, т. 3, л.д. 1-62).

Суд по интеллектуальным правам, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные предпринимателем доказательства, приходит к выводу о том, что истец осуществляет деятельность по розничной торговле, используя при этом обозначение "ЗИМАЛЕТО".

Указанный вывод следует, в частности, из имеющихся в материалах дела копий фотографий оформления вывесок магазинов, а также кассовых чеков предпринимателя за период 01.01.2016 - 01.04.2019, в которых в качестве названия магазина указано "Зималето", в качестве адреса магазина - г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16, стр. 11 (что соотносится с адресом в договоре субаренды от 20.05.2012), в качестве продавца - предприниматель.

При этом Суд по интеллектуальным правам полагает, что вопреки доводам общества, из представленных истцом документов возможно установить вид деятельности, которым он занимается (розничная торговля), что следует из налоговых деклараций предпринимателя (выплата налога осуществлялась за вид деятельности по классификатору ОКВЭД 52.41.1 (розничная торговля текстильными изделиями) и 47.71.1 (торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах)), кассовых чеков на продажу товара, в которых он указан в качестве продавца, договора субаренды.

Одновременно судебная коллегия отмечает, что помимо доводов о недостаточности представленных предпринимателем доказательств, обществом не было заявлено об их фальсификации либо недостоверности.

В то же время вопрос достаточности представленных доказательств отнесен к компетенции суда, поскольку вывод об этом может быть сделан по итогам оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Также судом установлено, что истцом осуществлены подготовительные действия к регистрации в качестве знака обслуживания обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, в подтверждение чего представлена заявка на предоставление правовой охраны знаку обслуживания со словесным элементом "ЗИМАЛЕТО" N 2019703946 от 04.02.2019 для услуг 35-го и 39-го классов МКТУ (т. 1, л.д. 68).

Сравнительный анализ противопоставляемых обозначения, заявленного на регистрацию в качестве знака обслуживания предпринимателем, и спорного товарного знака общества показал следующее.

Словесное обозначение предпринимателя по заявке N 2019703946 "" представляет собой словесный элемент, выполненный стандартным жирным шрифтом черного цвета заглавными буквами русского алфавита.

Словесный спорный товарный знак общества "" представляет собой словесный элемент, выполненный стандартным жирным шрифтом черного цвета заглавными буквами латиницы, который при транслитерации с помощью букв русского алфавита прочитывается как "зималетто".

Судебная коллегия полагает, что сходство обозначения предпринимателя по заявке N 2019703946 со спорным товарным знаком общества обусловлено фонетическим и семантическим близким к тождеству сходством их единственных элементов "ЗИМАЛЕТО" - "ZIMALETTO".

При этом выполнение указанных обозначений буквами разных алфавитов, а также наличие в спорном товарном знаке второй буквы "Т" не влекут качественно иного восприятия потребителями сравниваемых обозначений, поскольку обозначение общества, выполненное буквами латинского алфавита, без труда может быть прочтено средним российским потребителем.

Ответчиком факт сходства заявленного на регистрацию предпринимателем обозначения и принадлежащего ответчику товарного знака не оспаривается.

На основании проведенного анализа степень сходства противопоставленных обозначения и товарного знака признается судом высокой.

В отношении однородности осуществляемой истцом деятельности (розничная торговля) с частью услуг 35-го и 39-го классов МКТУ, для которых в том числе зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

С учетом изложенного судебная коллегия полагает, что услуги, оказываемые истцом своим потребителям (розничная торговля), однородны таким услугам 35-го класса МКТУ, как "демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]", поскольку данные услуги относятся к одной родовой группе (реализация и продвижение товаров), имеют одно назначение (возмездная передача товаров третьим лицам), а следовательно, могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

В частности суд полагает, что услуги по реализации товаров, оказываемые истцом, однородны услугам "демонстрация товаров", "продвижение товаров для третьих лиц", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, в силу следующего. Демонстрация товаров (как способ ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанный с предложением образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на этот товар) однородны услуге "реализация товаров" ("розничная торговля"), поскольку они имеют сходную направленность (предложение продукции покупателям) и конечную цель (доведение товара до потребителя), демонстрация товаров традиционно сопутствует торговле товарами, являясь предварительным этапом реализации товаров потребителям, демонстрация товаров, как правило, осуществляется в местах реализации товаров.

Так под демонстрацией товаров понимается торгово-технологический процесс, при котором покупателю предоставляется доступ к товару для доведения наглядным способом информации о его потребительских свойствах различными способами, включая визуальное ознакомление с товаром или возможность тактильной оценки товара, или одорологическая оценка товара, или вкусовая оценка товара (дегустация), или демонстрация работ, или испытание товара в действии (пункт 124а ГОСТ Р 51303-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 N 582-ст).

Пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" предусмотрено, что услуги по продвижению товаров - это услуги, оказываемые хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров.

Соответственно, продвижение товара для третьих лиц (как комплексная деятельность по повышению спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) однородно услуге "реализация товаров" ("розничная торговля"), поскольку они имеют сходную направленность (предложение и реализация продукции покупателям) и конечную цель (доведение товара до потребителя), продвижение товара традиционно сопутствует торговле товарами, также являясь предварительным этапом реализации товаров потребителям.

На основании проведенного судом анализа сходства противопоставленных обозначения и товарного знака, а также однородности товаров, в отношении которых устанавливается заинтересованность истца и для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия приходит к выводу о сходстве указанных обозначения и товарного знака до степени смешения.

Учитывая изложенное, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности и их взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим намерение использовать в своей хозяйственной деятельности обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении однородных услуг "демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц)" 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем, по мнению суда, истцом не доказана его заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении услуг "агентства по импорту-экспорту; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)" 35-го класса МКТУ, а также всех услуг "доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; сдача в аренду складов; услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров); хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов" 39-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены соответствующие требования. В частности, не доказана однородность таких услуг деятельности, фактически осуществляемой истцом.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что истец по данной категории споров вправе ссылаться на однородность товаров и услуг в обоснование своей заинтересованности.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

По мнению судебной коллегии, деятельность истца и перечисленные услуги не являются однородными, так как его деятельность (реализация товаров) не направлена на помощь третьим лицам в импорте-экспорте, на снабженческие услуги для третьих лиц (закупку и обеспечение предпринимателей товарами), на доставку (экспедирование) грузов и товаров, предоставление информации по вопросам хранения товаров, прокату контейнеров для хранения товаров, расфасовку товаров, сдачу в аренду складов, хранение товаров. Аналогичным образом истец не доказал, что его деятельность является взаимодополняемой либо взаимозаменяемой с деятельностью указанными видами деятельности. Перечисленные услуги имеют разные функциональное назначение, родовую принадлежность и круг потребителей в сравнении с услугами реализации товаров.

Суд также исходит из того, что согласно правовой позиции, изложенной в пункте 40 Обзора, подача истцом заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Реальное намерение использовать товарный знак должно подтверждаться не только подачей заявки на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака для индивидуализации конкретных однородных услуг, но и иными доказательствами, свидетельствующими о том, что истец либо непосредственно оказывает однородные услуги, либо сделал приготовления к оказанию таких услуг.

Таким образом, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326290 в отношении части услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]", для которых этот товарный знак зарегистрирован.

По смыслу норм, изложенных в статьях 1484 и 1486 ГК РФ и закрепляющих способы использования товарного знака и необходимость использования зарегистрированного товарного знака в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, правообладатель обязан использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Как разъяснено в пункте 166 постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Соответственно, правообладателю надлежит доказать использование им товарного знака непосредственно при осуществлении деятельности по демонстрации товаров и при продвижении товаров для третьих лиц.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Исходя из даты направления предложения правообладателю спорного товарного знака (07.02.2019), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 07.02.2016 по 06.02.2019 включительно.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как следует из представленной в материалы дела информации об ответчике (выписки из ЕГРЮЛ, т. 1, л.д. 69-73), основным видом его экономической деятельности является производство прочей одежды и аксессуаров одежды (14.19), к дополнительным видам деятельности отнесены в том числе торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах (47.51), торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (47.71), торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью (47.82.1).

В подтверждение использования спорных товарных знаков общество представило копии: договора купли-продажи от 23.08.2016 N 3/16, заключенного между обществом (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Трак Спб" (покупатель), в соответствии с которым продавец продает покупателю товар (одежда, обувь) в объеме и ассортименте, указанном в товарно-транспортной накладной, и доказательств его исполнения (т. 2, л.д. 69-88); договора подряда от 03.06.2016 N 1/16, заключенного между обществом (подрядчик) и общероссийской общественной организацией "Российская шахматная федерация" (заказчик, далее - организация), в соответствии с которым общество обязуется выполнить конструкторско-технологические работы, осуществить подбор материалов и комплектующих для производства партии одежды и изготовить партию одежды, а также приложений к нему и доказательств его исполнения (т. 2, л.д. 89-111); письма организации от 25.06.2019 N 350 о сотрудничестве с обществом в 2016 году (т. 2, л.д. 112); договора подряда от 03.07.2018 N 30/07/18, заключенного между обществом (подрядчик) и индивидуальным предпринимателем Молчановым Р.А. (заказчик), в соответствии с которым общество обязуется выполнить конструкторско-технологические работы и изготовить партию одежды Zimaletto, а также приложений к нему и доказательств его исполнения (т. 2, л.д. 113-122); договора комиссии от 27.12.2018 N 27/12/2018, заключенного между обществом (комитент) и Молчановым Р.А. (комиссионер), в соответствии с которым комиссионер обязуется по поручению комитента от своего имени реализовывать товар комитента, а также приложений к нему и доказательств его исполнения (т. 2, л.д. 123-129); благодарственного письма государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Международный театрально-культурный центр Славы Полунина" от 20.05.2019 N 11/19 (т. 2, л.д. 130); письма благотворительного фонда "Подари Жизнь" от 04.06.2019 N 11/19 (т. 2, л.д. 131); письма международного благотворительного фонда В. Спивакова от 24.06.2019 N 680 (т. 2, л.д. 132); договора краткосрочной субаренды нежилого помещения от 09.01.2019 N 0021-СЛН/19А, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "СервисЛайн" (арендатор) и обществом (субарендатор), в соответствии с которым субарендатор принимает во временное владение и пользование нежилое помещение для осуществления хозяйственной деятельности, и приложений к нему (т. 3, л.д. 80-93).

Оценив представленные ответчиком доказательства использования спорного товарного знака в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обществом не доказано использование спорного товарного знака в отношении индивидуализации услуг "демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]" 35-го класса МКТУ, в отношении которых установлена заинтересованность истца.

Так из представленных истцом доказательств усматривается, что он изготавливает и реализует одежду, маркируемую спорным товарным знаком, что следует из представленных обществом договоров подряда и купли-продажи, а также из писем сторонних организацией. Более того, как видно из договора комиссии от 27.12.2018 N 27/12/2018 между обществом и Молчановым Р.А., товары общества по его заданию реализуются в том числе иными лицами от своего имени, то есть общество получает у третьих лиц услуги по демонстрации и продвижению собственных товаров, а не оказывает услуги третьим лицам в отношении их товаров.

Что касается договора субаренды нежилого помещения от 09.01.2019 N 0021-СЛН/19А, судебная коллегия отмечает, что самого по себе этого договора недостаточно для того, чтобы установить, что общество фактически осуществляет деятельность по демонстрации товаров и продвижению товаров для третьих лиц.

Вместе с тем общество не представило доказательств в подтверждение непосредственного использования спорного товарного знака для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ, относительно которых установлена заинтересованность истца.

При этом, как было отмечено выше, при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность услуг не может быть учтена, если не доказана широкая известность этого знака.

Обществом доказательств широкой известности товарного знака не представлено, соответствующих доводов его отзыв и дополнения к отзыву не содержат. Устное заявление представителя общества в судебном заседании о наличии такой известности материалами дела не подтверждено. Наличие нескольких договоров и писем контрагентов широкую известность не подтверждают.

Судебная коллегия отмечает, что правообладателю спорного товарного знака разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств использования товарного знака по каждой позиции в трехлетний период до направления предложения, оценка которых возможна именно судом первой инстанции. Общество воспользовалось процессуальными правами, установленными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в том объеме, в котором сочло нужным.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению частично, в связи с чем правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении услуг "демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]" 35-го класса МКТУ, для которых установлена заинтересованность истца.

В остальной части оснований для удовлетворения иска не имеется.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования индивидуального предпринимателя Рожкова Антона Ивановича удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 326290 в отношении части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "демонстрация товаров; продвижение товаров [для третьих лиц]" вследствие его неиспользования.

В остальной части иск оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МД" в пользу индивидуального предпринимателя Рожкова Антона Ивановича 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев