Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2019 г. по делу N СИП-743/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товаров, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны, а истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2019 г. по делу N СИП-743/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 6 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Булгакова Д.А., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Алимурадовой И.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Хендель" (Хлебозаводский пр-д, д. 7, стр. 9, пом. X, комн. 25Г, Москва, 115230, ОГРН 5147746029327)

к иностранному лицу - Micro Labs Limited (27, Race Course Road, Bangalore-560001, India)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419646 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "Хендель" Токарева Е.Ю. (по доверенности от 01.10.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Хендель" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу - Micro Labs Limited (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419646 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в регистрации, вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель общества.

Представитель компании в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела считается уведомленным надлежащим образом, отзыв и иные документы не представил.

В адрес компетентного органа Индии, на территории которой зарегистрирована компания, судом 25.01.2019 были направлены документы, необходимые для извещения компании о начавшемся судебном процессе в порядке, предусмотренном Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге 15.11.1965 (далее - Гаагская конвенция). Названные документы были получены компетентным органом 05.02.2019, однако до настоящего момента ответ указанного органа в суд не поступал.

Копия определения, направленная в адрес представителя ответчика, указанного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр), последним получена.

Копия определения с переводом на английский язык направлена непосредственно по адресу компании и получена последней 13.02.2019.

Как указано в статье 15 Гаагской конвенции, каждое Договаривающееся Государство вправе заявить, что его судьи, несмотря на положения части первой настоящей статьи, могут выносить решения даже если не было получено свидетельство, подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий:

a) документ был передан одним из способов, предусмотренных в этой Конвенции;

b) со дня направления документа истек период времени, который судья определяет как достаточный применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести месяцев;

c) никакого свидетельства какого бы то ни было рода не было получено, несмотря на принятие всех разумных мер для его получения от компетентных органов запрашиваемого государства.

Таким образом, суд приходит к выводу о принятии исчерпывающих мер по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в процессе, в порядке, предусмотренном Гаагской конвенцией, а также об истечении 6-ти месячного срока со дня направления документов в адрес компетентного органа Индии, самого правообладателя и его представителя.

С учетом изложенного ответчик считается надлежащим образом извещенным о начавшемся в отношении него судебном процессе.

В силу части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Информация и текст определения о назначении судебного заседания были своевременно размещены в картотеке арбитражных дел на официальном сайте суда (http://kad.arbitr.ru).

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своих представителей в суд также не направил.

До судебного заседания Роспатент представил сведения из Государственного реестра, касающиеся оспариваемого товарного знака, а также отзыв на исковое заявление, в котором указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в отсутствие его представителей.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска общество указало на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг и продвижением товаров, однородных товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также имеет намерение зарегистрировать сходное с товарным знаком ответчика обозначение для индивидуализации своих товаров и услуг.

Так, истец сообщил, что им 27.06.2018 подана заявка N 2018726696 в Роспатент на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении, в том числе товаров 5-го класса МКТУ "добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые витаминные для изготовления напитков; добавки пищевые, способствующие пищеварению; добавки биологически активные для человека; средства для похудания медицинские; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания". По указанной заявке на настоящий момент времени проводится экспертиза заявленного обозначения.

По заявке обществом получено уведомление от 07.02.2019, в котором указано на наличие препятствий для регистрации заявленного обозначения, в том числе вследствие наличия регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419646, срок ответа на уведомление - 6 месяцев с момента его направления.

Кроме того, общество указало на то, что им ранее - 16.08.2016 также уже подавалась заявка N 2016730087 в Роспатент на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения "" в отношении, в том числе широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ. В результате экспертизы по указанной заявке Роспатентом вынесено решение от 28.12.2017 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении, в том числе заявленного перечня товаров 5-го класса МКТУ ввиду его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вследствие противопоставления оспариваемого товарного знака.

Истец также отметил, что им осуществляется предпринимательская деятельность в сфере производства биологически активных добавок к пище, специализированных пищевых продуктов, средств гигиены.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями Государственного реестра, компания является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 419646 (дата регистрации - 05.10.2010; дата приоритета - 24.06.2009), зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды".

Из содержащихся в Государственном реестре сведений следует, что срок действия исключительного права на товарный знак истек 24.06.2019, то есть до рассмотрения настоящего искового заявления по существу.

Вместе с тем согласно пункту 2 статьи 1491 ГК РФ срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.

Таким образом, учитывая наличие у правообладателя возможности продления срока действия исключительного права на спорный товарный знак на момент рассмотрения искового заявления, а также истечение 07.08.2019 срока ответа на уведомление по заявке N 2018726696, настоящий спор подлежит рассмотрению по существу.

Предъявляя исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица в отношении товаров 5-го класса МКТУ, указанных в регистрации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, судебная коллегия делает вывод, что истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ. В адрес компании обществом 31.07.2018 направлено предложение заинтересованного лица.

Ответ на названное предложение от ответчика не поступил.

Возражений, касающихся соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора, правообладателем не представлено.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

В соответствии с пунктом 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 162 Постановления от 23.04.2019 N 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В вышеназванном пункте Обзоре судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Как усматривается из материалов дела, истцом в Роспатент подана заявка N 2018726696 на государственную регистрацию словесного обозначения "" в отношении, в том числе товаров 5-го класса МКТУ "добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые витаминные для изготовления напитков; добавки пищевые, способствующие пищеварению; добавки биологически активные для человека; средства для похудания медицинские; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания".

Оценив заявленное истцом на регистрацию обозначение и спорный товарный знак ответчика по свидетельству Российской Федерации N 419646, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения обладают высокой степенью сходства, поскольку имеют близкий к тождеству словесный элемент "ECO SLIM" / "Экослим Ecoslim". При этом судебная коллегия признает словесный элемент обозначения по заявке N 2018726696 доминирующим, поскольку названный элемент является единственным в заявленном обозначении; а различие используемого шрифта, расположения букв относительно друг друга, раздельное и слитное написание элементов слова, наличие в спорном товарном знаке варианта написания слова кириллицей не влияющими на вывод о достаточно высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, судебная коллегия считает, что товары 5-го класса МКТУ, перечисленные в заявке N 2018726696, являются однородными товарам 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о вероятности смешения в гражданском обороте товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в случае использования для их маркировки противопоставленных обозначения и товарного знака.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истцом представлены в материалы дела следующие документы: декларация Евразийского экономического союза о соответствии от 07.12.2017 N ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ46.В.98282; свидетельство Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о государственной регистрации от 01.06.2018 N RU.77.99.88.003.E.002252.06.18 с приложением; свидетельство Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о государственной регистрации от 01.06.2018 N RU.77.99.88.003.E.002249.06.18 с приложением; свидетельство Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации о государственной регистрации от 23.11.2017 N RU.77.99.88.003.E.005047.11.17 с приложением; договор подряда на выполнение работ от 16.03.2016 N 16/03-16, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Алина фарма" и обществом; спецификация от 25.01.2017 N Сб-02 к договору подряда на выполнение работ от 16.03.2016 N 16/03-16; копии дизайна упаковок.

Оценив представленные истцом в подтверждение своей заинтересованными доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что истцом подтверждено осуществление деятельности, связанной с подготовкой производства, производством и реализацией товаров 5-го класса МКТУ, в отношении которых им подана заявка в Роспатент и в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Ответчиком возражений против однородности товаров, в обороте которых участвует предприниматель, и товаров, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а также в отношении высокой степени сходства сравниваемых обозначений не представлено.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 5-го класса МКТУ, указанных в заявке, а значит и заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419646 в отношении товаров, указанных в исковом заявлении.

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (31.07.2018), период, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака исчисляется с 31.07.2015 по 30.07.2018 включительно.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ ответчиком в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, в отсутствие возражений ответчика, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные исковые требований о досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167, 170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Хендель" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419646 в отношении всех товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации.

Взыскать с иностранного лица Micro Labs Limited в пользу общества с ограниченной ответственностью "Хендель" 6 000 (шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Е.С. Четвертакова