Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2019 г. по делу N СИП-475/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного обозначения в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 августа 2019 г. по делу N СИП-475/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 19 августа 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Васильева Т.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СОНЕКС" (Ильинское шоссе, д. 1А, пом. 6.1А, г. Красногорск, Красногорский район, Московская область, 143405, ОГРН 1107746016817) к иностранному лицу - Sonex International LLC (P.O. Box 43921 Dubai, United Arab Emirates) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 267782.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель общества с ограниченной ответственностью "СОНЕКС" - Рыбина Н.А., по доверенности от 13.06.2018.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "СОНЕКС" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к иностранному лицу - Sonex International LLC (далее - компания, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 267782 в отношении товаров "фонари карманные, фонари" 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель общества. Представитель компании в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела компания уведомлена надлежащим образом, отзыва и иных документов не представила.

Поскольку ответчик является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Объединенных Арабских Эмиратах, которые не являются участником Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (г. Гаага, 15.11.1965), и при отсутствии договора с Объединенными Арабскими Эмиратами о вручении судебных документов, копия определения об отложении предварительного судебного заседания от 24.09.2018 и поручение о вручении документа (с надлежащим образом заверенным переводом на арабский язык) направлены через Министерство юстиции Российской Федерации компетентному органу Объединенных Арабских Эмиратов для вручения копии определения ответчику в соответствии с нормами международной вежливости и взаимности при оказании правовой помощи.

В случаях, если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, такие лица извещаются о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства. В этих случаях срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии указанного договора не более чем на шесть месяцев.

Согласно письму Министерства юстиции Российской Федерации от 16.01.2019 судебное поручение о вручении документов представителю Sonex International LLC направлено компетентному органу Объединенных Арабских Эмиратов.

На момент рассмотрения настоящего дела ответ компетентного органа Объединенных Арабских Эмиратов об исполнении поручения или о невозможности его исполнения в суд не поступил.

Кроме того, копия определения об отложении предварительного судебного заседания от 24.09.2018 направлена ответчику напрямую и возращена органами почтовой связи за истечением срока хранения корреспонденции.

Ввиду изложенного, с учетом установленного законом предельного срока рассмотрения дела, суд приходит к выводу о принятии исчерпывающих мер по надлежащему извещению иностранного лица, участвующего в деле.

Таким образом, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени проведения судебного заседания.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своего представителя в суд не направил.

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, в котором указал, что товарный знак по заявке N 2002720035 с приоритетом от 25.09.2002 зарегистрирован 24.04.2004 за N 267782 в отношении товаров 7-го, 9-го, 11-го классов МКТУ на имя ответчика. Также в своем отзыве Роспатент указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей компании и Роспатента в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

В обоснование иска общество указывает на то, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку ведет деятельность по производству и продаже светильников, бра, ламп, ночников, люстр, относящихся к товарам 11-го класса МКТУ и однородных товарам "фонари карманные, фонари", для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Общество также указывает, что имеет намерение использовать сходное до степени смешения с товарным знаком компании комбинированное обозначение со словесным элементом "SONEX" для маркировки производимых товаров и с указанной целью подало заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. В результате экспертизы указанной заявки в регистрации обозначения общества в качестве товарного знака отказано, ввиду сходства до степени смешения, в том числе, со спорным знаком компании.

Истец также ссылается на неиспользование товарного знака ответчиком для маркировки спорных товаров.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, компания является правообладателем товарного знака "SONEX" по свидетельству Российской Федерации N 267782, дата регистрации - 24.04.2004; дата окончания срока действия регистрации - 25.09.2022), зарегистрированного в отношении товаров 7-го, 9-го, 11-го классов МКТУ, в том числе в отношении товаров "фонари карманные, фонари" 11-го класса МКТУ, для которых испрашивается прекращение правовой охраны (далее - спорные товары).

Предъявляя исковые требования, общество указало на неиспользование компанией спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления предложения заинтересованного лица 16.12.2017.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Исходя из положений статей 12 и 1486 ГК РФ и части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 162 Постановления от 23.04.2019 N 10 вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

При исследовании вопроса о заинтересованности общества в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, судебная коллегия принимает во внимание следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, обществом в Роспатент подана заявка N 2017701360 от 19.01.2017 на государственную регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "SONEX" в качестве товарного знака в отношении:

- товаров 09-го класса МКТУ: "аппаратура для дистанционного управления; диоды светоизлучающие (сид, led); переключатели электрические; трансформаторы повышающие; трансформаторы [электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; регуляторы освещения электрические (диммеры); шины для монтажа точечных источников света".

- товаров 11-го класса МКТУ: "лампы газонаполненные; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки осветительные; приборы осветительные светодиодные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари осветительные".

- товаров 35-го класса МКТУ: "услуги по розничной, оптовой продаже товаров, в том числе с использованием телемагазинов или интернет-сайтов для указанных товаров 9 и 11 классов".

В результате экспертизы по заявке N 2017701360 Роспатентом составлено уведомление от 30.10.2017, в котором обозначению общества противопоставлен спорный товарный знак компании.

При установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В названных правилах также изложены критерии определения сходства словесных и комбинированных обозначений.

Оценив комбинированное обозначение "" со словесным элементом "SONEX", в отношении которого подана заявка N 2017701360 и словесный товарный знак "SONEX" по международной регистрации N 267782, судебная коллегия приходит к выводу о том, что названные обозначения ассоциируется друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, ввиду тождества фонетического и существенного сходства графического признака обозначений. Противопоставленные обозначения имеют тождественный словесный элемент "SONEX" - единственный элемент спорного товарного знака и единственный словесный элемент комбинированного обозначения.

Таким образом, судебная коллегия считает, что спорный товарный знак и обозначение общества являются сходными до степени смешения.

Кроме того, судебная коллегия приходит к выводу о том, что товары "фонари карманные", указанные в заявке идентичны товарам "фонари карманные", в отношении которых зарегистрирован спорный знак, а товары 11-го класса МКТУ "фонари осветительные" в заявке общества очевидно однородны товарам "фонари", указанным в регистрации спорного знака.

В подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака обществом в материалы дела представлены следующие документы: копия договора на выполнение работ N 18 от 12.01.2015, копия задания N 12-16 от 28.11.2016, копия акта N 12/16 от 30.12.2016 по договору N 18 от 12.01.2015, копия акта N 1/17 от 31.01.2017 по договору N 18 от 12.01.2015, копия договора поставки N 42 от 03.11.2017, копия договора поставки N 43 от 14.02.2018, копия договора поставки N 20 от 17.11.2015, а также товарные накладные и счета-фактуры, копия сертификата соответствия NТС RU C-RU.AB24.B.02313 серия RU N 0240951, рекламный каталог реализуемой продукции.

Оценив указанные доказательства, судебная коллегия считает, что они указывают на ведение обществом деятельности по производству (с привлечением третьих лиц) и продаже таких устройств для освещения как светильники, люстры бра, подсветки. С учетом рода (осветительные приборы) и назначения (освещение), реализуемые истцом товары и товары "фонари карманные", "фонари" могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения, следовательно, эти товары являются однородными.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, судебная коллегия приходит к выводу о том, что обществом документально подтверждено реальное намерение использовать обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком в своей деятельности, и осуществлены необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности подана заявка на регистрацию сходного обозначения.

На основании изложенного коллегия судей приходит к выводу о том, что общество является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 267782 в отношении товаров 11-го класса МКТУ: "фонари карманные, фонари".

Признав заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса его использования.

Поскольку предложение заинтересованного лица, оставленное без удовлетворения, направлено обществом в адрес компании 16.12.2017, то период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.12.2014 по 15.12.2017 включительно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Между тем, компанией в материалы дела не были представлены доказательства фактического использования товарного знака для маркировки спорных товаров, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает подлежащими удовлетворению заявленные требования общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 267782 в отношении товаров "фонари карманные, фонари" 11-го класса МКТУ.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "СОНЕКС" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 267782 в отношении товаров "фонари карманные, фонари" 11-го класса Международной классификации товаров и услуг.

Взыскать с иностранного лица - Sonex International LLC в пользу общества с ограниченной ответственностью "СОНЕКС" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина