Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2019 г. по делу N СИП-167/2019 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака в отношении заявленных товаров, а ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих его использование для этих товаров

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 сентября 2019 г. по делу N СИП-167/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 августа 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 2 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Васильевой Т. В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранного лица - Vina Santa Carolina S.A. (Til-Til No. 2228, Macul, Santiago, Chile) к закрытому акционерному обществу "Научно-производственное предприятие "Антарес" (ул. Раменки, д. 11, корп. 1, оф. 2, Москва, 119607, ОГРН 1027739755295) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 220049 в отношении всех товаров 32-го и 33-го Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Vina Santa Carolina S.A. - Смольникова Е.О., по доверенности от 03.03.2019;

от закрытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Антарес" - Рыбин В.Н., Рыбина Н.А., по доверенности от 20.08.2019, Чупрына В.А., лично, генеральный директор.

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Vina Santa Carolina S.A. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Научно-производственное предприятие "Антарес" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 220049 в отношении всех товаров 32-го и 33-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До судебного заседания Роспатент представил отзыв на исковое заявление, с приложенной справкой из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении знака по свидетельству N 220049. В своем отзыве Роспатент указал, что пояснений по существу заявленных требований дать не может, просит рассмотреть дело в его отсутствие с последующим направлением в адрес Роспатента копии принятого по данному делу судебного акта.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал, устно пояснив, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) для маркировки товара "алкогольные напитки" 33-го класса МКТУ, в подтверждении чего представил товарные накладные N 16-613 от 28.10.2015 от 28.10.2016, N 17-547 от 25.10.2017 и N 18-683 от 24.10.2018, следовательно, основания для досрочного прекращения правовой охраны знака отсутствуют.

Предварительное судебное заседание откладывалось судом по ходатайству представителя ответчика и при отсутствии возражений со стороны представителя истца для возможного мирного урегулирования настоящего спора на основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

До судебного заседания по ходатайству истца к материалам дела приобщены письменные пояснения и следующие дополнительные доказательства:

1. Выписка из реестра товарных знаков Швейцарии в отношении товарного знак "ANTARES", зарегистрированного 31.03.2005 за номером Р-532073 в отношении товаров "вина".

2. Выписка из реестра товарных знаков Канады в отношении товарного знак "ANTARES", зарегистрированного 24 10.2001 за номером ТМА552 895 в отношении товаров "вина".

3. Распечатка с ресурса Whois в отношении доменного имени antareswines.com.

4. Распечатка с сайта www.antareswines.com.

5. Распечатка с сайта www.vivino.com.

Также до судебного заседания к материалам дела приобщены счета N 16-613 от 28.10.2016, N 17-547 от 25.10.2017 и N 18-683 от 24.10.2018 от ответчика которые приобщены к материалам дела.

До судебного заседания с суд через канцелярию поступили дополнительные доказательства от истца в обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, которые приобщены к материалам дела: распечатка сведений с сайта www.bloomberg.com, счета N 901961 от 27.12.2013, N 0004473 от 17.07.2015, N 0004977 от 22.10.2015, N 0005111 от 18.11.2015, N 0005117 от 19.11.2015, N 0005234 от 16.12.2015, N 0006914 от 17.11.2016, N 0007428 от 30.03.2017, N 0007495 от 18.04.2017, N 0009416 от 22.05.2018, N 0009451 от 28.05.2018, N 0009491 от 04.06.2018 на поставку красных и белых вин "ANTARES" в адрес иностранного лица - Importaciones Colombres S.A. de C.V. (Мексика) с нотариальным переводом на русский язык (далее - счета на поставку вин "ANTARES").

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, представил письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела, просил удовлетворить требования по мотивам, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях.

В судебном заседании ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что в отношении требований истца о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака для товаров 32-го класса МКТУ у компании отсутствует заинтересованность ввиду того, что указанные товары не являются однородными товарам 33-го класса МКТУ "вино". Кроме того в отзыве ответчика указывает, что товарный знак Российской Федерации N 478049 использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в отношении товаров "вино", что подтверждается представленными доказательствами, следовательно, основания для досрочного прекращения правовой охраны знака отсутствуют. Просит в удовлетворении иска отказать.

Представитель ответчика в судебном заседании также представил суду дополнительные доказательства: письмо Колесова В.В. и письмо Солдатова Е.С. (без дат составления), справки к товарно-транспортным накладным N 0913 и N 1020, фотоизображение винной бутылки, которые приобщены к материалам дела.

Кроме того, в судебном заседании представитель ответчика заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, закрытого акционерного общества "Алкогольно-производственная компания "Геленджик" (далее - общество "АПК "Геленджик") и индивидуального предпринимателя Жидкова Юлия Валерьевича (далее - предприниматель).

Указанное ходатайство мотивированно тем, что в случае удовлетворения заявленных требований по настоящему делу, с учётом даты приоритета заявки истца на товарный знак N 2018709668 (14.03.2018), решение по делу может повлиять на правовую квалификацию действий общества "АПК "Геленджик" и предпринимателя.

Рассмотрев указанное ходатайство, суд считает его нее подлежащим удовлетворению ввиду следующего.

Ответчиком не обоснованно со ссылкой на конкретные обстоятельства дела и доказательства, и иного не усматривается судом, то, каким образом решение по настоящему делу может повлиять на правовую квалификацию действий общества "АПК "Геленджик" и предпринимателя по производству и реализации алкогольной продукции под наименованием "Антарес".

При этом судебная коллегия считает необходимым указать на то, что прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента вступления в силу указанного решения (абзац 4 пункта 174 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10).

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов настоящего дела следует, что общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 220049, зарегистрированного 02.09.2002 для широкого перечня товаров 1-го - 4-го, 6-го - 29-го, 31-го - 34-го и услуг 35-го, 36-го, 38-го, 40-го - 42-го классов МКТУ, в том числе товаров 32-го класса МКТУ с "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; соки", и в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]"; "горькие настойки (за исключением пива)" (далее - спорные товары).

В обоснование требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака в отношении всех товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, в отношении которых знак зарегистрирован, компания указывает, что ведет хозяйственную деятельность по производству и продаже вин, в частности в таких странах как Чили, Канада, Бразилия, Япония, Мексика, Китай, США, следовательно, является производителем товаров, однородных спорным товарам, для которых зарегистрирован знак ответчика.

В подтверждение фактического производства спорных товаров истцом представлены указанные выше счета на поставку вин "ANTARES" в адрес иностранного лица - Importaciones Colombres S.A. de C.V. (Мексика).

Кроме того, истец указывает, что является владельцем исключительных прав на следующие товарные знаки, зарегистрированные в иностранных государствах для товара "вина", и сходное со спорным знаком до степени смешения:

1) товарный знак "ANTARES", зарегистрированный в Ирландии 26.05.2013 за номером 234300;

2) товарный знак "ANTARES", зарегистрированный в Аргентине 17.05.2013 на номером 2572078;

3) товарный знак "ANTARES", зарегистрированный в Канаде 24.10.2001 за номером ТМА552895;

4) товарный знак "ANTARES", зарегистрированный в Швейцарии 31.03.2005 за номером Р-532073;

5) товарный знак "ANTARES", зарегистрированный в Чешской Республике 30.10.2007 за номером 293032;

6) товарный знак " ", зарегистрированный в Польше 25.01.2007 за номером R.184454.

Также компания указала, что с целью расширения своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации подала в Роспатент заявку N 2018709668 от 14.03.2018 на регистрацию обозначения "" в отношении товаров "вина" 33-го класса МКТУ, которое намерена использовать для маркировки продукции.

При проведении экспертизы по заявке Роспатентом в уведомлении от 18.10.2018 (л.д. 21, т. 1.) установлено сходство обозначения с товарным знаком ответчика в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ спорного знака, однородных заявленным товарам 33-го класса.

Также истец указывает на неиспользование обществом спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления обществу предложения заинтересованного лица.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав мнения представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

На это обращено внимание в частности в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака, знака обслуживания.

Исследовав доказательства и доводы истца о его заинтересованности, предусмотренной статьей 1486 ГК РФ, с учетом мнения ответчика, изложенного в отзыве на иск, суд приходит к следующим выводам.

В подтверждение заинтересованности в использовании сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации спорных товаров 32-го и 33-го класса МКТУ истцом представлены выписки из иностранных реестров товарных знаков, копия заявки N 2018709668, уведомление Роспатента от 18.10.2018, распечатки с сайта компании www.antareswines.com, сведения ресурса "Whois" об администраторе доменного имени, распечатка с сайта www.vivino.com, счета на поставку вин "ANTARES" в адрес иностранного лица - Importaciones Colombres S.A. de C.V. (Мексика).

Из представленных доказательств заинтересованности следует, что компания является производителем вин, владеет товарными знаками, зарегистрированными в иностранных государствах, и подала заявку на регистрацию обозначения, тождественного спорному товарному знаку в отношении товаров "вина" 33-го класса МКТУ.

Сходство до степени смешения спорного товарного знака "" и обозначения "" по заявки N 2018709668, которое истец намерен в дальнейшем использовать в своей деятельности, очевидно и сторонами не оспаривается.

Довод ответчика о неоднородности товаров 32-го класса МКТУ спорного товарного знака "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; соки" и товаров 33-го класса МКТУ "вина" отклоняется судом.

Как следует из абзаца четвертого пункта 162 Постановления Пленума N 10 и пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 7.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (п. 7.2.1 Руководства).

Судебной коллегией принято во внимание, что при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). В отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д. (п. 7.2.1.2 Руководства).

Поскольку алкогольные и безалкогольные напитки являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, вероятность их смешения в глазах потребителей является достаточно высокой.

Также однородность товаров 33-го класса МКТУ, указанных в заявке N 2018709668 истца, товарам 32-го класса МКТУ спорного товарного знака подтверждена Роспатентом в уведомлении от 18.10.2018.

Также судебная коллегия принимает во внимание высокую вероятность смешения обозначения по заявке истца и спорного товарного знака ввиду близкой к тождеству степени графического, фонетического и смыслового сходства.

При таких обстоятельствах суд считает, что материалами дела подтверждается реальное намерение истца использовать спорное обозначение в своей деятельности для маркировки однородных товаров и признает истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 220049 в отношении спорных товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

Также компания указывает на неиспользование обществом спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до направления обществу предложения заинтересованного лица 05.12.2018.

Исходя из имеющихся в материалах дела предложения заинтересованного лица, почтового чека и описи от 05.12.2018 (т. 1, л.д. 24, 25) суд приходит к выводу о том, что истцом соблюден досудебный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Кроме того, в предварительном судебном заседании представитель ответчика подтвердил то, что между ним и истцом имели место досудебные переговоры о мирном урегулировании спора, достичь которого не удалось.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (05.12.2018), период времени, в течение которого ответчику следует доказать факт использования спорного товарного знака - с 05.12.2015 по 04.12.2018 (далее - спорный период).

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании представитель ответчика признал факт отсутствия использования знака в спорный период в отношении товара "горькие настойки (за исключением пива)" 33-го и всего перечня товаров 32-го класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован, о чем в протоколе судебного заседания была сделана отметка в соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Возражая против исковых требований в остальной части, общество указывает, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в отношении товаров "алкогольные напитки [за исключением пива]", что подтверждается представленными доказательствами, следовательно, основания для досрочного прекращения правовой охраны знака в отношении названных товаров отсутствуют.

В подтверждении использования спорного знака обществом представлены:

1. товарные накладные N 16-613 от 28.10.2015 от 28.10.2016, N 17-547 от 25.10.2017 и N 18-683 от 24.10.2018 (далее - товарные накладные);

2. счета N 16-613 от 28.10.2016, N 17-547 от 25.10.2017 и N 18-683 от 24.10.2018 (далее - счета);

3. письмо Колесова В.В. и письмо Солдатова Е.С. (без дат составления);

4. справки к товарным накладным N 0913 и N 1020;

5. фотоизображение винной бутылки.

По мнению ответчика, указанными документами подтверждается использование товарного знака обществом в спорный период для маркировки товара 33-го класса МКТУ "вино" при его введение в гражданский оборот.

В обоснование данного довода ответчик указал, что является заказчиком красного и белого вина под наименованием "Антарес", которое изготавливается и маркируется под контролем ответчика обществом "АПК "Геленджик". Поставку товаров в адрес ответчика осуществляет предприниматель, что подтверждается представленными товарными накладными и счетами.

Ответчик также ссылается на то, что в представленных справках к товарным накладным N 0913 и N 1020 имеется указание на маркировку товара акцизными марками, о лицензиях Росалкогольрегулирования, выданных предприятию-производителю, данные о сертификации.

Общество указывает, что товар "вино" в дальнейшем вводится им в гражданский оборот путём дарения неограниченному кругу лиц, в том числе учёным-специалистам в области медицинской техники, преподавательскому составу различных вузов. Ссылается на судебную практику, допускающую дарение в качестве ввода товаров в гражданский оборот для целей статьи 1486 ГК РФ.

Оценив представленные обществом в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи на основании требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о недоказанности ответчиком надлежащего использования принадлежащего ему товарного знака.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Согласно части 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

На необходимость исследования обстоятельств фактического использования товарного знака указано в разъяснениях пункта 166 постановления N 10, согласно которым для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Судебной коллегией с учетом требования статей 65 и 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценена относимость и допустимость каждого представленного обществом доказательства, а также достаточность и взаимная связь доказательств в их совокупности при исследовании вопроса об использовании спорного товарного знака, и установлено следующее.

Представленные ответчиком товарные накладные содержат сведения о поставках в адрес общества предпринимателем товара "Вино столовое белое сухое, бут. 0,7 л., фирменного наименования "Антарес", пр-во "АПК "Геленджик" Россия" 28.10.2016, 25.10.2017 и 24.10.2018. Всего по представленным накладным в период с 25.10.2016 по 24.10.2018 года в адрес общества поставлено 1200 бутылок вина. Представленные обществом счета выставлены в соответствии с указанными накладными.

Справка к товарно-транспортной накладной N 0913 содержит указание на наименование продукции: "вино столовое сухое белое "Алиготе Геленджик" 0,75 л." и дату отгрузки от 14.08.2018. Справка к товарно-транспортной накладной N 1020 содержит указание на наименование продукции: "вино столовое сухое красное "Геленджик. Красное сухое" 0,75 л." и дату отгрузки от 30.08.2018.

В справках к товарно-транспортным накладным в качестве договора поставки указан договор поставки N 5 от 11.03.2016, в качестве контрагента указано общество с ограниченной ответственностью "Браво Трейд". При этом товарно-транспортные накладные N 0913 и N 1020, как и договор от 11.03.2016 суду не представлены.

Кроме того вышеуказанные справки не содержат указание на маркировку товара спорным знаком и не позволяют установить связь между поставками вина в соответствии с этими справками и ответчиком.

Товарные накладные, представленные ответчиком, содержат сведения о поставках в адрес общества товара "Вино столовое белое и красное сухое, бут. 0,7 л., фирменного наименования "Антарес".

Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (абзац первый пункта 166 постановления N 10).

Судебная коллегия считает необходимым указать, что товарные накладные подтверждают лишь совершения ответчиком разовых сделок купли-продажи вина, с использованием его фирменного наименования, не позволяют однозначно установить, что общество "Научно-производственное предприятие "Антарес" заказывало и производило под его контролем вино, маркированное именно спорным товарным знаком "Антарес". Каких-либо договоров, содержащих права и обязанности по использованию спорного знака ответчиком суду не представлено.

Согласно данным накладным ответчик является получателем товара, а соответственно, по этим разовым сделкам (накладным) он не мог вводить в гражданский оборот какой-либо товар.

Вопреки мнению общества, достаточные доказательства производства товара по заказу общества, с использованием именно спорного знака для маркировки товара, отсутствуют.

Фотоизображение винной бутылки, маркированных спорным товарным знаком, не содержит сведения о дате производства товара, дате предложения товаров к продаже, что не позволяет соотнести соответствующие доказательства с периодом доказывания, в связи с чем не может являться относимым к настоящему делу доказательством. Изображение винной бутылки само по себе товаров не свидетельствует, что они непосредственно вводились в гражданский оборот, и не может подтверждать, что товар произведен по заказу общества и (или) под его контролем.

Не представляется возможным установить вышеуказанные сведения и из иных доказательств в их совокупности и взаимосвязи.

Исходя из представленных накладных, счетов и справках Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что доказательств реального коммерческого использования спорного товарного знака, направленного на сохранение или создание доли на рынке для категории товаров "алкогольные напитки [за исключением пива]", охраняемых товарным знаком, в материалы дела не представлено.

Как отмечено Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86, 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

В отношении довода ответчика о том, что дарение имущества является способом введения его в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ (аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.07.2016 по делу N СИП-448/2015) суд первой инстанции отмечает следующее.

Дарение товара, маркированного товарным знаком, для целей статьи 1486 ГК РФ учитывается, если оно осуществлено лицам, не связанным с дарителем, не являющимся, например, его сотрудниками.

Однако из представленных копий письменных пояснений Колесова В.В. и Солдатовой Е.С. не следует, что подаренная продукция (5 бутылок) маркирована именно спорным товарным знаком по заказу ответчика и (или) под его контролем.

В указанном случае при отсутствии сведений о производстве вина именно ответчиком или по его заказу и/или контролем такое дарение нельзя признать введением в гражданский оборот в смысле статьи 1486 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В нарушение требования статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом не представлено достаточных доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ в период с 05.12.2015 по 04.12.2018.

Исходя из вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик не доказал факт использования им товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 220049, в отношении товаров 32-го и 33-го класса МКТУ в исследуемый период, как самостоятельно, так и другими лицами под его контролем.

Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в этот период.

При указанных обстоятельствах с учетом того, что обществом не подтверждено фактическое использование спорного товарного знака, в то время как компания подтвердила свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования иностранного лица - Vina Santa Carolina S.A. удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 220049 в отношении всех товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в регистрации, вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Антарес" в пользу иностранного лица - Vina Santa Carolina S.A. 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина