Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу N СИП-642/2018 Суд признал недействующим решение Роспатента против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков сделан без анализа степени сходства сравниваемых обозначений и однородности конкретных услуг (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2019 г. по делу N СИП-642/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Жегаловой А.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.06.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" (ул. Свободы, д. 35, стр. 12Б, подъезд 4, комн. 312, Москва, 125362, ОГРН 1167746814333).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Роспатента - Тетцоева З.В., по доверенности N 01/32-349/41 от 26.04.2019;

от общества с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" - Гафуров Р.Ф., по доверенности от 20.08.2019.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" (далее - общество "Фарминвестиции").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 заявление общества с ограниченной общественностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" оставлено без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что при оценке сходства обозначений, имеющих совпадающие элементы, устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

При этом не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих элементов.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что для правильного разрешения спора необходимо надлежащим образом установить степень однородности услуг 35-го класса МКТУ регистрации спорного товарного знака и противопоставленных знаков, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений.

На основании соответствующих выводов, а также с учетом степени сходства спорного обозначения с противопоставленными знаками подлежит установлению вероятность смешения спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629158 с противопоставленными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 278820, N 529317.

Общество "Бизнесинвестгрупп", выражая свое несогласие с выводами Роспатента, ссылается на несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В частности, заявитель указывает на то, что спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 629158 и противопоставленные ему товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 278820 и N 529317, правообладателем которых является общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", сходны до степени смешения ввиду фонетического тождества словесных элементов "АМЕГА" и "AMEGA".

Также общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" ссылается на наличие в спорном товарном знаке "" и противопоставленном товарном знаке "" изобразительного элемента круглой формы, который, по мнению заявителя, разделяет словесные элементы одинаковым образом, а также на доминирующее положение этих словесных элементов перед изобразительными в товарных знаках.

Кроме того, по мнению заявителя, словесный элемент "АПТЕКА" товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 629158 не должен учитываться при оценке восприятия потребителями указанного обозначения, поскольку является неохраняемым элементом, характеризующим деятельность.

При этом заявитель указывает на то, что отсутствие тождества между спорными обозначениями в целом не свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Заявитель также считает, что при принятии обжалуемого решения Роспатент дал неправильную оценку однородности товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный и противопоставляемые товарные знаки.

По мнению заявителя, услуги 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуги 35-го класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, которые Роспатент посчитал частично однородными, следует считать однородными в полном объеме. С учетом существенного сходства обозначений, товары 3-го, 5-го и 10-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, также являются однородными услугам 35-го класса МКТУ по продаже указанных товаров в регистрациях противопоставленных знаков.

Роспатент в представленном ранее при предыдущем рассмотрении дела отзыве поддерживает обжалуемое решение, считает, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Роспатент и третье лицо представили письменные пояснения, которые приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявителем представлены возражения на письменные пояснения Роспатента, а также возражения на письменные пояснения третьего лица, указанные документы приобщены судом к материалам дела в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента в ходе судебного заседания поддержал указанную правовую позицию, просил в удовлетворении требований общества отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Представитель третьего лица в ходе судебного заседания также поддерживал обжалуемое решение, указал, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и интересы заявителя, а доводы заявления являются необоснованными.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в суд не направило, в силу частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Как следует из материалов дела, товарной знак по свидетельству Российской Федерации N 629158 зарегистрирован для товаров 3-го, 5-го, 10-го и услуг 35-го классов МКТУ с приоритетом от 05.07.2016. Правообладателем указанного знака является общество "Фарминвестиции".

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" 02.06.2018 обратилось в Роспатент с возражением, указав, что правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку общество является правообладателем сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 278820 и N 529317, зарегистрированных в отношении услуг 35-го класса МКТУ и имеющих более раннюю дату приоритета.

Решением Роспатента от 09.06.2018 в удовлетворении возражения общества отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629158 оставлена в силе.

Роспатент, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, исходил из отсутствия сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками и неоднородности товаров 3-го, 5-го, 10-го и части услуг 35-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

Не согласившись с принятым Роспатентом решением и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и нарушает права и законные интересы общества "Бизнесинвестгрупп", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, с учетом представленных пояснений, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Также не оспаривается лицами, участвующими в деле, заинтересованность заявителя в подаче возражения.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, с их государственной регистрацией, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления им правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (05.07.2016), по которой зарегистрирован спорный товарный знак, законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, является ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный N 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила N 482).

Нормативным правовыми актами, регулирующим процедуру рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, являются Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Согласно подпункту 1 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из материалов дела, противопоставленные товарные знаки являются комбинированными обозначениями.

Согласно пункту 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений является вспомогательным признаком. Указанное сходство играет основную роль, как правило, при сравнении изобразительных обозначений, представляющих собой не конкретное изображение, а сочетание различных цветов и тонов (например, в виде полос), т.к. отличительная способность таких обозначений основывается именно на определенном сочетании цветов и/или тонов.

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов:

- доминирующих элементов;

- элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр);

- элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано в пункте 162 постановление Пленума N 10, разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В обоснование вывода оспариваемого решения об отсутствии оснований для признания правовой охраны спорного знака не соответствующей пункту 6 статьи 1483 ГК РФ положен вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарными знаками заявителя.

Как указал Роспатент в оспариваемом решении, фонетически спорный товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки имеют различное звучание, обусловленное протяженностью и ритмикой их произношения (амега) и (аптека-а-мега).

В составе оспариваемого товарного знака содержится 11 букв и 11 звуков, тогда как противопоставленные товарные знаки состоят из 5 букв и 5 звуков, знаки имеют различный словесный и изобразительный состав. Кроме того, суд признает обоснованным вывод Роспатента о том, что в оспариваемом товарном знаке при произношении делаются логические интонационные паузы после слова "аптека" и после буквы "А", в то время как словесные элементы "AMEGA" противопоставленных товарных знаков произносятся слитно.

Различие сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обозначений обусловливается раздельностью словесного элемента "АМЕГА" в спорном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 29158, тогда как в знаке по свидетельству N 278820 визуально мало различим для восприятия потребителями.

По мнению, Роспатента, изложенного свидетельствует о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными фонетически.

Исследовав семантические признаки спорного и противопоставленных обозначений, Роспатент пришел к выводу об отсутствии между ними семантического сходства, поскольку неохраняемый словесный элемент "АПТЕКА" спорного товарного знака влияет на общие семантические ассоциации, которые вызывает спорный товарный знак, наделяя его в целом более выраженной по сравнению с противопоставленными обозначениями, семантикой, создает более конкретный по сфере деятельности и более запоминающийся образ.

По мнению Роспатента нет оснований полагать, что идеи и понятия, заложенные в сравниваемых обозначениях, совпадают или имеют противоположенную направленность, поскольку в сознании потребителя словесные элементы "А-МЕГА" и "АМЕГА" вызывают различные смысловые ассоциации, поскольку элемент "АМЕГА" близок по звучанию с общеизвестной последней буквой греческого алфавита "омега".

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 629158 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 278820 и N 529317 различны за счет заложенных в них понятий и идей, в связи с чем они не являются сходными по семантическому признаку сходства.

Также Роспатент пришел к выводу о том, что спорный товарный знак и товарные знаки заявителя не являются сходными по графическим признакам, указав, что словесные элементы спорного знака и противопоставленных знаков выполнены буквами имеют разное шрифтовое исполнение, при этом в спорном знаке и в знаке по свидетельству Российской Федерации N 278820 выполнены буквами различного алфавита. Кроме того, в состав оспариваемого товарного знака входит оригинальный изобразительный элемент, отличающийся от изобразительного элемента противопоставленного товарного знака по свидетельству N 278820, при этом в противопоставленным товарном знаке по свидетельству N 529317 изобразительный элемент отсутствует.

На основании изложенного в оспариваемом решении сделан вывод о том, что спорный товарный знак и противопоставленные ему знаки не являются сходными по фонетическим, семантическим и графическим признакам.

Между тем, по смыслу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ при оценке сходства обозначений для решения вопроса о наличии смешения между противопоставленными товарными знаками с целью проверки охраноспособности обозначения устанавливается наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой. При наличии в указанных объектах правовой охраны совпадающих элементов не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений, а степень сходства подлежит учету при формулировании вывода о вероятности смешения наряду со степенью однородности товаров.

При этом низкая степень сходства может быть компенсирована идентичностью (или близостью) товаров.

В возражении против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку общество "ХК Бизнесинвестгрупп" указало, что спорному товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении однородных услуг 35-го класса, для которых зарегистрированы сходные с ним до степени смешения знаки общества "ХК Бизнесинвестгрупп" и, по мнению заявителя, в отношении идентичных таким услугам товаров 3-го, 5-го и 10-го классов МКТУ.

По результатам исследования степени однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и противопоставленные знаки, в оспариваемом решении указано, что часть услуг 35-го класса МКТУ спорного товарного знака однородна части услугам 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки, при этом перечень этих услуг не установлена.

При этом судебная коллегия считает необходимым указать, что согласно материалам дела в данном случае имеет место идентичность ряда услуг.

Между тем, высокая степень однородности услуг, для которых предоставлена охрана спорному и противопоставленным знакам может компенсировать низкую степень сходства и усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установление иных факторов не требуется.

Выводы обжалуемого решения Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорных товарных знаков основаны также на том, что, несмотря на некоторые элементы сходства, ввиду наличия в знаках различных словесных и изобразительных элементов, выполняющих существенную роль при восприятии обозначений в целом, а также отсутствия семантического сходства, противопоставленные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Вместе с тем не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих словесных элементов.

Также, как усматривается из текста решения, несмотря на однородность части услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку и противопоставленным знакам, Роспатент пришел к выводу о соответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия угрозы смешения этих товарных знаков в сознании потребителей.

Между тем, при рассмотрении возражений Роспатентом установлено совпадение отдельных элементов противопоставленных товарных знаков, что влияет на степень сходства и вероятность смешения и ошибочно не учтено Роспатентом при принятии решения.

Таким образом, Роспатент посчитал, что факт однородности в настоящем случае не имеет правового значения, поскольку сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует полностью.

При таких обстоятельствах Роспатентом ошибочно не учтена однородность услуг в числе признаков, свидетельствующих о вероятности (или отсутствии вероятности) смешения в отношении каждого из противопоставленных знаков, что противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков сделан без анализа степени сходства сравниваемых обозначений и однородности конкретных услуг 35-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные средства индивидуализации, влияющих на вывод о вероятности смешения обозначений.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций).

Вместе с тем словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2017 по делу N СИП-28/2017.

Указанное обстоятельство не учтено Роспатентом как при формировании выводов о сходстве семантических признаков, так и при решении вопроса о степени сходства обозначений в целом, что не соответствует требованиям пунктов 41 и 42 Правил N 482.

Также не установлена в решении Роспатента конкретная степень сходства противопоставленных знаков с учетом совпадающих и отличающихся элементов (высокая, средняя или низкая) необходимая для учета наряду со степенью однородности услуг при решении вопроса о наличии или отсутствии смешения.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента в обжалуемом решении об отсутствии сходства между противопоставленными товарными знаками, сделанный вопреки наличию совпадающих словесных элементов и без учета однородности услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Доводы третьего лица о несходстве спорного товарного знака и противопоставленных знаков по фонетическому, графическому и семантическому признакам, а также ссылки на отсутствие вероятности смешения спорного и противопоставленных знаков ввиду их неиспользования заявителем, не опровергают на стадии судебного контроля существенности обстоятельств степени сходства знаков и степени однородности услуг, исследование и оценка которых Роспатентом необходимы для принятия правильного решения по настоящему делу.

Доводы третьего лица об отсутствии вероятности смешения между противопоставленными знаками ввиду активного использования им своего товарного знака на рынке, а также о неиспользовании товарных знаков заявителем, могут быть заявлены при повторном рассмотрении возражения заявителя в Роспатенте для оценки указанных обстоятельств компетентным органом при определении вероятность смешения.

В отношении довода третьего лица заявителя о злоупотреблении обществом "ХК Бизнесинвестгрупп" правом при подаче возражения суд отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Заявляя указанный довод, общество "Фарминвестиции" ссылается на наличие судебных актов по делам N СИП-673/2015, N А55-1744/2015, N А65-1388/2015, N А71-762/2015, в рамках которых заявителю было отказано в защите противопоставленных товарных знаков, в том числе по мотиву злоупотребления обществом "ХК Бизнесинвестгрупп" правом.

Судебная коллегия, проанализировав судебные акты, на которые ссылается общество "Фарминвестиции" в подтверждение довода о злоупотреблении заявителем правом при подаче возражения полагает, что злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом.

С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

В отношении участия заявителя в других делах при оспаривании правовой охраны товарных знаков по международной регистрации N 1046400 и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 525199 суд отмечает, что данные обстоятельства также не свидетельствуют о злоупотреблении правом обществом "ХК Бизнесинвестгрупп".

Обществом "Фарминвестиции" не представлено доказательств того, каким образом подача возражения осуществлялась заявителем исключительно с намерением последнего причинить вред третьему лицу.

Иных доказательств в подтверждение данного довода Обществом "Фарминвестиции" не приводится.

На основании вышеизложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения общества "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам заявителя. Данные обстоятельства могли повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

Согласно пункту 138 постановления Пленума N 10 если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В связи с изложенным, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" от 02.02.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158, с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и за рассмотрение кассационной жалобы относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Бизнесинвестгрупп" 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

И.В. Лапшина