Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2019 г. N С01-1012/2019 по делу N А74-20451/2018 Дело о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, направлено на новое рассмотрение, поскольку необходимо проверить доводы о злоупотреблении предпринимателем правом при приобретении исключительного права на знак обслуживания, об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени их смешения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2019 г. N С01-1012/2019 по делу N А74-20451/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Химичева В.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Черногорского городского суда Республики Хакасия (судья Бастракова А.О., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Парфенович Ю.А.), кассационную жалобу Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРНИП 311028012400084) на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.08.2019 по делу N А74-20451/2018

по иску индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича

к обществу с ограниченной ответственностью "МЭП" (ул. Советская, д. 96, г. Черногорск, Республика Хакасия, 655162, ОГРН 1021900533126)

о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 182764.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона" (ул. Вяткина, д. 61, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017, ОГРН 1021900522687).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МЭП" - Акулов Р.В. (по доверенности от 29.12.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона" - Чеботарев Д.А. (по доверенности от 17.07.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "МЭП" (далее - общество "МЭП") о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, в размере 600 000 рублей (с учетом принятого судом первой инстанции уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Илона" (далее - фирма "Илона").

Решением Арбитражного Республики Хакасия от 28.05.2019 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.08.2019 решение Арбитражного Республики Хакасия от 28.05.2019 отменено, по делу принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемое постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Предприниматель отмечает, что при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции он оспаривал выводы суда первой инстанции в отношении признания принадлежащему ему знака обслуживания в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью, а также по причине отсутствия в обжалуемом решении мотивов, в связи с которыми суд первой инстанции признал обоснованным заявленный им размер компенсации.

В обоснование возражений в отношении выводов суда апелляционной инстанции предприниматель указывает на нарушение норм материального права и процессуального права со ссылкой, в том числе на сложившуюся правоприменительную практику Суда по интеллектуальным правам.

Предприниматель, возражая против вывода суда апелляционной инстанции о наличии в его действиях признаков злоупотребления правом (статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

При этом предприниматель полагает, что неиспользование спорного знака обслуживания им лично не может свидетельствовать о злоупотреблении им правом, поскольку использование знака обслуживания иным лицом на основании заключенного с правообладателем лицензионного договора является допустимым законом способом использования.

Наряду с этим предприниматель оспаривает вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства использованного обществом "МЭП" обозначения с принадлежащим ему знаком обслуживания, который, по мнению предпринимателя, сделан без учета положений гражданского законодательства и методологических подходов высшей судебной инстанции. Предприниматель также обращает внимание на то, что обществом "МЭП" в суде апелляционной инстанции не оспаривался факт вероятности смешения сравниваемых обозначений, что свидетельствует о нарушении судом апелляционной инстанции принципа состязательности сторон, определенного статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предпринимателем подвергается сомнению и вывод суда апелляционной инстанции о территориальном характере правовой охраны знака обслуживания, который, с точки зрения предпринимателя, суд апелляционной инстанции ограничил лишь территорией Республики Башкортостан.

Кроме того, как полагает предприниматель, вывод суда апелляционной инстанции о недоказанности использования вывески "1000 мелочей" именно обществом "МЭП", основанный на том, что при реализации товаров на ценниках не указано данное обозначение, а помещение, индивидуализируемое этой вывеской использовалось обществом "МЭП" не полностью, является несостоятельным.

Обществом "МЭП" и фирмой "Илона" представлены отзывы на кассационную жалобу, в которых они ссылаются на обоснованность выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии добросовестности в поведении предпринимателя и о недоказанности факта нарушения обществом "МЭП" исключительного права на спорный знак обслуживания.

Предпринимателем до начала судебного заседания представлены письменные возражения на отзывы на кассационную жалобу.

В судебном заседании, состоявшемся 22.10.2019, представители общества "МЭП" и фирмы "Илона" возражали против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в кассационной жалобе.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в судебное заседание не явился, явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, комбинированный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 зарегистрирован 20.12.1999 на имя общества с ограниченной ответственностью Торгово-производственная фирма "1000 мелочей" с приоритетом от 30.11.1995 по заявке N 957113614 в отношении услуг 35-го класса "закупка товаров" и 42-го класса "реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В результате государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора правообладателем данного знака обслуживания стало общество с ограниченной ответственностью "Шаман", о чем 29.05.2017 внесена запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр товарных знаков).

В последующем 31.05.2017 в Государственный реестр товарных знаков была внесена запись о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг с информацией о новом правообладателе спорного знака обслуживания, а именно о предпринимателе.

Предпринимателю стало известно о том, что общество "МЭП" использует сходное с его знаком обслуживания обозначение "1000 мелочей" в качестве наименования магазина, расположенного по адресу ул. Советская, д. 96, г. Черногорск, Республика Хакасия.

Предприниматель, ссылаясь на отсутствие у общества "МЭП" разрешения на использование спорного знака обслуживания, а также на то, что его действия по использованию обозначения "1000 мелочей" в качестве наименования магазина нарушают исключительное право на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, направил в адрес общества "МЭП" досудебное предложение об урегулировании спора с требованиями о прекращении всякого использования обозначения "1000 мелочей" и о взыскании компенсации за незаконное использование знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 в размере 10 000 000 рублей, определенным в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) как двукратный размер стоимости товаров, проданных обществом "МЭП" в течение последних трех лет с использованием вышеуказанного товарного знака.

Поскольку общество "МЭП" добровольно не исполнило требования претензии, в том числе не выплатило компенсацию за нарушение исключительного права на спорный знак обслуживания, предприниматель обратился в Арбитражный суд Республики Хакасия с настоящим исковым заявлением с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительного права на спорный знак обслуживания в размере 600 000 рублей.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, исходил из доказанности наличия у предпринимателя исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, а также из доказанности факта нарушения исключительного права на этот знак обслуживания путем использования сходного со спорным знаком обозначения в своей коммерческой деятельности, в частности при продаже товаров. При этом суд первой инстанции пришел к выводам об отсутствии различительной способности у спорного знака обслуживания и о сходстве использованного ответчиком для индивидуализации своей деятельности по реализации товаров обозначения и знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764.

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и принимая новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, установил наличие признаков злоупотребления правом в действиях предпринимателя, связанных с использованием и защитой исключительного права на спорный знак обслуживания, вследствие не доказанности фактического использования лично им спорного знака обслуживания, а также установил отсутствие вероятности смешения спорного знака обслуживания и использованного обществом "МЭП" обозначения "1000 мелочей" ввиду их несходства и их использования в качестве средств индивидуализации в различных регионах страны.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, заслушав мнение представителей ответчика и третьего лица, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Факт принадлежности предпринимателю исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764 установлен судами первой и апелляционной инстанций на основании оценки представленных в материалы дела доказательств. Данный факт лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В пункте 154 постановления от 23.04.2019 N 10 содержится правовая позиция, согласно которой суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

На необходимость учета цели действий при анализе добросовестности поведения обращено внимание, в частности, в пункте 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

Судом апелляционной инстанции установлено, что имеющимися в материалах дела доказательствами не подтверждается факт того, что предприниматель лично использует зарегистрированный на его имя знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, вследствие чего суд пришел к выводу о том, что цель использования данного знака обслуживания противоречит основной функции товарного знака, то есть средства индивидуализации, и свидетельствует о недобросовестном поведении предпринимателя.

Вместе с тем заявитель кассационной жалобы возражает против данного вывода, приводя в опровержение довод об использовании данного знака обслуживания его лицензиатом в магазине, расположенного по адресу ул. Центральная, 9, с. Нурлино, Республика Башкортостан.

Суд кассационной инстанции считает заслуживающим внимание данный довод в силу следующего.

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее - Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ выделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору либо другим лицом под контролем правообладателя. При этом по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Как следует из текста обжалуемого постановления судом апелляционной инстанции установлено использование данного знака обслуживания индивидуальным предпринимателем Гайнутдиновой Н.А.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции не учел то обстоятельство, что с данным лицом истец заключил лицензионный договор о предоставлении права использования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, что подтверждается записью от 10.10.2017 Государственного реестра товарных знаков. Использование товарного знака не самим правообладателем, а иным лицом, с которым правообладателем заключен лицензионный договор, на основании вышеизложенных положений статьи 1486 ГК РФ является правомерным способом использования товарного знака.

Таким образом, ссылка суда апелляционной инстанции в обоснование вывода о злоупотреблении правом на неиспользование спорного знака обслуживания самим правообладателем (истцом), противоречит фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права, а, следовательно, не может быть положена в основу вывода о признании в действиях предпринимателя по защите принадлежащему ему знаку обслуживания злоупотреблением права.

Судебная коллегия полагает возможным обратить внимание на разъяснения, данные в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которому, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу.

Проверяя обоснованность довода предпринимателя о том, что вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения спорного знака обслуживания с противопоставленным обозначением, используемым обществом "МЭП", не основан на положениях гражданского законодательства, Суд по интеллектуальным правам полагает возможным отметить следующее.

Как следует из текста обжалуемого постановления, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции установил недоказанность факта нарушения исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации 182764. При этом суд апелляционной инстанции в частности исходил из того, что по общему зрительному впечатлению спорный знак обслуживания не является сходным с обоснованием общества "МЭП", которое использовалось на вывеске в качестве наименования магазина "1000 мелочей", так как знак обслуживания состоит из слов "1000 мелочей", находящихся в окружности, а использованное обществом "МЭП" обозначение написано иным шрифтом и не обведено в окружность.

Суд кассационной инстанции не может признать указанный вывод суда апелляционной инстанций основанным на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128 (далее - Руководство N 128).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку знак обслуживания истца является комбинированным, а используемое ответчиком обозначение словесным, при оценке сравниваемых обозначений в целом подлежит учету влияние словесных элементов.

В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание, что вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

В случае установления сходства осуществляется анализ возможности смешения сравниваемых обозначений.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемых товарных знаков.

Вместе с тем из содержания обжалования постановления суда апелляционной инстанции невозможно установить, на основании каких из вышеперечисленных признаков суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями; учитывалась ли ими степень однородности услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, услугам, оказываемым ответчиком; устанавливали ли судами сильные и слабые элементы в комбинированном знаке обслуживания; проводился ли анализ сравниваемых обозначений с учетом восприятия сравниваемых обозначений в целом (общего впечатления).

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать изложенный в обжалуемом судебном акте вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения основанным на нормах материального права и разъяснениях высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судом апелляционной инстанции не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

В частности, одним из юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении дел соответствующей категории, является установление тождественности или сходства до степени смешения либо их отсутствие между знаком обслуживания, принадлежащим истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров, а также однородность товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания истца, и товаров (услуг), вводимых в гражданский оборот ответчиком.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с примененным судом апелляционной инстанции подходом, согласно которому вероятность смешения зависит от территориального использования сравниваемых обозначений, поскольку установление данного признака не предусмотрено гражданским законодательством, устанавливающим, что исключительное право на товарный знак распространяется на всю территорию Российской Федерации (статья 1479 ГК РФ).

Кроме того, является неясной ссылка суда апелляционной инстанции на нормы, регулирующие правовой режим коммерческих обозначений, учитывая, что суд апелляционной инстанции не устанавливал факт возникновения у кого-либо из лиц, участвующих в деле, исключительного права на коммерческое обозначение.

Не может быть признана в достаточной степени обоснованной ссылка суда апелляционной инстанции на то, что обстоятельство, связанное с использованием ответчиком части торговых помещений, является основанием для вывода о неиспользовании им вывески "Тысяча мелочей".

Суд по интеллектуальным правам также отмечает, что судом апелляционной инстанции не исследованы доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе предпринимателя, в том числе относительно выводов суда первой инстанции об отсутствии у спорного знака обслуживания различительной способности и о необоснованности размера взысканной компенсации.

Отсутствие самостоятельной оценки изложенных в апелляционной жалобе доводов предпринимателя свидетельствует о нарушении требований, содержащихся в части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку в судебном акте суда апелляционной инстанции должны быть приведены основания (доводы), по которым обжаловалось решение суда первой инстанции, мотивы, по которым суд апелляционной инстанции отклонил соответствующие доводы заявителя апелляционной жалобы.

При этом соответствующие доводы заявителя апелляционной и кассационной жалоб имеют существенное значение для правильного разрешения спора в части взыскания судебных расходов.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части постановления суда апелляционной инстанции, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции (часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" имеется в виду "пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

Допущенные судом апелляционной инстанции процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании доводов предпринимателя, которые могли повлиять на результат рассмотрения апелляционной жалобы, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судом апелляционной инстанции материалов дела.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем данный судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду апелляционной инстанции надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить в том числе довод о злоупотреблении предпринимателем правом при приобретении исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 182764, об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.08.2019 по делу N А74-20451/2018 отменить.

Дело N А74-20451/2018 направить на новое рассмотрение в Третий арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

A.А. Снегур

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

B.А. Химичева