Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу N СИП-515/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку установлена высокая вероятность того, что потребители, нацеленные на использование товаров, в отношении которых используются противопоставленные друг другу товарные знаки и приобретение которых не происходит в условиях спонтанности, а также необходимости немедленного исключения риска для жизни (здоровья) или отсутствия потребительского опыта, проявят при их приобретении и использовании повышенную, а не сниженную осмотрительность

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 октября 2019 г. по делу N СИП-515/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 октября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Мындря Д.И.,

судей Булгакова Д.А., Силаева Р.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудрявцевым Д.К.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" (пр-д Западный (мкр. Салтыковка), д. 5, г. Балашиха, Московская обл., 143930, ОГРН 1035008257745) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 28.03.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.11.2018 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 505620.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Эвалар" (ул. Социалистическая, д. 23/6, г. Бийск, Алтайский край, 659332, ОГРН 1022200553760).

В судебном заседании, открытом 22.10.2019, приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" - Иващенко О.И., Лелякина Н.А. (по доверенности от 13.06.2019),

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41);

от акционерного общества "Эвалар" - Исаев А.Е. (по доверенности от 15.07.2019 N 362).

В судебном заседании 25.10.2019, продолженном после объявленного судом перерыва, присутствовали те же представители лиц, участвующих в деле.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" (далее - общество "Смирнов и Партнеры") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.03.2019, принятого по результатам рассмотрения поступившего 22.11.2018 возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 505620.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Эвалар" (далее - общество "Эвалар").

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Словесный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 505620 зарегистрирован 03.02.2014 по заявке N 2012743590 с приоритетом от 15.11.2012 на имя общества "Эвалар" в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; настойки для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пластыри медицинские; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства кровоочистительные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства седативные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки, включенные в 5 класс; травы лекарственные; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]".

Общество "Смирнов и Партнеры" 22.11.2018 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, указывая на то, что регистрация этого товарного знака противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование доводов о незаконности государственной регистрации спорного товарного знака податель возражения сослался на то, что он является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 392704, который зарегистрирован 29.10.2009 с приоритетом от 12.08.2008 в отношении широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ.

Заинтересованность в подаче возражения общество "Смирнов и Партнеры" мотивировало тем, что на территории Российской Федерации им реализуется товар - биологически активная добавка к пище "капсулы "Эррекс (XXL)", то есть товар, тождественный либо однородный товарам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. При этом податель возражения отмечал, что товар, маркируемый товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 392704, вводится в гражданский оборот товар с 2010 года, что свидетельствует о длительности пребывания этого товарного знака на рынке. По мнению общества "Смирнов и Партнеры", за указанный период использования обозначение "", а также маркируемые им товары, приобрели известность среди потребителей.

Общество "Смирнов и Партнеры" указало, что, по его мнению, товарные знаки "" и "" сходны до степени смешения, поскольку имеют равное количество звуков (6) и слогов (2), совпадение состава гласных звуков (совпадают в начальной части [э-] и конечной части слов [-экс]) отличие только в один сдвоенный звук [рр] и [фф], расположенный в средней части обоих элементов не является существенным. Податель возражения также указывал, что сравниваемые товарные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом черного цвета, не содержат изобразительных элементов, по зрительному впечатлению имеется визуальное сходство написания букв кириллического алфавита "р" и "ф", что существенно усиливает графическое (визуальное) сходство сравниваемых обозначений. Кроме того, общество "Смирнов и Партнеры" указало, что в соответствии с Методическими рекомендациями "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10.10.2005 (далее - Методические рекомендации от 10.10.2005), при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми медицинскими названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, чему не соответствует спорный товарный знак, отличающийся от противопоставленного только двумя буквами.

В отношении семантического признака сходства общество "Смирнов и Партнеры" отметило, что поскольку сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными, сравнение их по семантическому критерию невозможно.

Общество "Смирнов и Партнеры" указывало, что перечни товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, содержат тождественные и однородные позиции товаров, поскольку они относятся к одним родовым группам (лекарственные средства, фармацевтические препараты, диетические вещества, пищевые добавки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Кроме того, податель возражения настаивал на том, что при оценке сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков должен применяться более строгий подход, поскольку товары, для которых они зарегистрированы, напрямую связаны со здоровьем человека.

По результатам рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам этого возражения Роспатент принял решение от 28.03.2019 об отказе в его удовлетворении; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 505620 была оставлена в силе.

Указанное решение Роспатента мотивировано тем, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Административный орган установил, что товары 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам 5-го класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставляемого товарного знака. Роспатент отметил, что данные товары либо тождественны (например, "лейкопластыри; пластыри медицинские; препараты химико-фармацевтические; мази; медикаменты для человека" и т.д.), либо соотносятся как род (вид) ("препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей"; "сырье растительное для медицинских и фармацевтических целей"), совпадают по назначению (для лечения, профилактики, обработки ран и т.д.) и кругу потребителей (больные, нуждающиеся в лечении).

Общество "Эвалар", как указано в оспариваемом решении, доводов против однородности товаров, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, в отзыве на возражение не привело.

Административный орган пришел к выводу, что сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства противопоставленных товарных знаков показал их различие. Так, отметил Роспатент, сравниваемые обозначения являются короткими словами, в связи с чем каждые буква и звук играют существенную роль в их восприятии. Роспатент констатировал, что сравниваемые словесные элементы отличаются согласными буквами "-ФФ-" / "-FF-" и "-РР-", которые имеют разное произношение - звук "ф" является глухим, тогда как звук "р" звонкий, при этом задвоение этих согласных в обозначениях усиливает их звуковое восприятие и приводит к иному произношению и восприятию обозначений.

Административный орган также отметил, что из представленных обществом "Эвалар" документов усматривается, что словесный элемент "ЭРРЕК-" / "ЭРЕК-" (являющийся начальным элементом противопоставленного товарного знака) является слабым элементом обозначений, используемых разными производителями для индивидуализации лекарственных препаратов, биологически активных добавок, направленных на нормализацию мужской половой функции ("эректовит", "эррекс", "эректогенон", "эректонус" и т.д.).

Роспатент также установил, что сравниваемые обозначения визуально различаются: спорный товарный знак выполнен буквами русского алфавита и их транслитерацией, в две строки; противопоставленный товарный знак выполнен буквами русского алфавита. На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что по графическому признаку сходство сравниваемых товарных знаков также невысоко.

Кроме того, административный орган провел сравнение по семантическому критерию сходства. Отметив, что в общедоступных словарях и справочниках лексическое значение сравниваемых словесных обозначений не выявлено, Роспатент вместе с тем пришел к выводу, что эти обозначения способны вызвать семантические ассоциации: обозначение "ЭФФЕКС EFFEX" - со словом "эффект", обозначение "ЭРРЕКС" - со словом "эрекция". По мнению административного органа, данное обстоятельство обуславливает формирование различных смысловых образов, заложенных в сравниваемых словесных элементах, охраняемых в качестве товарных знаков.

Совокупность установленных Роспатентом при сравнении противопоставленных товарных знаков обстоятельств позволила ему прийти к выводу об отсутствии сходства до степени смешения этих товарных знаков, что, в свою очередь, свидетельствует о соответствии регистрации спорного знака требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 5-го класса МКТУ.

Кроме того, Роспатент отметил, что представленными обществом "Смирнов и Партнеры" доказательствами присутствия на рынке биологически активной добавки к пище, маркируемой обозначением "ЭРРЕКС" (в частности, паспортом 2010 года N 2 "эррекс (XXL)", декларацией о соответствии 2010 года, свидетельством о государственной регистрации от 22.04.2011, товарной накладной от 03.09.2012), не подтверждается известность противопоставленного товарного знака потребителям биологически активных добавок к пище на дату приоритета спорного товарного знака. Равным образом, указал Роспатент, из представленных документов невозможно установить взаимосвязь общества "Смирнов и Партнеры" с производителем биологически активных добавок к пище "капсулы "эррекс XXL" (общество с ограниченной ответственностью "Компания промышленного развития "Столетия").

Административный орган также констатировал, что доводы общества "Смирнов и Партнеры" о несоответствии спорного товарного знака требованиям Методических рекомендаций от 10.10.2005 не имеют правового значения в рамках рассмотрения возражения, поскольку названные методические рекомендации носят рекомендательный характер, тогда как оценка сходства противопоставленных товарных знаков до степени смешения осуществляется Роспатентом на основании нормативных правовых актов.

Общество "Смирнов и Партнеры", не согласившись с решением Роспатента, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором, ссылаясь на неправильное применение административным органом норм материального права и нарушение оспариваемым ненормативным правовым актом его прав и законных интересов, просит признать его недействительным.

По мнению заявителя, Роспатентом при сравнении противопоставленных товарных знаков не учтено положение параграфа 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, согласно которому сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки. Общество "Смирнов и Партнеры" отмечает, что товары 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к товарам широкого потребления, следовательно, угроза смешения в сознании потребителей сходных обозначений возрастает.

Общество "Смирнов и Партнеры" указывает на то, что сравнение противопоставленных обозначений на предмет их звукового сходства произведено с нарушением положений, предусмотренных подпунктом "А" пункта 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32). В частности, административным органом не учтено, что сравниваемые обозначения характеризуются близким звучанием, обусловленным начальной гласной "Э" и окончанием "ЕКС", в то время как различие состоит лишь в удвоенных звуках "Ф" и "Р". Роспатентом, по мнению заявителя, также не учтено, что сравниваемые обозначения совпадают по количеству слогов и их расположению, а также по количеству букв и звуков. Вывод Роспатента о том, что сравниваемые слова являются короткими, по мнению заявителя, является оценочным и немотивированным.

Кроме того, общество "Смирнов и Партнеры" не согласно с выводом Роспатента о том, что начальная часть противопоставленного товарного знака ("ЭРРЕК-" / "ЭРЕК-") является слабым элементом и полагает, что данный вывод не имеет правового значения для существа рассматриваемого спора.

Вывод Роспатента об отсутствии у сравниваемых обозначений графического сходства, как полагает заявитель, также обусловлен неправильным применением положений Правил N 32. Так, вопреки положениям подпункта "Б" пункта 14.4.2.2 названных Правил, вывод об отсутствии графического сходства сделан Роспатентом лишь на том основании, что в спорном товарном знаке присутствует второе слово, представляющее собой транслитерацию обозначения, выполненного буквами русского алфавита.

Таким образом, общество "Смирнов и Партнеры" полагает, что противопоставленные товарные знаки характеризуются высоким сходством по фонетическому и графическому критериям, что является достаточным для вывода об их сходстве до степени смешения.

Одновременно заявитель ссылается на необоснованность мнения Роспатента о семантических ассоциациях, возникающих у потребителей при восприятии словесных обозначений "ЭФФЕКС" и "ЭРРЕКС". Общество "Смирнов и Партнеры" обращает внимание на то обстоятельство, что каких-либо доказательств, положенных в основу вывода о наличии у потребителей товаров 5-го класса МКТУ семантических ассоциаций между названными словесными элементами и существующими словами, в материалах административного дела не содержится. В связи с этим, как полагает общество "Смирнов и Партнеры", Роспатент должен был констатировать, что сравниваемые товарные знаки не имеют самостоятельного лексического значения и не вызывают у потребителей каких-либо ассоциаций, поэтому их сравнение по семантическому критерию невозможно. В подтверждение данного довода общество "Смирнов и Партнеры" ссылается на примеры практики Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам.

Кроме того, заявитель полагает, что Роспатент должен был применить более строгий подход при оценке сходства противопоставляемых обозначений до степени смешения, поскольку охраняющие их товарные знаки распространяются на товары 5-го класса МКТУ, напрямую связанные со здоровьем человека. Общество "Смирнов и Партнеры" ссылается на необоснованность вывода Роспатента о необязательности применения Методических рекомендаций от 10.10.2005, поскольку, как видно из практики Палаты по патентным спорам, содержащиеся в этих рекомендациях разъяснения в некоторых случаях применяются Роспатентом в целях соблюдения баланса интересов потребителей и производителей товаров 5-го класса МКТУ.

Дополнительно правовая позиция общества "Смирнов и Партнеры" раскрыта в письменных пояснениях от 09.09.2019 и от 21.10.2019.

От Роспатента поступил отзыв на заявление и дополнение к нему от 16.10.2019, в котором, ссылаясь на законность и обоснованность содержащихся в оспариваемом решении выводов, административный орган просит оставить требования заявителя без удовлетворения.

Общество "Эвалар" также представило отзыв на заявление, в котором поддержало позицию Роспатента и просило оставить требования общества "Смирнов и Партнеры" без удовлетворения.

Кроме того, общество "Эвалар" представило заключение от 14.08.2019 N 230-2019 по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (далее - лаборатория социологической экспертизы) с 01.08.2019 по 08.08.2019 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей биологически-активных добавок, фармацевтических и прочих товаров для медицинских целей (далее - заключение от 14.08.2019), а также протокол осмотра доказательств (информации в сети Интернет) от 07.08.2019 N 77 АГ 0593824 и пояснительную записку к нему.

Общество "Смирнов и Партнеры" представило свои письменные пояснения от 09.09.2019 относительно указанного заключения, в котором выразило сомнения относительно относимости, допустимости и достоверности данного доказательства.

Общество "Эвалар" 18.10.2019 представило подготовленные лабораторией социологической экспертизы пояснения относительно методики проведенного исследования и недостатков исследования, выявленных обществом "Смирнов и Партнеры".

Явившиеся в судебное заседание представители общества "Смирнов и Партнеры" настаивали на удовлетворении заявления по доводам, содержащимся в заявлении и дополнениях к нему.

Представитель Роспатента просил оставить оспариваемое решение без изменения по доводам, содержащимся в отзыве на заявление и дополнение к отзыву.

Представитель общества "Эвалар" поддержал позицию Роспатента и просил оставить заявленные требования без удовлетворения, выступив по доводам отзыва и дополнений к нему.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и письменных пояснениях заявителя, отзывах на заявление и дополнениях к отзывам, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "Смирнов и Партнеры" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "Эвалар".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 той же статьи обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в абзаце втором пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (03.02.2014) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ (в соответствующей редакции), Правила N 32.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в этом пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Заявителем и третьим лицом не оспариваются содержащиеся в оспариваемом решении выводы Роспатента относительно однородности товаров 5-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленный товарные знаки, и старшинства приоритета противопоставленного товарного знака по отношению к спорному товарному знаку.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 162 постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце четвертом пункта 162 постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122.

Таким образом, по общему правилу вопрос о сходстве обозначений разрешается судом самостоятельно с позиции среднего потребителя соответствующих товаров. Однако данный подход не исключает необходимости руководствоваться существующими правовыми подходами при сравнении обозначений, и в соответствии с такими подходами мотивировать соответствующие выводы.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Исходя из подпункта "б" пункта 14.4.2.2 Правил N 32, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил N 32).

Указанные признаки могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сравнительный анализ спорного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного обозначения позволяет судебной коллегии сделать следующие выводы.

Спорный товарный знак "" включает в себя словесные элементы "" (выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом) и "" (выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом); при этом словесный элемент "" расположен над словесным элементом "".

Противопоставленный товарный знак включает в себя словесный элемент "", выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом.

По мнению судебной коллегии, вывод Роспатента о том, что несовпадение первых слогов сравниваемых обозначений ("эфф" / "eff" и "эрр") существенным образом влияет на общее восприятие названных обозначений, соответствует материалам дела.

Так, звук [ф] в спорном обозначении по фонетическому критерию является глухим и мягким, тогда как звук [р] в противопоставленном обозначении - звонкий и твердый. Указанные обстоятельства, как верно указал Роспатент, свидетельствуют о разном прочтении, произношении, звучании и фонетическом восприятии сравниваемых обозначений. Кроме того, выполнение согласных букв "ФФ" / "-ЕБ-" и "РР" двойными приводит к иному произношению названных звуков, усиливая их особенности и акцентируя внимание на различиях.

Суд отмечает также, что оба сравниваемых обозначения "ЭФФЕКС" и "ЭРРЕКС" являются двусложными словами, состоящими из слогов "эфф - екс" и "эрр - екс". Как верно отметил заявитель, указанные словесные элементы состоят не из одного слога, однако данное обстоятельство не опровергает вывод Роспатента о том, что в данном случае имеется существенное различие в фонетическом восприятии первых слогов названных элементов, при котором фонетическое тождество их вторых слогов не может служить основанием для вывода о высокой степени сходства сравниваемых элементов по фонетическому критерию.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что спорный товарный знак включает в свой состав также словесный элемент "", соответственно, спорный товарный знак, в отличие от противопоставленного, содержит два словесных элемента.

В отношении сходства по графическому критерию судебная коллегия отмечает, в первую очередь, наличие в спорном товарном знаке словесного элемента "", который выполнен в центре обозначения (словесный элемент "") находится над ним. Различное количество элементов сравниваемых товарных знаков, по мнению суда, влияет на графическое восприятие обозначений.

Кроме того, противопоставленные обозначения имеют визуальные различия за счет различного состава букв первых слогов, с которых начинается осмотр (прочтение) обозначений потребителем и на которых в первую очередь акцентируется его внимание.

Судебная коллегия полагает, что поскольку спорный товарный знак и противопоставленный ему товарный знак являются словесными и не имеют каких-либо особенностей в исполнении (написании) словесных элементов, их сходство по графическому критерию имеет второстепенное значение по сравнению со степенью сходства по фонетическому и семантическим критериям.

В части смыслового сходства также нельзя согласиться с доводом общества "Смирнов и Партнеры" о том, что сравниваемые обозначения воспринимаются потребителями как однозначно фантазийные слова, лишенные какого-либо самостоятельного смысла, и не вызывают каких-либо ассоциаций.

Оценив противопоставленные обозначения "ЭФФЕКС" / "EFFEX" и "ЭРРЕКС" с позиций восприятия рядовыми потребителями товаров 5-го класса МКТУ, суд не усматривает оснований не согласиться с выводами Роспатента о том, что указанные обозначения вызывают ассоциации со словами, которые имеют определенное и различное смысловое значение, а именно: "эффект" и "эрекция".

Наличие иных возможных ассоциативных связей с существующими словами, как и отсутствие возможности возникновения вышеуказанных ассоциаций, из материалов дела не следует и заявителем не подтверждено.

Суд также принимает во внимание, что, как следует из материалов дела (в частности, из представленных заявителем документов) и установлено Роспатентом, реализуемые заявителем товары (биологически активные добавки) маркируются обозначением "Эррекс (XXL)", то есть к охраняемому товарным знаком обозначению добавляется элемент "XXL", который средним потребителем воспринимается в качестве сокращенного варианта от широко используемого на рынке различных товаров словосочетания "eXtra eXtra Large", что усиливает заложенные самим правообладателем семантические ассоциации.

Довод общества "Смирнов и Партнеры" о том, что обозначение "ЭРРЕКС" может вызывать вышеуказанные ассоциации лишь по отношению к товару - биологически активная добавка, направленная на нормализацию мужской половой функции, тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров 5-го класса МКТУ, отклоняется судебной коллегией в связи с тем, что общество "Смирнов и Партнеры" не представило каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что данный товарный знак используется для маркировки иных товаров.

Более того, из поданного обществом "Смирнов и Партнеры" возражения следует, что нарушение своих прав регистрацией спорного товарного знака названное общество усматривало в имитации принадлежащего ему товарного знака в отношении аналогичных товаров - биологически активных добавок.

Таким образом, поскольку у суда отсутствуют сведения о том, какие маркированные данным товарным знаком товары, помимо биологически активных добавок, доводятся до потребителей, суд не может сделать вывод о том, существуют ли и могут ли возникнуть у потребителей какие-либо иные ассоциативные связи по отношению к данному товарному знаку. Перед Роспатентом соответствующие вопросы также не ставились. Возражение общества "Смирнов и Партнеры" основано на сравнении противопоставленных товарных знаков по установленным Правилами N 32 критериям (фонетическому, графическому, семантическому), которое и проведено Роспатентом в оспариваемом решении. Роспатентом проанализирован также довод заявителя об усилении сходства сравниваемых товарных знаков по группе товаров "биологически активные добавки", поскольку именно в отношении этой группы товаров общество "Смирнов и Партнеры" заявило о широкой известности товарного знака.

В связи с тем, что такие сведения отсутствовали и у Роспатента, суд полагает, что анализ семантических ассоциаций противопоставленного обозначения был обоснованно произведен административным органом по отношению к тому товару, сведения о котором представил сам заявитель.

Что касается ассоциативных связей между обозначениями "ЭФФЕКС" / "EFFEX" и словом "эффект", судебная коллегия соглашается с доводом общества "Эвалар" о том, что выполненное буквами русского алфавита обозначение отличается от указанного слова, имеющего семантическое значение, одной буквой "с". Учитывая также, что, кроме слова "эффект" (и производных от него слов) в русском языке отсутствуют какие-либо слова, начинающиеся с "эффек", судебная коллегия считает соответствующий вывод Роспатента обоснованным.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу о различии возникающих у потребителя семантических представлений о противопоставляемых обозначениях.

Суд принимает во внимание, что, обращаясь с возражением, общество "Смирнов и Партнеры" ссылалось на широкую известность принадлежащего ему товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392704 как на обстоятельство, увеличивающее вероятность смешения его товарного знака со спорным товарным знаком.

Оценив представленные заявителем документы в подтверждение данного довода, Роспатент пришел к выводу, что представленными заявителем документами факт широкой известности реализуемого заявителем товара, маркированного принадлежащим ему товарным знаком, не подтверждается. С указанным выводом общество "Смирнов и Партнеры" в поданном в суд заявлении не спорит.

Вместе с тем в пояснениях к заявлению общество "Смирнов и Партнеры" ссылается на то, что представленные им совместно с возражением документы были направлены на подтверждение длительности использования.

Судебная коллегия не соглашается с данным выводом, поскольку из имеющегося в материалах административного дела возражения следует, что общество "Смирнов и Партнеры", указывая на длительность использования товарного знака, ссылалось тем самым на приобретенную им за этот период на широкую известность. Одновременно суд полагает возможным отметить, что из представленных заявителем в административный орган документов не следует также и длительность использования противопоставленного товарного знака на дату приоритета спорного товарного знака, недоказанность которой, в том числе, привела Роспатент к выводам, сделанным по итогам рассмотрения возражения.

Так, обществом "Смирнов и Партнеры" совместно с возражением были представлены копии: паспорта N 2 на товар "ЭРРЕКС (XXL)", изготовленный 04.2010; декларации о соответствии товара - биологически активная добавка к пище "Капсулы "Эррекс (XXL)" (партия по контракту от 20.03.2010); свидетельства о государственной регистрации продукции - биологически активная добавка к пище "Капсулы "Эррекс (XXL)" от 22.04.2011 N 0072745; товарной накладной от 03.09.2012 N 15 на товар - БАД "Эррекс (XXL)".

Судебная коллегия приходит к выводу, что совокупность данных документов не является достаточной для выводов о длительности использования либо о широкой известности принадлежащего обществу "Смирнов и Партнеры" товарного знака по отношению к дате подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (15.11.2012).

Иные представленные подателем документы (протоколы испытаний, товарные накладные) имеют даты позднее даты приоритета спорного товарного знака, в связи с чем не могут быть учтены для целей оценки длительности использования противопоставленного товарного знака или его широкой известности к дате подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

Других доводов, обуславливающих увеличение вероятности сходства противопоставленных товарных знаков до степени смешения, заявитель в поданном в Роспатент возражении не приводил и, как следствие, такие обстоятельства Роспатентом не устанавливались.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента, сделанным по итогам рассмотрения доводов возражения и приложенных к нему документов, о том, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 392704 и N 505620 не являются сходными до степени смешения, в связи с чем регистрация спорного товарного знака соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Ссылка общества "Смирнов и Партнеры" на то, что спорный товарный знак не соответствует Методическим рекомендациям от 10.10.2010, подлежит отклонению, поскольку указанный документ не относится к нормативным правовым актам, на основании которых проводится экспертиза обозначений на тождество и сходство товарных знаков. Приведенная в указанных рекомендациях методика проверки наименований на графическое и фонетическое сходство носит рекомендательный характер и касается именно лекарственных средств в целях их государственной регистрации.

Как следует из положений статьи 6-quiquies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), для определения того, может ли товарный знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства.

Суд учитывает, что в материалах административного и судебного дел отсутствуют сведения о наличии у обществ "Смирнов и Партнер" и "Эвалар" лицензий на использование противопоставленных товарных знаков в целях маркировки фармацевтических препаратов. Процессуальные документы названных лиц подобных доводов также не содержат.

Таким образом, поскольку Роспатенту и суду не были представлены доказательства того, что общество "Смирнов и Партнеры" и общество "Эвалар" используют принадлежащие им товарные знаки для маркировки лекарственных препаратов, судом не может быть сделан вывод об увеличении риска смешения названных товарных знаков в отношении соответствующей категории товаров, на исключение которого направлены содержащиеся в Методических рекомендациях от 10.10.2010 разъяснения.

При этом судебная коллегия соглашается с Роспатентом в его мнении о наличии высокой вероятности того, что потребители, нацеленные на использование товаров, в отношении которых используются противопоставленные товарные знаки и приобретение которых не происходит в условиях спонтанности, необходимости немедленного исключения риска для жизни (здоровья) или отсутствия потребительского опыта и применение которых обычно носит не разовый, а длительный характер, проявят при их приобретении и использовании повышенную, а не сниженную осмотрительность. Сведений об ином в материалах дела не имеется.

Что касается выводов, изложенных в заключении от 14.08.2019, судебная коллегия соглашается с доводами общества "Смирнов и Партнеры" о том, что из формулировок вопросов и ответов на них с очевидностью не может быть сделан вывод о том, являются ли противопоставленные товарные знаки сходными до степени смешения с точки зрения потребителей, участвовавших в опросе. Подтвержденная заключением от 14.08.2019 нетождественность противопоставляемых обозначений спорным обстоятельством по делу не является.

Между тем оспариваемое решение Роспатента не было основано на указанном заключении, а вопросы определения сходства товарных знаков до степени смешения отнесены к компетенции суда, для которого обязательность выводов такого заключения законом не установлена (абзац седьмой пункта 75 постановления N 10).

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что он принят Роспатентом в рамках своих полномочий и соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на общество "Смирнов и Партнеры".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев