Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2019 г. по делу N СИП-740/2018 Суд признал недействительными решения Роспатента об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента и об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, поскольку оспариваемые решения Роспатента не соответствуют закону и нарушают право заявителя на продление срока действия исключительного права на изобретение по патенту

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2019 г. по делу N СИП-740/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 28 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLS (1209 Orange Street, in the Citi of Wilmington, County of New Castle, 19801, USA) о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123955, ОГРН 1027739154343) от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892, от 09.10.2018 N 08/16-17648 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLS - Яхин Ю.А. (по доверенности от 27.09.2019 N 77 АВ 9386599), Хабаров Д.И., Белков В.М. и Пыльнев Ю.А. (по доверенности от 26.11.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-352/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо "GILEAD PHARMASSET LLS" (далее - заявитель, компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892, от 09.10.2018 N 08/16-17648 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892; об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018.

Заявленные компанией требования мотивированы тем, что оспариваемые действия Роспатента не соответствует пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Административному регламенту предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 810 (далее - Регламент), Порядку выдачи и действия дополнительного патента на изобретение, продления срока действия патента на изобретение, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.11.2015 N 809 (далее - Порядок).

В обоснование заявленных требований компания указывает, что Роспатентом неправомерно не установлено соответствие объема правовой охраны изобретения по независимому пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2651892 лекарственному средству Софосбувир, на получение которого получено разрешение.

По мнению заявителя, поскольку Софосбувир является S-стереоизомером по атому фосфора соединения по пункту 1 формулы данного патента, то в соответствии с пунктом 2 статьи 1363 ГК РФ он полностью соответствует, то есть идентичен совокупности признаков, определяющих объем правовой охраны изобретения по независимому пункту 1 формулы этого патента в части признака "или его стереоизомер" как допустимая и возможная альтернатива, подтвержденная описанием к патенту.

Роспатент в своем отзыве и письменных объяснениях возражал против удовлетворения заявленных требований, полагая оспариваемые решения законными и обоснованными.

Представители компании в судебном заседании просили заявленные требования удовлетворить.

Представитель Роспатента в судебном заседании просил в удовлетворении заявленных требований отказать.

В судебном заседании 19.11.2019 был объявлен перерыв до 21.11.2019 16:00.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителя Роспатента, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судом, патент Российской Федерации N 2651892 на группу изобретений "Нуклеозидфосфорамидаты в качестве противовирусных агентов" был выдан на имя компании по заявке N 2009139968, датой подачи которой является 26.03.2008, на основании решения Роспатента от 19.02.2018 о признании патента Российской Федерации N 2478104 недействительным частично и выдаче нового патента Российской Федерации на изобретение со следующей формулой:

"1. Изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты или его стереоизомер.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

4. Способ лечения субъекта, инфицированного вирусом, включающий введение субъекту эффективного количества соединения по п. 1, причем вирус выбран из вируса гепатита С, вируса лихорадки Западного Нила, вируса желтой лихорадки, вируса денге, риновируса, полиовируса, вируса гепатита А, вируса диареи крупного рогатого скота, и вируса Японского энцефалита.

5. Способ лечения инфекции, вызванной вирусом гепатита С, у субъекта, нуждающегося в таком лечении, включающий:

введение указанному субъекту эффективного количества соединения по п. 1.

6. Способ получения соединения или его стереоизомера по п. 1, включающий:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

,

где X' представляет собой уходящую группу.

7. Продукт, содержащий соединение по п. 1, полученное способом, включающим:

взаимодействие соединения 4" с нуклеозидным аналогом 5'

где X' представляет собой уходящую группу."

Компания 20.06.2018 обратилась в Роспатент с заявлением о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 и выдаче дополнительного патента со следующей формулой:

"1. (S)-H3onpomui-2-{[(S)-(((2R,3R.4R,5R)-5-(2,4^hokco-3,4-дигидропиримидин-1 (2Н)-ил)-4-фтор-3-гидрокси-4-метилтетрагидрофуран-2-илметокси]-(фенокси-ф осфориламино}пропаноат.

2. Антивирусная композиция, содержащая соединение по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.

3. Композиция для лечения вируса гепатита С, содержащая эффективное количество соединения по п. 1 и фармацевтически приемлемую среду.".

В обоснование указанного заявления компания ссылалась на то, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы данного патента, относится к лекарственному средству Софосбувир, на применение которого получено разрешение согласно Регистрационному удостоверению N ЛП-003527 от 25.03.2016.

Уведомлением от 20.07.2018 N 18И000561/2651892 Роспатент отказал в удовлетворении заявления.

Отказ мотивирован тем, что активный ингредиент лекарственного средства, указанный в разрешении на применение этого продукта, не идентичен соединению, охарактеризованному в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 2651892.

Согласно уведомлению, активным ингредиентом лекарственного препарата Совальди, указанного в регистрационном удостоверении N ЛП-003527 от 25.03.2016, является Софосбувир, который, в свою очередь, представляет собой S-стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2К,ЗК,4К.5К)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-(феноксифосфориламино}пр опионовой кислоты. При этом в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 2651892 охарактеризовано соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2К,ЗК,4К.5К)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-феноксифосфориламино}-пр опионовой кислоты, или его стереоизомер, без указания его конкретных стереоизомеров.

В связи с этим, как указал Роспатент, Софосбувир представляет собой конкретный стереоизомер (S-стереоизомер) соединения, охарактеризованного в пункте 1 формулы, и, следовательно, продление патента N 2651892 невозможно, поскольку продукт, охарактеризованный в формуле изобретения в виде соединения, не идентичен активному ингредиенту лекарственного средства, указанного в полученном разрешении на применение этого продукта.

Не согласившись с указанным решением (в форме уведомления), компания обратилась в Роспатент с жалобой от 07.09.2018, в которой просила Роспатент отменить решение от 20.07.2018.

Решением от 09.10.2018 N 08/16-17648 Роспатент отказал компании в удовлетворении жалобы.

Дополнительно к выводам, сделанным в решении от 20.07.2018, Роспатент указал, что в описании изобретения по патенту N 2651892 S-стереоизомер по атому фосфора, указанного в пункте 1 формулы соединения не раскрыт, то есть описание изобретения не содержит сведений о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает такой активностью, которая позволяет его использовать по заявленному назначению.

Полагая, что указанные решения Роспатента не соответствуют закону и иным нормативным правовым актам, нарушают его права и законные интересы, компания обратилась в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительными решений Роспатента компанией не пропущен, что Роспатентом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по продлению срока действия патента на изобретение установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

С учетом даты подачи заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 (20.06.2018) при рассмотрении настоящего дела подлежат применению нормы ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявления о продлении срока), Регламент, Порядок.

При проверке оспариваемых решений на их соответствие законам и иным нормативным правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1363 ГК РФ если с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к такому продукту, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Указанный срок продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет.

Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев со дня получения первого разрешения на применение продукта или с даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

При продлении срока действия исключительного права выдается дополнительный патент с формулой, содержащей совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующей продукт, на применение которого получено разрешение.

В силу пункта 4 той же статьи, порядок выдачи и действия дополнительного патента на изобретение и продления срока действия патента на изобретение устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Положением пункта 2 статьи 1354 ГК РФ установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375).

Административным регламентом устанавливается досудебный порядок рассмотрения жалоб на решения.

Согласно подпункту 7 пункта 7 Порядка Роспатент при оценке заявления о продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента проверяет, характеризует ли формула изобретения, содержащая совокупность признаков запатентованного изобретения, продукт, который относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого получено в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешение.

Подпунктом 1 пункта 8 Порядка предусмотрено, что формула изобретения характеризует продукт, который относится к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату и на применение которого получено разрешение, если:

- в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде соединения или группы соединений, описываемых общей структурной формулой, и из описания изобретения следует возможность его (ее) использования в качестве активного ингредиента лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, при этом совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих соединение или группу соединений, описываемых общей структурной формулой, идентична активному ингредиенту лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанного в полученном разрешении на применение этого продукта, а описание изобретения содержит информацию о том, что соединение или группа соединений, описываемых общей структурной формулой, обладает такой активностью, которая позволяет его (ее) использовать в указанном в разрешении лекарственном средстве, пестициде или агрохимикате;

- в формуле изобретения продукт охарактеризован в виде композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката определенного назначения, совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих композицию, указанную в формуле изобретения, идентична характеристике композиции лекарственного средства, пестицида или агрохимиката, указанной в разрешении (назначением, составом, формой, если она приведена в формуле изобретения или следует из состава композиции).

Пунктом 10 Порядка установлено, что при соблюдении условий, установленных пунктом 7, срок действия патента продлевается на время, прошедшее с даты подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения на применение продукта, за вычетом пяти лет, но не более чем на пять лет. При этом при продлении заявителю выдается дополнительный патент, содержащий в том числе формулу изобретения, содержащую совокупность признаков запатентованного изобретения, характеризующих продукт, на применение которого получено разрешение (пункт 11 Порядка).

Суд по интеллектуальным правам полагает, что оспариваемые решения Роспатента не могут быть признаны законными и обоснованными ввиду следующего.

Объем правовой охраны изобретения по пункту 1 формулы патента Российской Федерации N 2651892 распространяется на любой стереоизомер указанного в этом пункте соединения по атому фосфора, в том числе и на Софосбувир, являющийся S-стереоизомером по атому фосфора. Софосбувир является стереоизомером соединения по пункту 1 формулы названного патента, поскольку объем правовой охраны изобретения по этому патенту распространяется как на S-, так и на R- стереоизомеры по атому фосфора.

При этом заявление о продлении срока действия подано компанией не в отношении всех возможных альтернатив пункта 1 формулы, а только в отношении конкретного S-стереоизомера по атому фосфора, т.е. в отношении Софосбувира. В то же время Роспатентом не отрицается, что предложенная компанией совокупность признаков, определяющая объем правовой охраны изобретения, идентична химической формуле Софосбувира, содержащейся в Регистрационном удостоверении N ЛП-003527 от 25.03.2016.

Таким образом, Софосбувир соответствует (является идентичным) объему правовой охраны изобретения по пункту 1 формулы в части признака "или его стереоизомер" как возможная альтернатива.

В то же время законодательство не содержит ограничений на продление срока действия исключительного права в отношении пунктов формул изобретений, если эти пункты сформулированы через альтернативные понятия, что, в свою очередь, допускается нормативными правовыми актами.

Так, пунктом 52 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 N 316 (далее - Требования), установлено, что формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента. В силу пункта 53 (1) Требований, допускается характеризовать в одном независимом пункте несколько изобретений-вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

Согласно пункту 46 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила от 25.05.2016 N 316), при экспертизе группы изобретений проверка патентоспособности осуществляется в отношении каждого изобретения, а если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Таким образом, в пункте формулы может содержаться как одна совокупность признаков, так и несколько.

Пунктом 88 Правил от 25.05.2016 N 316 также установлено, что для оценки идентичности изобретений необходимо установить, совпадают ли полностью содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах формулы изобретения (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, - если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Следовательно, действующим нормативным регулированием устанавливается, что формула пункта определяет объем правовой охраны изобретения (или группы изобретений), при этом она может быть выражена через альтернативные понятия, а для установления патентоспособности и для целей установления идентичности оценке подлежит каждая альтернатива. Одновременно каждая альтернатива представляет собой отдельную совокупность признаков изобретения.

Аналогичные правила содержались в действовавшем на дату приоритета изобретения по патенту N 2651892 Административном регламенте исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденном приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327, позволяющем формулировать признаки изобретения через альтернативные понятия.

Данные положения не были приняты во внимание Роспатентом.

В описании патента Российской Федерации N 2651892 указано на существование двух возможных стереоизомеров по атому фосфора - как в виде S-стереоизомера, так и в виде R-стереоизомера соединения по пункту 1 формулы по отношению к признаку "или его стереоизомер".

Таким образом, по отношению к признаку "или его стереоизомер" возможны две альтернативы: R-стереоизомер, либо S-стереоизомер.

С учетом этого указание в пункте 8 Порядка на то, что совокупность признаков, определяющих объем правовой охраны продукта, характеризующих соединение или группу соединений, описываемых общей структурной формулой, должна быть идентична активному ингредиенту лекарственного средства, может относиться как ко всему пункту формулы, так и к конкретной совокупности признаков, если пункт формулы содержит несколько совокупностей признаков (альтернатив), а активному ингредиенту соответствует только одна из указанных в пункте совокупностей.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2014 по делу N СИП-155/2014, указавшем на отнесение к лекарственному средству одного из частных случаев изобретения, охарактеризованного в пункте формулы.

Иное толкование пункта 8 Порядка приводило бы к необоснованному ущемлению прав патентообладателей, сформулировавших изобретение через альтернативные признаки, при отсутствии соответствующих ограничений в законе.

В качестве дополнительного основания отказа в продлении исключительного права на изобретение Роспатент в решении от 09.10.2018 указал, что S-стереоизомер по атому фосфора, указанного в пункте 1 формулы соединения, не раскрыт, то есть описание изобретения не содержит сведений о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает такой активностью, которая позволяет его использовать по заявленному назначению.

Суд не может согласиться с таким выводом.

Вопреки выводу Роспатента, в описании к патенту N 2651892 соединение изопропиловый эфир (S)-2-{[(2R,3R,4R,5R)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор -3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-п ропионовой кислоты раскрыто, описание содержит сведения о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает активностью, позволяющей его использовать по заявленному назначению.

Кроме того, суд полагает возможным принять во внимание выводы, сделанные в судебных актах по делу N СИП-422/2018, в рамках которого Судом по интеллектуальным правам исследовался пункт 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478104 (тождественный пункту 1 формулы изобретения N 2651892), и описание к патенту N 2478104, совпадающее в рассматриваемой в настоящем решении части с описанием к патенту N 2651892.

Как указано в решении суда от 11.02.2019 по названному делу, признак "или его стереоизомер", указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения, является производным основного соединения изопропиловый эфир (S)-2-{[(211,311,411,5К.)-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4- фтор-3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламин о}-пропионовой кислоты. Основное соединение по пункту 1 формулы в силу хиральности атома фосфора представляет собой смесь диастереомеров, в которой атом фосфора может быть в R- или S-конфигурации.

Как указал суд, сам признак "стереоизомер" представлен в формуле в общем виде и не отражает ни его конфигурацию, ни физико-химических характеристик. В то же время описание к патенту Российской Федерации N 2478104 содержит примеры 25 и 81, в которых описан общий способ получения соединения по независимому пункту 1 формулы и проиллюстрировано разделение диастереомеров соответственно. Поскольку получение таких производных (стереоизомеров, выделенных из смеси диастереомеров) является стандартной процедурой при очевидности в данной области сохранения их свойств и активности, то необходимым и достаточным условием для охраноспособности такой группы соединений (стереоизомера в общем виде) является наличие в материалах заявки N 2009139968 на дату ее подачи сведений о получении таких производных без конкретного примера (конкретного соединения), что и было соблюдено патентообладателем.

Кроме того, в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2019 по названному делу отмечено, что в данном случае пунктом 1 формулы изобретения подтверждена возможность получения стереоизомеров в той мере, как это предусмотрено Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 N 82 (далее - Правила ИЗ), а возможность использования каждого конкретного стереоизомера для подавления репликации вируса гепатита С следует для специалиста из примеров, представленных в описании заявки. Президиум Суда по интеллектуальным правам также указал, что для соединения по пункту 1 формулы раскрыта возможность получения его стереоизомера, как это предусмотрено подпунктом 2 пунктом 19.5.1 Правил ИЗ.

Помимо этого, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что в силу пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ в случае отсутствия или недостаточности примеров с экспериментальными данными в первоначальном описании они могут быть представлены в дополнительных материалах по запросу экспертизы или по инициативе заявителя. При этом согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы. Материалами дела подтверждено, что на стадии экспертизы по существу в ответе заявителя на запрос экспертизы были представлены дополнительные примеры осуществления изобретения, в частности по пункту 1 формулы в отношении двух возможных R- и S-стереоизомеров, рассмотренных с примерами в статье.

Таким образом, довод Роспатента об отсутствии раскрытия S-стереоизомера в описании изобретения, которое, по мнению административного органа, не содержит сведений о том, что указанное соединение действительно было получено и оно обладает активностью, позволяющей его использовать по заявленному назначению, не соответствует выводам, сделанным Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-422/2018.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в деле N СИП-422/2018 предметом рассмотрения выступало иное решение Роспатента (решение от 19.02.2018), а состав лиц, участвующих в делах, отличается.

Между тем если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод. При этом иная оценка может следовать, например, из иного состава доказательств по второму делу, нежели те, на которых основано решение по первому делу.

Так, в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств" отмечено, что независимо от состава лиц, участвующих в деле о взыскании по договору и в деле по иску об оспаривании договора, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, учитывается судом, рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, рассматривающий второе дело, придет к иным выводам, он должен указать соответствующие мотивы.

В пункте 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что в случае, если до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрисдикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), квалификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом.

Аналогичный подход изложен в пункте 4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно которому по смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2 и 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать соответствующие мотивы.

Между тем в настоящем деле у суда не имеется оснований для приведения каких-либо иных мотивов и обстоятельств.

Содержащаяся в отзыве и письменных объяснениях Роспатента ссылка на то, что соединение S-стереоизомер было исключено самой компанией из пункта 8 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2478101 в ходе рассмотрения возражения против его выдачи, не может быть принята во внимание судом, поскольку данное соединение входит в независимый пункт формулы патента Российской Федерации N 2651892 в качестве альтернативы.

С учетом изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемые действия Роспатента не соответствуют пункту 2 статьи 1363 ГК РФ, нарушают право заявителя на продление срока действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Поскольку Судом по интеллектуальным правам установлено, что оспариваемые решения Роспатента не соответствуют закону и нарушают права и законные интересы заявителя, суд согласно пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приходит к выводу о наличии оснований для признания оспариваемых решений Роспатента недействительными.

В связи с тем, что иные, помимо указанных выше, основания отказа в продлении исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 (нарушение срока обращения за продлением срока действия исключительного права, обращение в связи с получением не первого, а последующего разрешения на применение и другие) Роспатентом в оспариваемых решениях не содержатся, при этом между лицами, участвующими в деле, отсутствует спор о соответствии заявленного для продления исключительного права соединения по пункту 1 дополнительного патента такой совокупности признаков как "стереоизомер по атому фосфора изопропилового эфира (S)-2-{[(2К.ЗК,4К,5Ю-5-(2,4-диоксо-3,4-дигидро-2Н-пиримидин-1-ил)-4-фтор- 3-гидрокси-4-метил-тетрагидрофуран-2-илметокси]-фенокси-фосфориламино}-пр опионовой кислоты", суд считает возможным удовлетворить требование компании об обязании Роспатента продлить срок действия исключительного права на изобретение и выдать дополнительный патент на него.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решений Роспатента недействительными является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для возложения бремени судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при обращении в суд, на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLS удовлетворить.

Признать недействительными решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.07.2018 об отказе в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892 и от 09.10.2018 об отказе в удовлетворении жалобы на отказ в продлении срока действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право патента Российской Федерации N 2651892 как не соответствующие пункту 2 статьи 1363 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продлить срок действия исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2651892 на основании заявления патентообладателя от 20.06.2018 и выдать дополнительный патент.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица GILEAD PHARMASSET LLS 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин