Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. N С01-450/2019 по делу N СИП-642/2018 Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку суд не учел, что истец участвовал в другом деле, в котором признан злоупотребляющим правом в отношении другого товарного знака

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2019 г. N С01-450/2019 по делу N СИП-642/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 декабря 2019 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Мындря Д.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3, корп. 2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450003, ОГРН 1110280024832), Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общества с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" (ул. Свободы, д. 35, стр. 12Б, подъезд 4, комн. 312, Москва, 125362, ОГРН 1167746814333) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-642/2018

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.06.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции".

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-349/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" - Гафуров Р.Ф. (по доверенности от 20.08.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, административный орган) от 09.06.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" (далее - общество, правообладатель, третье лицо).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2019 требования компании оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела решением Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 требования компании удовлетворены. Суд признал недействительным решение Роспатента от 09.06.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158, как не соответствующее нормам пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда от 30.09.2019 отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда.

По мнению заявителя кассационной жалобы, исходя из указаний суда кассационной инстанции и с учетом длительности периода времени, истекшего с даты подачи возражения в Роспатент, у суда первой инстанции отсутствовали основания для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент, поскольку судом не установлено существенного нарушения процедуры принятия решения и отсутствуют обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента. В данном случае суд должен был самостоятельно установить соответствие (несоответствие) оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Компания полагает, что при новом рассмотрении дела суд назначил предварительное судебное заседание при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку дело уже рассматривалось судом первой инстанции. Кроме того, заявление поступило в суд более года назад, и столь длительное рассмотрение дела является нарушением части 1 статьи 152 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель считает, что в решении суда содержатся не соответствующие постановлению суда кассационной инстанции противоречивые и неясные выводы в отношении вопросов о значимости словесного и изобразительного элементов, о признаках и степени сходства противопоставляемых товарных знаков.

Компания полагает, что суд первой инстанции сделал неверные и нарушающие пункт 6 статьи 1483 ГК РФ выводы о возможности оценки неиспользования противопоставленных обозначений в качестве обстоятельства, способного повлиять на вероятность смешения, поскольку неиспользование товарных знаков не может оказывать влияние на гипотетически определяемый риск смешения обозначений при возможном появлении на рынке однородных товаров.

Заявитель считает, что обстоятельства, которые согласно пункту 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) могут влиять на вывод о вероятности смешения товарных знаков, увеличивают риск смешения сравниваемых товарных знаков независимо от того, какой из них имеет более раннюю дату приоритета. При этом заявитель отмечает, что, поскольку спорный товарный знак используется правообладателем лишь на территории 26 регионов Российской Федерации, такое использование не может влиять на риск смешения.

В кассационной жалобе Роспатент, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, просит отменить решение суда, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент полагает, что в нарушение части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в обжалуемом решении не содержатся мотивы, по которым суд не согласился с выводом административного органа о несходстве сравниваемых товарных знаков и пришел к заключению о наличии в противопоставляемых обозначениях совпадающих элементов. При этом в решении суда содержатся выводы о том, что сравниваемые товарные знаки не сходны до степени смешения, поскольку производят в целом различное звуковое (в том числе за счет логических и интонационных пауз в спорном знаке) и визуальное впечатление, вызывают различные ассоциации.

Роспатент указывает на отсутствие в решении суда первой инстанции в нарушение части 1 статьи 65, статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценки доводов Роспатента, приведенных в отзыве и в письменных пояснениях. Так, не дана оценка доводам о различном звучании сравниваемых обозначений, о фантазийном характере противопоставленных знаков обслуживания и о наличии определенных семантических ассоциаций в отношении спорного товарного знака, о различиях в алфавите написания букв и в графических элементах сравниваемых обозначений, ведущих к выводу об отсутствии графического сходства.

По мнению административного органа, суд первой инстанции не обосновал, в чем выразились нарушение Роспатентом пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и существенное нарушение процедуры рассмотрения возражения, которое исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 138 Постановления N 10, не позволило административному органу всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражение заявителя.

Общество в кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение.

По мнению третьего лица, суд пришел к не соответствующему закону выводу об отсутствии признаков злоупотребления правом в действиях заявителя. При этом суд не учел нормы пунктов 3, 4 статьи 1, пунктов 1, 2 статьи 10 ГК РФ, а также разъяснения, содержащиеся в пункте 154 Постановления N 10 и в абзаце пятом пункта 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "ПАГ" (далее - Постановление N 8-П). Не учтено также то, что при рассмотрении дела N СИП-246/2019 действия того же заявителя признаны злоупотреблением правом. Решением Арбитражного суда Самарской области от 23.04.2015 по делу N А55-1744/2015 действия компании по приобретению права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 278820 также признаны злоупотреблением правом, что не было принято во внимание судом первой инстанции при рассмотрении настоящего дела.

Общество указывает, что суд первой инстанции не провел анализ обстоятельства неиспользования заявителем собственных товарных знаков, свидетельствующего о недобросовестной цели заявителя при приобретении и использовании прав на знаки обслуживания и об отсутствии угрозы смешения услуг заявителя и общества. Судом также не учтены обстоятельства активного и широкого использования обществом спорного товарного знака для функционирования аптечной сети, охватывающей 21 регион и включающей более 500 аптечных пунктов. Судом не приняты во внимание влияющие на вероятность смешения обстоятельства, указанные в пункте 162 Постановления N 10. При этом неиспользование собственных знаков обслуживания заявителем по делу, повышенная степень внимательности потребителей рынка лекарственных средств, лицензирование деятельности аптечных организаций и наличие специальных правил реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий уменьшают возможность смешения сравниваемых средств индивидуализации.

Правообладатель указывает на создание обозначения, зарегистрированного в качестве спорного товарного знака, по заказу первоначального подателя заявки на регистрацию, на приобретение узнаваемости и репутации указанным обозначением в процессе собственной деятельности общества.

Третье лицо ссылается также на судебную практику по делам, в которых принадлежащие компании товарные знаки являлись основанием для оспаривания иных регистраций и в которых действия заявителя признавалась злоупотреблением правом, на большое количество зарегистрированных на имя компании товарных знаков и поданных заявок на регистрацию.

По мнению общества, суд не дал оценку его доводу о том, что заявитель применил меры защиты своего права при отсутствии у него правомерного интереса, что означает наличие в его действиях злоупотребления правом.

Компания представила отзывы на кассационные жалобы Роспатента и общества.

В отзыве на кассационную жалобу Роспатента компания согласилась с доводом административного органа об отсутствии оснований для направления возражения на рассмотрение в Роспатент, оспорив доводы последнего о том, что судом сделаны неверные и необоснованные выводы о наличии сходства сравниваемых товарных знаков ввиду наличия повторяющихся элементов.

В отзыве на кассационную жалобу общества компания указывает на отсутствие оснований для выводов о злоупотреблении правом при обстоятельствах данного спора и на неотносимость приведенной третьим лицом судебной практики.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества и Роспатента.

Представитель компании, извещенной надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в поданной им кассационной жалобе, возражал против доводов кассационной жалобы компании, касающихся необходимости удовлетворения требований заявителя, и не возражал против доводов кассационной жалобы общества, пояснив, что оценка обстоятельств злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Представитель общества поддержал доводы, изложенные в поданной им кассационной жалобе, просил ее удовлетворить, указал на несогласие с доводами кассационной жалобы компании и поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе Роспатента.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях в отношении жалобы.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 629158 зарегистрирован с приоритетом от 05.07.2016.

Правообладателем указанного товарного знака является общество.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 629158 является комбинированным, состоит из словесного элемента "АПТЕКА", буквы "А" и словесного элемента "МЕГА", которые разделены небольшим элементом круглой формы. Словесные элементы "АПТЕКА", "А" и "МЕГА" выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещены на двух строках. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде окружности, разделенной горизонтальной чертой пополам, при этом в нижней части окружности находится буква "А", а в верхней части - небольшой круг. Указанный изобразительный элемент, помещенный в окружности, напоминает по форме стилизованное изображение человека. Словесный элемент "АПТЕКА" является неохраняемым.

Правовая охрана товарному знаку в цветовом сочетании "красный, зеленый" предоставлена для индивидуализации широкого перечня товаров 3, 5, 10-го классов и услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Компания 02.06.2018 обратилась в Роспатент с возражением, обоснованным тем, что правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ. Данное возражение мотивировано в том числе наличием у компании исключительного права на сходные до степени смешения со спорным товарным знаком знаки обслуживания, зарегистрированные для индивидуализации части услуг 35-го класса МКТУ и имеющие более раннюю дату приоритета.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 278820 с приоритетом от 29.04.2003 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из двух элементов, верхней стилизованной буквы "А" и нижней буквы "А" и через серебристую точку стилизованное слово "MEGA". Все основные элементы товарного знака имеют ровную сплошную заливку красного цвета, за исключением точек внутри большой буквы "А" и между буквой "А" и словом "MEGA". Указанная информация содержится в заявлении на регистрацию названного товарного знака по заявке N 2003708974.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 529317 с приоритетом от 29.04.2003 выполнен в виде словесного обозначения, стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 09.06.2018 в удовлетворении возражения компании отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629158 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из отсутствия вероятности смешения спорного и противопоставленных знаков.

Не согласившись с данным решением Роспатента и полагая, что оно является недействительным, поскольку принято с нарушением действующего законодательства и затрагивает права и законные интересы компании, последняя обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

При первом рассмотрении дела суд первой инстанции по результатам проверки законности оспариваемого ненормативного правового акта и проведенного судом анализа сходства признал обоснованными выводы Роспатента об отсутствии сходства между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 629158 и знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 278820 и N 529317 и о соответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия угрозы смешения сравниваемых обозначений в сознании потребителей.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы компании решение суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Президиум исходил из того, что судом первой инстанции проведен самостоятельный анализ сходства противопоставляемых товарных знаков. Однако при проведении этого анализа суд не учел наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих словесных элементов; не определил с учетом этого степень сходства противопоставляемых обозначений (пункт 162 Постановления N 10); не установил, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Президиум обратил внимание суда первой инстанции на то, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается; следовало также учесть наличие в сравниваемых обозначениях словесных элементов "" и "" / "AMEGA", их фантазийный характер и неохраняемость словесного элемента "АПТЕКА" в спорном товарном знаке.

В отношении оценки однородности товаров и услуг президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что суд первой инстанции, согласившись с выводами Роспатента об однородности ряда услуг 35-го класса МКТУ спорного и противопоставленных товарных знаков, не учел, что при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 также указано, что лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков (знаков обслуживания) при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления иных факторов не требуется. При этом поскольку не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих словесных элементов, подход суда первой инстанции об отсутствии необходимости учета однородности товаров в числе признаков, свидетельствующих о вероятности (или отсутствии вероятности) смешения, признан противоречащим подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Кроме того, поскольку в данном случае имеет место не однородность, а идентичность ряда услуг, вероятность смешения товарных знаков (знаков обслуживания) возрастает.

В постановлении суда кассационной инстанции указано также, что из решения суда не усматривается, по каким конкретно критериям услуги 35-го класса МКТУ "агентства по коммерческой информации; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; услуги по сравнению цен" спорного товарного знака признаны неоднородными услугам 35-го класса МКТУ "изучение рынка; рекламные агентства" противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 278820.

С учетом этих обстоятельств президиум пришел к выводу о том, что поддержанный судом первой инстанции вывод Роспатента об отсутствии вероятности смешения спорного товарного знака и противопоставленных знаков обслуживания сделан без анализа всех имеющих значение для дела обстоятельств, влияющих на вывод о вероятности смешения обозначений.

Отменяя решение суда и направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал суду первой инстанции на необходимость дать правовую оценку законности выводов, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, и, обеспечив полноту исследования имеющихся в деле доказательств и установление значимых для правильного разрешения спора обстоятельств, рассмотрев доводы и возражения лиц, участвующих в деле, принять законный судебный акт.

При новом рассмотрении дела компания дополнительно заявила довод о злоупотреблении правом, не анализировавшийся при первоначальном рассмотрении дела, но высказывавшийся при рассмотрении дела Роспатентом.

Суд установил, что в оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу об однородности части услуг 35-го класса МКТУ спорного товарного знака и противопоставленных знаков обслуживания. Суд указал также, что имеет место идентичность ряда услуг.

Суд первой инстанции пришел к заключению о том, что Роспатент сделал неверный вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку не учел наличие в них совпадающих элементов. Неверное утверждение Роспатента об отсутствии сходства привело к отсутствию анализа в оспариваемом решении степени этого сходства, влияния однородности части услуг и иных факторов на вопрос о вероятности смешения.

В отношении заявленного третьим лицом довода о злоупотреблении компанией правом при подаче возражения суд указал, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. При этом злоупотребление правом устанавливается применительно к конкретному потерпевшему и в результате конкретных действий лица, злоупотребившего правом. С учетом этого злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу. Общество не представило доказательства того, каким образом подача возражения осуществлялась заявителем исключительно с намерением последнего причинить вред третьему лицу.

На основании установленного суд пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения компании Роспатент не дал оценку всем существенным обстоятельствам дела и доводам заявителя. Суд указал, что данные обстоятельства могли повлечь вынесение Роспатентом незаконного решения по результатам рассмотрения возражения и не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании от 02.02.2018 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 629158 с учетом решения суда.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Изучив доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента по принятию оспариваемого ненормативного правового акта и о применимом законодательстве, включающем в себя с учетом даты приоритета спорного товарного знака (05.07.2016) ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе и в возражениях в отношении этой жалобы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, выслушав объяснения представителей Роспатента и общества, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исходя из положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака (пункт 1 статьи 1512 ГК РФ).

Положениями пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 этой же статьи Кодекса, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены ГК РФ.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, исходя из указанных положений гражданского законодательства злоупотреблением правом признается действие по осуществлению права, хотя формально законное, но имеющее противоправную цель.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 5 Постановления N 8-П, конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на него (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Как отмечено в пункте 170 Постановления N 10, законом не установлен специальный порядок признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена. Вместе с тем следует учитывать, что такое злоупотребление правом может быть установлено судом при рассмотрении иного дела, например по иску правообладателя о применении мер защиты принадлежащего ему права. Решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака в соответствии с установленной законом целью предоставления правовой охраны, с учетом приведенных официальных разъяснений содержания норм материального права могут считаться недобросовестными и не подлежать судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

В силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Вступившими в силу судебными актами по делу N А55-1744/15 установлено, что исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 278820 приобретено компанией по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (дата и номер государственной регистрации договора - 28.07.2014 N РД0153064). При рассмотрении указанного дела компания не представила письменные пояснения в отношении целей приобретения исключительного права на спорный товарный знак и причины его неиспользования, в то время как ответчик заявлял о злоупотреблении правом со стороны истца. Суд первой инстанции пришел к выводу о приобретении компанией исключительного права на товарный знак не с целью его использования для индивидуализации оказываемых ею услуг, а с целью причинения вреда лицам, использующим в своей деятельности сходные обозначения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 N 306-ЭС16-1500 указано, что, как установлено судами при рассмотрении дела N А55-1744/15, наличие конкуренции между сторонами спора не доказано, предъявление иска по указанному делу может быть расценено также в качестве злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске, а также что истец фактически приобрел исключительное право на товарный знак не с целью его использования для индивидуализации оказываемых им услуг, а с целью причинения вреда лицам, использующим в своей деятельности сходные обозначения.

При новом рассмотрении настоящего дела в суд первой инстанции представлены письменные пояснения общества, которое со ссылкой, в частности, на неиспользование знаков обслуживания заявителем, на выводы судов в том числе по делу N А55-1744/15 обращало внимание на злоупотребление компанией правом на обращение с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и на недобросовестность в действиях заявителя, указывая на необходимость отказа в защите исключительных прав заявителя на противопоставленные знаки обслуживания.

Из материалов настоящего дела не усматривается, что согласно положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации компания представляла суду содержательные возражения, касающиеся цели приобретения исключительного права на противопоставленные знаки обслуживания, обстоятельств их использования в соответствии со статьей 1484 ГК РФ, причин неиспользования, давало иные пояснения, исключающие возможность оценки ее действий в качестве злоупотребления правом.

Судом первой инстанции верно указано, что само по себе неиспользование товарного знака не влечет вывод о злоупотреблении правом при подаче возражения в Роспатент.

Верно также и то, что анализ наличия или отсутствия злоупотребления правом в действиях заявителя производится с учетом обстоятельств конкретного дела.

Однако в рамках рассмотрения довода третьего лица о злоупотреблении компанией правом вышеуказанные конкретные обстоятельства, положения материального и процессуального права и выводы, сделанные судами при рассмотрении дела N А55-1744/15, судом первой инстанции учтены не были.

Суд первой инстанции правильно отметил, что, по общему правилу, злоупотребление правом в отношении одного лица само по себе не означает злоупотребления правом по отношению к другому лицу.

Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица.

Вместе с тем к конкретному случаю злоупотребления правом - при приобретении исключительного права на товарный знак - положения статьи 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса и существа такого нарушения.

Недобросовестная цель приобретения исключительного права устанавливается единожды, и ее выявление порождает последствия не только для взаимоотношений лиц, участвующих в деле, в котором она анализировалась, но и в целом для самого товарного знака.

Более того, с учетом положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ последствия возникают и для других товарных знаков того же лица, если они сходны до степени смешения с товарным знаком, приобретение прав на который признано злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Указанное следует также из вышеизложенных разъяснений, содержащихся в пункте 171 Постановления N 10.

С учетом этого при рассмотрении настоящего дела в отношении противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 278820 суд первой инстанции должен был учесть выводы, сделанные судом при рассмотрении дела N А55-1744/15, а в отношении противопоставленного знака по свидетельству Российской Федерации N 529317 - проверить, не сходен ли он до степени смешения со знаком N 278820. Только в этом случае можно было бы признать проверенными доводы общества о злоупотреблении правом компанией.

Принимая во внимание изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что выводы суда первой инстанции об отсутствии злоупотребления правом в действиях компании не соответствуют материалам дела, сделаны с нарушением норм материального и процессуального права без учета оценки всех обстоятельств, значимых для рассмотрения данного дела (часть 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам в силу предусмотренной статьей 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации компетенции в данном случае лишен возможности самостоятельно проверить доводы общества о злоупотреблении правом, поскольку они подлежат проверке по отношению к знакам обслуживания как по свидетельству Российской Федерации N 278820, так и по свидетельству Российской Федерации N 529317. При этом к значимым обстоятельствам, подлежащим установлению, относится также то, являются ли противопоставленные знаки компании серией знаков, охраняющих исключительные права на сходные до степени смешения обозначения, поскольку с учетом выводов судов по делу N А55-1744/15 от этого зависит вывод о том, подлежат ли правовой защите права компании на оба противопоставленных средства индивидуализации. В том случае, если противопоставленные знаки обслуживания не будут признаны сходными до степени смешения, то лишь тот из них, приобретение которого признано злоупотреблением правом, следует исключить из противопоставления на основании статьи 10 ГК РФ.

Для установления указанных обстоятельств на основании пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело подлежит передаче на новое рассмотрение.

В отношении доводов кассационной жалобы Роспатента президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Как указано выше, выводы о наличии в действиях заявителя злоупотребления правом могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления по мотивам, не связанным с законностью либо незаконностью оспариваемого ненормативного правового акта. В связи с наличием оснований для отмены решения суда с направлением дела на новое рассмотрение анализ выводов, относящихся к вопросам наличия или отсутствия нарушений Роспатента, существенности этих нарушений и возможности устранить их в порядке судебного контроля, на данной стадии рассмотрения дела являлся бы преждевременным.

Вместе с тем в случае, если суд при новом рассмотрении дела придет к заключению об отсутствии оснований для выводов о злоупотреблении правом, при новом рассмотрении дела суду необходимо учесть указания, данные президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 25.07.2019, и провести анализ законности оспариваемого решения Роспатента по всем необходимым критериям. При этом основанием для направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент может являться лишь существенное нарушение процедуры его принятия или обстоятельства, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа. Соответствующие выводы должны быть судом мотивированы.

При этом необходимо принимать во внимание, что в таком случае с учетом повторного направления дела на новое рассмотрение выбор способа проверки сходства противопоставляемых обозначений и опасности их смешения (судебный или путем направления возражения на новое рассмотрение в Роспатент) должен отвечать задачам арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) и цели эффективности судопроизводства.

Изложенные в кассационных жалобах компании доводы, касающиеся правил установления сходства и оценки вероятности смешения сравниваемых обозначений, не могут рассматриваться как основания для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку, по существу, сводятся к несогласию с содержащимися в пункте 162 Постановления N 10 разъяснениями, обязательными к применению арбитражными судами при рассмотрении дел, а также с изложенными в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2019 указаниями, обязательными для суда первой инстанции, вновь рассматривающего дело.

Довод компании о том, что при новом рассмотрении дела у суда первой инстанции отсутствовали основания для назначения предварительного судебного заседания, основан на ошибочном понимании норм процессуального права. После отмены решения суда с направлением дела на новое рассмотрение спор подлежит разрешению с соблюдением всех процессуальных требований, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством, в том числе положений главы 14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом повторной отмены судебного акта суда первой инстанции дело подлежит рассмотрению в ином судебном составе (пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, уплаченной при подаче кассационных жалоб, подлежат распределению судом первой инстанции на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Излишне уплаченная обществом при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в сумме 1 500 рублей подлежит возврату ему из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.09.2019 по делу N СИП-642/2018 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Фарминвестиции" из федерального бюджета 1 500 (Одну тысячу пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной при подаче кассационной жалобы по чеку-ордеру от 21.11.2019 (операция 45).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Д.И. Мындря