Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 января 2020 г. N С01-1475/2019 по делу N А40-132697/2019 Принятые ранее судебные акты об удовлетворении иска о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки отменены, а дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку до признания в установленном порядке недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам ответчика действия по их использованию не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарные знаки истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 января 2020 г. N С01-1475/2019 по делу N А40-132697/2019

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Дрим Риэлти" (б-р Цветной, д. 26, корп. 1, пом. 22, Москва, 127051, ОГРН 5167746460250) и индивидуального предпринимателя Телеш Надежды Анатольевны (Москва, ОГРНИП 1157746652150) на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019 по делу N А40-132697/2019, принятые в порядке упрощенного производства

по иску общества с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости от Сбербанка" (пр-кт Кутузовский, д. 32, корп. 1, Москва, 121170, ОГРН 1157746652150) к обществу с ограниченной ответственностью "Дрим Риэлти" и индивидуальному предпринимателю Телеш Надежде Анатольевне о защите исключительных прав на товарные знаки.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости от Сбербанка" (далее - истец, общество "ЦНС") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Дрим Риэлти" (далее - общество "Дрим Риэлти"), индивидуальному предпринимателю Телеш Надежде Анатольевне (далее - ИП Телеш Н.А.) со следующими исковыми требованиями:

- обязать общество "Дрим Риэлти" и ИП Телеш Н.А. прекратить нарушение исключительных прав общества "ЦНС" на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 630064 и N 630063, а именно, запретить использование обозначений "ДримКлик" и "DreamClick", сходных до степени смешения с товарными знаками истца при оказании услуг, однородных услугам 35, 36, 37, 38, 42, 45-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, обязать удалить указанные обозначения с сайта http://dreamrealty.click;

- взыскать с ответчиков солидарно компенсацию в размере 200 000 рублей за нарушение исключительных прав истца на указанные товарные знаки.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2019 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 (резолютивная часть), оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ответчики обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просят указанные судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Дрим Риэлти" ссылается на то, что судами не учтено наличие у ИП Телеш Н.А. исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 714072 с приоритетом от 04.10.2018, N 723355 с приоритетом от 05.02.2019, N 731530 с приоритетом от 05.02.2019.

Общество "Дрим Риэлти" также считает выводы судов о сходстве до степени смешения товарных знаков истца со спорными обозначениями не соответствующими установленным обстоятельствам и представленным доказательствам. При этом податель кассационной жалобы ссылается на то, что судами не приняты во внимание выводы, содержащиеся в решении Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу N А40-108982/2019, об отсутствии сходства между товарными знаками истца и спорными обозначениями.

Кроме того, общество "Дрим Риэлти" ссылается на то, что ИП Телеш Н.А. необоснованно привлечена к солидарной ответственности по выплате компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, поскольку она является администратором доменного имени "dreamrealty.click", и могла быть привлечена к ответственности только в случае тождества либо сходства доменного имени с товарными знаками, в то время как в настоящем деле данное обстоятельство судами не установлено.

В кассационной жалобе ИП Телеш Н.А. содержатся те же доводы.

В письменных возражениях на кассационные жалобы ответчиков истец просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалоб.

В соответствии с частью 1 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу решения арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Необходимости проведения судебного заседания при рассмотрении кассационных жалоб судебной коллегией не усматривается. В силу части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение кассационных жалоб по настоящему делу осуществляется без вызова сторон.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационные жалобы, проверив в порядке статей 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 N 26 "О некоторых вопросах применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии правовых оснований для их удовлетворения в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Как следует из материалов дела и установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем следующих товарных знаков:

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 629971 с приоритетом от 23.09.2016;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 630064 с приоритетом от 23.09.2016;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 630063 с приоритетом от 23.09.2016.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал на то, что на сайте http://dreamrealty.click/, на котором рекламируются и продвигаются услуги в сфере недвижимости, используется обозначение "ДримКлик", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 630064.

ИП Телеш Н.А. является администратором доменного имени "dreamrealty.click". Общество "Дрим Риэлти", генеральным директором которого является Телеш Н.А., фактически размещает информацию на данном сайте.

После 05.02.2019 обозначение "ДримКлик" на этом сайте было заменено на обозначение "DreamClick", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 630063.

Как указал истец, он и общество "Дрим Риэлти" осуществляют аналогичные виды деятельности в сфере недвижимости. Истец является дочерним обществом ПАО Сбербанк, оказывает и продвигает на сайте https://domcIick.ru/ свои услуги в сфере недвижимости. Общество "Дрим Риэлти", являясь агентством недвижимости, осуществляет аналогичный вид деятельности, рекламируя свои услуги на сайте http://dreamrealty.click/. При этом перечень услуг, оказываемый сторонами, во многом совпадают.

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

Суд первой инстанции в порядке упрощенного производства принял решение в форме резолютивной части об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, отметив, что требования истца являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции, поскольку обозначения "ДримКлик" и "DreamClick" являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 630063 и N 630064, истец и ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности в сфере недвижимости.

Дополнительно суд апелляционной инстанции указал, что у ответчиков, вопреки доводам, изложенным в апелляционных жалобах, отсутствуют права на словесные обозначения "ДримКлик" и "DreamClick".

Суд по интеллектуальным правам не может признать указанные выводы судов законными и обоснованными ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и открытых реестров Роспатента, ИП Телеш Н.А. является правообладателем следующих товарных знаков:

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 714072 с приоритетом от 04.10.2018;

товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 731530 с приоритетом от 05.02.2019.

Таким образом, спорные словесные обозначения "ДримКлик" и "Dreamclick" являются элементами товарных знаков, принадлежащих ИП Телеш Н.А., являющейся также генеральным директором общества "Дрим Риэлти".

При этом правовая охрана товарным знакам ИП Телеш Н.А. предоставлена без дискламирования указанных словесных элементов, поэтому правовая охрана распространяется не только на изобразительные элементы товарных знаков, но и на эти словесные элементы.

В связи с этим указание суда апелляционной инстанции на то, что у ответчиков отсутствуют права на словесные обозначения "ДримКлик" и "DreamClick", не может быть признано в полной мере обоснованным.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 9 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 (далее - Обзор от 13.12.2007 N 122) при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 125 Постановления N 10.

Данные положения применимы и к товарным знакам.

Таким образом, до признания в установленном порядке недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам ИП Телеш Н.А. действия правообладателя по их использованию не могут быть расценены в качестве нарушения прав на товарные знаки истца.

Кроме того, суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на следующее.

Как установлено судом апелляционной инстанции, после 05.02.2019 обозначение "ДримКлик" на сайте http://dreamrealty.dick/ было заменено на обозначение "DreamClick". На данное обстоятельство указывал и истец в исковом заявлении.

Таким образом, на дату рассмотрения дела в суде первой инстанции обозначение "ДримКлик" ответчиками не использовалось.

Между тем суды запретили ответчикам использование в том числе и этого обозначения.

При этом судами не было принято во внимание положение статьи 1252 ГК РФ, в которой предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Из данной нормы следует, что при рассмотрении требования о пресечении нарушения суд устанавливает, продолжается ли нарушение.

В связи с этим заявленное требование подлежало удовлетворению лишь в том случае, если нарушение продолжалось на момент вынесения судом решения.

Вместе с тем суд считает необоснованной ссылку заявителей кассационных жалоб на то, что ИП Телеш Н.А., являясь администратором доменного имени "dreamrealty.click", могла быть привлечена к ответственности только в случае тождества либо сходства доменного имени с товарными знаками, в то время как в настоящем деле данное обстоятельство судами не установлено.

Как разъяснено в пункте 78 Постановления N 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из размещенной на сайте информации, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

В рассматриваемом случае судами установлено, что администратором доменного имени http://dreamrealty.click/ является Телеш Н.А., в то время как общество "Дрим Риэлти", генеральным директором которого она является, фактически размещает информацию на данном сайте.

С учетом этого выводы судов, касающиеся признания ИП Телеш Н.А. надлежащим субъектом ответственности, не противоречат вышеуказанным разъяснениям высшей судебной инстанции.

Принимая во внимание данные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с существенным нарушением норм материального права, которое повлияло на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав ответчиков, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах в указанной части, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Доводы заявителей кассационных жалоб о необходимости учета выводов, сделанных в решении Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2019 по делу N А40-108982/2019, об отсутствии сходства между товарными знаками истца и спорными обозначениями, подлежит оценке при новом рассмотрении дела с учетом того, вступит ли решение по указанному делу в законную силу.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.08.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2019 по делу N А40-132697/2019 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин

Судья

Е.С. Четвертакова