Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2020 г. по делу N СИП-829/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о частичном удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны комбинированному товарному знаку, поскольку установлено наличие высокой вероятности смешения спорного и противопоставленных ему товарных знаков в гражданском обороте

Решение Суда по интеллектуальным правам от 31 января 2020 г. по делу N СИП-829/2019
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 31 января 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Васильевой Т.В., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Золотарева Виктора Михайловича (г. Абакан, Республика Хакасия, ОГРНИП 304190128900018) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 12.07.2019 о частичном удовлетворении возражения от 01.03.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (Малая Красносельская ул., д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618).

В предварительном судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Золотарева Виктора Михайловича - Родионов М.Н. (по доверенности от 10.10.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ермаков А.И. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-363/41);

от публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Карагиоз С.В. (по доверенности от 28.02.2019 серии 77 АГ N 0793322).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Золотарев Виктор Михайлович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.07.2019 о частичном удовлетворении возражения от 01.03.2019 против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - общество).

В обоснование заявленного требования предприниматель ссылается на то, что рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653 было произведено Роспатентом без установления факта наличия заинтересованности лица, подавшего возражение, что противоречит подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 и пункту 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель отмечает, что к возражению не приложены документы, подтверждающие высокую различительную способность товарных знаков "МИШКА", которые бы позволяли сделать вывод о том, что это обозначение при размещении его на кондитерской продукции, ассоциируется у потребителя исключительно с продукцией общества.

По мнению предпринимателя, присутствие элемента "МИШКА" в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении этих товаров зарегистрированы содержащие словесный элемент "МИШКА" товарные знаки разных правообладателей.

Как полагает заявитель, зарегистрировав товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028 в отношении кондитерской продукции, общество фактически преследует цель заблокировать возможность для иных лиц заниматься конкурентным развитием рыночных отношений, потому как сам правообладатель не использует эти товарные знаки, а их регистрация была произведена лишь с целью воспрепятствования конкуренции.

Предприниматель считает недостоверной приводимую обществом в возражении информацию о том, что оно является одним из старейших предприятий России, производящих кондитерскую продукцию, так как согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) общество зарегистрировано в качестве юридического лица 25.09.2002.

Исходя из этого, заявитель утверждает, что оспариваемое решение Роспатента является незаконным, так как Роспатентом не установлена заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

С точки зрения предпринимателя, регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653 не противоречит положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку указанный товарный знак не сходен до степени смешения с товарными знаками общества.

Заявитель считает, что особенности графического исполнения шрифта и композиции спорного знака не позволяют рассматривать слова "МИШКА" и "В МАЛИННИКЕ" как отдельные самостоятельные элементы знака, поскольку благодаря композиционному построению эти слова и читаются и воспринимаются исключительно как словосочетание.

Предприниматель признает тот факт, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент "МИШКА", однако, по его мнению, наличие такого совпадения не позволяет признать знаки сходными ввиду того, что за счет присутствия в заявленном обозначении словесного элемента "В МАЛИННИКЕ" сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства - количеству слогов, звуков, сравниваемые обозначения существенным образом отличаются по длительности звучания, а также по составу гласных и согласных звуков.

Ссылаясь на непредставление обществом доказательств, подтверждающих высокую различительную способность обозначения "МИШКА" и позволяющих потребителям ассоциировать кондитерскую продукцию с названием, включающим указанное обозначение, исключительно с правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской федерации N 197294 и N 221028, заявитель считает, что в связи с существованием множества товарных знаков других правообладателей сильным элементом спорного товарного знака являются слово "В МАЛИННИКЕ".

Предприниматель также отмечает, что словосочетание "МИШКА В МАЛИННИКЕ" имеет иное смысловое значение, чем словесные элементы "МИШКА MISHKA" противопоставленных товарных знаков, так как за счет наличия дополнительного указания "В МАЛИННИКЕ" спорное обозначение порождает ассоциации, связанные с медведем, медвежонком в малиннике (из народного фольклора известно, что "Миша / медведь" - большой любитель малины). При этом заявитель обращает внимание на то, что словосочетание "В МАЛИННИКЕ" имеет разные толкования в русском языке (медведь в кустах малины, один мужчина в женском коллективе).

С учетом изложенного предприниматель полагает, что именно словосочетание "В МАЛИННИКЕ" является доминирующим элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653, определяющим то значение слова "МИШКА", которое реализуется в соответствующем определенном контексте.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что комбинированное обозначение, защищенное товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 682653, включает в свой состав графические элементы, выполненные с использованием широкой цветовой гаммы, а также с использованием оригинальных изображений, которые при первом взгляде на изображение запоминаются и участвуют в дальнейшем формировании образа знака, тогда как принадлежащие обществу товарные знаки являются обычными словесными обозначениями, выполненными заглавными буквами без использования цвета.

В дополнение к изложенной позиции относительно отсутствия сходства до степени смешения между спорным и противопоставленными обозначениями заявитель отмечает, что наличие спорного товарного знака не будет провоцировать недобросовестную конкуренцию, так как на российском рынке оба знака уже достаточно давно сосуществуют и их наличие не препятствует деятельности правообладателей. В частности, предприниматель указывает на то, что он является правообладателем словесного товарного знака "МИШКА В МАЛИННИКЕ" по свидетельству Российской Федерации N 630985 (приоритет от 17.12.1997), комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 705799 (приоритет 24.08.2018) и еще более десяти товарных знаков, включающих словосочетание "МИШКА В МАЛИННИКЕ", в связи с чем ему нет необходимости копировать знаки общества, чтобы продвигать свою продукцию, которая давно присутствует на российском рынке и пользуется заслуженным доверием и репутацией хорошего продукта у потребителя.

Роспатентом представлен отзыв на заявление предпринимателя, в котором он просит оставить заявленное требование без удовлетворения.

Возражая против доводов заявителя об отсутствии сходства между спорным товарным знаком и противопоставленными товарными знаками общества, Роспатент отмечает, что поскольку элемент "МИШКА" спорного товарного знака является словесным, расположен в центральной части товарного знака, с которой начинается осмотр обозначения, выполнен буквами более крупного размера по сравнению с элементом "В МАЛИННИКЕ", а также семантически связан с изобразительным элементом, он выполняет основную индивидуализирующую функцию в спорном товарном знаке, то есть является его доминирующим элементом.

В связи с этим Роспатент полагает, что словесный элемент "МИШКА", который выполняет основную индивидуализирующую функцию в спорном обозначении, подлежит сравнительному анализу со словесными товарными знаками "МИШКА/MISHKA" по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028, принадлежащими обществу.

Основываясь на критериях, предусмотренных Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), Роспатент отмечает, что звуковое и смысловое сходство спорного и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в их состав словесного элемента "МИШКА"; поскольку словесный элемент "МИШКА В МАЛИННИКЕ" не является устойчивым словосочетанием, анализ сходства словесных элементов сравниваемых товарных знаков должен проводиться как в целом, так и по каждому элементу в отдельности; наличие у словесного элемента "МИШКА В МАЛИННИКЕ" иного значения, отличающегося от значения слова "МИШКА", не подтверждается материалами дела; визуальные отличия спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков не влияют на вывод об их сходстве, поскольку установлено семантическое и фонетическое сходство доминирующего словесного элемента этих знаков.

Роспатент обращает внимание на то, что содержащийся в оспариваемом решении вывод об однородности товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, заявителем не оспаривается.

Отклоняя ссылки предпринимателя на другие регистрации товарных знаков, Роспатент указывает на то, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно с учетом фактических обстоятельств дела.

С учетом вышеизложенного Роспатент полагает обоснованным вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653 в отношении товаров 30-го класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не соглашаясь с доводом предпринимателя о том, что общество неправомерно было признано лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653, Роспатент поясняет, что заинтересованность общества обусловлена сходством спорного товарного знака с принадлежащими обществу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028.

Роспатент ссылается на то, что подтверждением заинтересованности общества в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653 является факт принадлежности обществу исключительных прав на серию товарных знаков, содержащих словесный элемент "МИШКА", а также то, что являясь производителем товаров, однородным тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, общество использует сходное до степени смешения обозначение в своей хозяйственной деятельности.

Обществом представлен отзыв на заявление, в котором оно просит отказать в удовлетворении заявленного требования.

По утверждению общества, его фактический интерес в прекращении правовой охраны спорного товарного знака выражался в исключении негативных последствий, связанных с одновременным присутствием в обороте кондитерских изделий со сходными до степени смешения обозначениями, поскольку это непосредственно влияет на сокращение доли оригинальной продукции, производимой и реализуемой обществом, и, как следствие, влечет снижение прибыли общества от реализации кондитерских изделий под обозначением "МИШКА".

Возражая против доводов предпринимателя об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 197295, N 221028 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 682653, общество отмечает, что сходство в рассматриваемом случае обусловлено прежде всего близким к тождеству сходством доминирующих словесных элементов, а однородность товаров, в отношении которых сравниваемые товарные знаки зарегистрированы усиливает вероятность их смешения в гражданском обороте.

По мнению общества, Роспатентом правильно установлено фонетическое и смысловое сходство сравниваемых товарных знаков и отсутствие влияния графических отличий на восприятие обозначений в целом.

При этом третье лицо обращает внимание, что словосочетание "МИШКА В МАЛИННИКЕ" не относится к так называемым синтагмам, то есть неразрывным, устойчивым словосочетаниям, предназначенным для использования как целое, а не по частям, в связи с чем, по его мнению, данное словосочетание с семантической точки зрения должно рассматриваться по каждому из составляющих его словесных элементов с учетом смысловой значимости одного элемента по отношению к другому.

Общество считает обоснованным вывод Роспатента о том, что основное логическое ударение в словосочетании "МИШКА В МАЛИННИКЕ" падает на словесный элемент "МИШКА", который имеет самостоятельное семантическое значение, не связанное с кондитерскими изделиями и потому несет основную смысловую нагрузку в словосочетании "МИШКА В МАЛИННИКЕ", а словесный элемент "В МАЛИННИКЕ" выступает в качестве второстепенного элемента, характеризующего и дополняющего основное слово "МИШКА", так как указывает на место нахождения медведя.

Общество утверждает, что с 1967 года по настоящее время выпускает кондитерскую продукцию под обозначением "МИШКА", при этом осуществляемое обществом производство носит постоянный характер, что подтверждается справкой общества об объемах производства соответствующей продукции за период с 1967 года по 2019 годы, которые составили 12 338 576,77 кг. Данная продукция, как указывает общество, в настоящее время реализуются через различные каналы сбыта, в том числе через фирменные магазины "Аленка", а также через официальный интернет-магазин "Аленка": https://www.alenka.ru/product/konfety_mishka_rot_front/.

Общество возражает против довода предпринимателя о том, что оно, зарегистрировав товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 197295 и N 221028, пытается заблокировать деятельность конкурентов, отмечая, что основной целью регистрации им товарных знаков является обеспечение правовой охраны обозначения, используемого для продвижения собственной продукции.

Оспаривая ссылку предпринимателя на то, что товарные знаки предпринимателя и общества давно сосуществуют на рынке кондитерских изделий, общество обращает внимание на то, что словесный товарный знак "МИШКА В МАЛИННИКЕ" по свидетельству Российской Федерации N 630985 был приобретен истцом недавно, а именно 21.09.2017, в связи с чем широкая известность кондитерской продукции предпринимателя под обозначением "МИШКА В МАЛИННИКЕ" у потребителей просто не могла сформироваться, а ранее заявитель при реализации своей продукции использовал на упаковке иные обозначения, а именно "МИШУТКИНО" и "МИШУТКИНО СЧАСТЬЕ".

Предприниматель в поступившем в суд 27.01.2020 письменном возражении на отзывы Роспатента и третьего лица ссылается на то, что третье лицо не представило допустимых доказательств, позволяющих сделать выводы о том, что оно является правообладателем противопоставленных товарных знаков и производит однородные товары.

Заявитель отмечает, что представленная обществом справка о производстве и реализации обществом кондитерской продукции, маркированной обозначением "МИШКА", в период с 1967 по 1991 годы не может являться допустимым доказательством, так как общество зарегистрировано в качестве юридического лица 25.09.2002.

Кроме того, предприниматель обращает внимание на то, что согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Государственный реестр) в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 197295 и N 221028, их правообладателем является открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", в связи с чем общество не может ссылаться как на объемы выпущенной продукции, так и на его известность как производителя соответствующей продукции.

По утверждению заявителя, для среднестатистического потребителя название конфет "МИШКА" не известно, тогда как товары, маркированные спорным обозначением, уже присутствуют на российском рынке, что подтверждается фотографиями упаковок.

Предприниматель также ссылается на то, что целью регистрации спорного товарного знака являлось объединение в один знак двух принадлежащих предпринимателю товарных знаков - по свидетельствам Российской Федерации N 630985 и N 665078.

В судебном заседании 28.01.2020 представитель предпринимателя поддержал доводы, изложенные в заявлении и письменных возражениях.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзывах на заявление.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак "" по заявке N 2018706135 с приоритетом от 16.02.2018 был зарегистрирован Роспатентом 16.11.2018 за N 682653 на имя предпринимателя в отношении следующих товаров 30-го класса МКТУ: "ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный".

В Роспатент 01.03.2019 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, так как указанный товарный знак в отношении части товаров 30-го класса МКТУ сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028, зарегистрированными на имя общества.

Решением Роспатента от 12.07.2019 возражение общества было удовлетворено частично, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 682653 признано недействительным в отношении товаров 30-го класса МКТУ "вафли; галеты солодовые; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [кондитерские изделия]; пудра для кондитерских изделий; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; шоколад".

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент "МИШКА", зарегистрированных в отношении товаров 30-го класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 30-го класса МКТУ, что свидетельствует о заинтересованности общества в подаче возражения, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ.

Проведя сравнительный анализ спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков, Роспатент установил, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент "МИШКА".

Роспатент пришел к выводам о том, что доминирующим элементом спорного товарного знака является слово "МИШКА", поскольку оно расположено в центральной части знака и выполнено буквами более крупного размера, чем словесный элемент "В МАЛИННИКЕ", в связи с чем именно словесный элемент "МИШКА" акцентирует на себе основное внимание потребителя при восприятии им обозначения в целом; фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента "МИШКА" спорного товарного знака и противопоставленных товарных знаков "МИШКА" и "МИШКА" / "MISHKA" свидетельствует об их сходстве до степени смешения, несмотря на некоторые различия в графическом исполнении.

Роспатент в оспариваемом решении признал, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют в данном случае факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом.

Проанализировав перечни товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, Роспатент пришел к выводу об однородности товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и части товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, поскольку они либо совпадают по виду (вафли, конфеты, карамели, пралине), либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские изделия, сладости), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Исходя из этого, Роспатент установил, что имеются основания для признания спорного товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении части товаров 30-го класса МКТУ.

Роспатентом был отклонен довод правообладателя спорного товарного знака о принадлежности ему исключительного права на товарный знак "Мишка в малиннике" по свидетельству Российской Федерации N 630985, имеющего более ранний по сравнению с противопоставленными товарными знаками приоритет, поскольку вопрос сходства этих знаков не является предметом рассмотрения возражения.

Предприниматель, не согласившись с принятым Роспатентом решением от 12.07.2019, и полагая, что оно является недействительным, так как принято с нарушением действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы, обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, письменных возражениях, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением предпринимателем соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018706135 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653 (16.02.2018) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ и Правила N 482.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 этого Кодекса;

Пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Ссылаясь на отсутствие заинтересованности общества в подаче возражения, предприниматель утверждает, что общество не является правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 197295 и N 221028, так как согласно сведениям из Государственного реестра их правообладателем является иное юридическое лицо - открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", а также общество не могло являться производителем продукции, маркированной обозначением "МИШКА", в отношении которой представлены доказательства выпуска, и не может ссылаться на свою известность как производителя этой продукции, поскольку зарегистрировано в качестве юридического лица 25.09.2002.

Указанные доводы заявителя отклоняются Судом по интеллектуальным правам в силу следующего.

Признавая общество лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании несоответствия его регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент обоснованно исходил из того, что податель возражения является правообладателем товарных знаков, включающих словесный элемент "МИШКА", имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении однородных товаров, а также из представления доказательств, подтверждающих факт производства и реализации обществом кондитерской продукции, маркированной обозначением "МИШКА".

При этом следует отметить, что при рассмотрении возражения общества предприниматель не ставил под сомнение его заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, в том числе не отрицал, что общество является правообладателем противопоставленных товарных знаков и производителем продукции, маркированной этими знаками, оспаривая лишь факт сходства спорного и противопоставленных товарных знаков.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Правообладатель, против которого было подано возражение, заявление, не может быть лишен права в суде при рассмотрении дела о проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта приводить любые доводы и представлять доказательства, в том числе те, которые не были предметом рассмотрения в Роспатенте, федеральном органе исполнительной власти по селекционным достижениям.

Кроме того, и правообладатель, и податель возражения, заявления вправе представлять дополнительные доказательства по существу поданного возражения, заявления и принятого на его основе решения в опровержение доказательств, представляемых иными лицами, участвующими в деле, непосредственно в суд.

Принимая во внимание, что правообладатель спорного товарного знака при рассмотрении Роспатентом возражения не заявлял доводов о том, что общество не является правообладателем противопоставленных товарных знаков и производителем соответствующей продукции, Судом по интеллектуальным правам к материалам дела были приобщены не прилагавшиеся к возражению документы: выписка из ЕГРЮЛ на общество по состоянию на 27.01.2020; распоряжение от 08.10.1992 N 187-р "О приватизации Московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь"; заявка на регистрацию акционерного общества открытого типа "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" от 25.11.1992; свидетельство от 25.11.1992 N 050.108 о регистрации акционерного общества открытого типа "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; устав акционерного общества открытого типа "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", утвержденный 30.10.1992; свидетельство от 08.08.1996 N 50108 о регистрации изменений и дополнений в учредительные документы (преобразование в открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"); устав открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", утвержденный 20.04.1996; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 25.09.2002 в отношении открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" с ОГРН 1027700247618; выписка из протокола от 16.02.2003 N 14 внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; договор от 01.09.2003 N 002-юд о передаче полномочий исполнительного органа, заключенный между открытым акционерным обществом "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и обществом с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры"; выписка из протокола от 22.07.2017 общего собрания открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; устав публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", утвержденный 27.06.2017; лист записи в ЕГРЮЛ от 15.09.2017 в отношении публичного акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" с ОГРН 1027700247618.

Анализ перечисленных документов показывает, что датой регистрации общества в качестве юридического лица является 25.11.1992; оно было создано в результате приватизации государственного предприятия "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"; публичное акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" зарегистрировано в результате преобразования открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь".

При этом суд отмечает, что предприниматель, заявляя о том, что правообладателем противопоставленных товарных знаков является не податель возражения, а иное лицо, каких-либо доказательств своего утверждения не представил.

С учетом изложенного суд приходит к выводам о том, что общество является длительно существующим предприятием кондитерской промышленности и обладателем исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 197295 и N 221028, содержащие словесный элемент "МИШКА".

В опровержение не заявлявшегося при рассмотрении возражения довода о том, что общество не является производителем продукции, маркированной обозначением "МИШКА" обществом к отзыву на заявление были приложены следующие документы: справка от 28.10.2019 N 3юр./713 об объемах производства и реализации продукции под товарным знаком "МИШКА", в том числе лицензиатами за период с 1967 по 2019 годы, из которой следует, что общий объем реализации продукции за этот период составил 12 338 576,77 кг.; копии этикеток шоколада "МИШКА" производства кондитерской фабрики "Красный Октябрь"; сведения о составе шоколада "МИШКА"; копии страниц журнала "Моя Москва" N 7-8 2001 год; копии страниц каталога кондитерской продукции, маркированной обозначением "МИШКА"; копии дипломов за 1997 - 1998 годы, выданных обществу, в том числе за производство шоколадной пасты "Мишка"; годовые отчеты Московской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" за 1968-1973, 1975-1977, 1983, 1985-1986, 1990-1991, 1993 - 1994 годы, содержащие сведения о производстве шоколада "МИШКА"; сводные планы производства и продаж по цехам за 1997 год открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", содержащие сведения о производстве шоколада "МИШКА"; отчеты о выполнении планов по производству по цехам за 1999, 2001 год открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь", содержащие сведения о производстве шоколада "МИШКА"; распечатки страниц интернет-магазина "Аленка" (www.alenka.ru), содержащие предложения о продаже конфет "МИШКА" (производитель закрытое акционерное общество "Сормовская кондитерская фабрика"); декларация Таможенного Союза о соответствии, зарегистрированная 19.08.2016 по сроком действия до 19.08.2019, продукции закрытого акционерного общества "Сормовская кондитерская фабрика", в том числе на конфеты "МИШКА"; распечатка из Государственного реестра на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197294, из которой следует, что между правообладателем этого товарного знака (обществом) и закрытым акционерным обществом "Сормовская кондитерская фабрика" заключен лицензионный договор на использование указанного знака (зарегистрирован 04.08.2016).

Перечисленные доказательства также были приобщены судом к материалам дела с учетом вышеизложенной правовой позиции, содержащейся в пункте 137 постановления от 23.04.2019 N 10.

Исследовав данные доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, коллегия судей пришла к выводу о том, что этими доказательствами подтверждаются факты длительного и интенсивного использования самим обществом, его правопредшественником (государственным предприятием "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"), лицензиатами общества обозначения "МИШКА" для индивидуализации кондитерской продукции.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает правомерным вывод Роспатента о наличии у общества заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку по мотиву несоответствия регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Рассмотрев доводы заявителя относительно отсутствия сходства до степени смешения между принадлежащим ему товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 682653 и принадлежащими обществу товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об их необоснованности в силу следующего.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 тех же Правил предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 предусмотрено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 682653 является комбинированным и состоит из словесного элемента "Мишка в малиннике" в оригинальном графическом исполнении и стилизованного изображения улыбающегося медведя на фоне пейзажа, состоящего из деревенских домов, забора, деревьев, и трех цветных полос.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 197294 с приоритетом от 31.03.1999 зарегистрирован на имя открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия, карамель, конфеты, пралине, кондитерские изделия мучные" и представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита словесное обозначение "".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 221028 с приоритетом от 15.12.2000 зарегистрирован на имя открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кондитерские изделия; карамель [конфеты]; конфеты; пралине; вафли; кондитерские изделия мучные; торты" и представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение "".

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (действовавших на дату приоритета спорного товарного знака; далее - Методические рекомендации), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В пункте 6.3.2 Методических рекомендаций содержится разъяснение, в соответствии с которым при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в настоящем пункте, применяются в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Исследовав спорное обозначение в соответствии с вышеприведенными правилами и подходами, Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что поскольку элемент "МИШКА" спорного товарного знака является словесным, расположен в центральной части товарного знака, с которой начинается осмотр обозначения, выполнен темным цветом на более светлом фоне буквами более крупного размера по сравнению со словесным элементом "в малиннике", а также семантически связан с изобразительным элементом, то он выполняет основную индивидуализирующую функцию в спорном товарном знаке, а следовательно, является его доминирующим элементом, который подлежит сравнению со словесными элементами "МИШКА", входящими в состав противопоставленных товарных знаков.

При этом, вопреки доводу заявителя, словосочетание "В МАЛИННИКЕ" не может быть признано доминирующим элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 682653, поскольку расположено под обозначением "МИШКА", выполнено значительно более мелким шрифтом, является характеризующим (уточняющим) место нахождения Мишки.

Не имеется и оснований для оценки словесного обозначения "МИШКА В МАЛИННИКЕ" как единого элемента (на чем настаивает заявитель), поскольку указанное обозначение не относится к устойчивым словосочетаниям. В связи с этим судом не принимается и ссылка заявителя на необходимость сравнивать по фонетическому критерию обозначения "МИШКА" противопоставленных товарных знаков со словесным обозначением "Мишка в малиннике" спорного товарного знака.

Ссылка предпринимателя на то, что словосочетание "МИШКА В МАЛИННИКЕ" имеет иное смысловое значение, чем словесные элементы "МИШКА MISHKA" противопоставленных товарных знаков коллегией судей отклоняется, поскольку в рассматриваемом случае сопоставлению подлежит смысловое значение доминирующих элементов.

При этом элементы "МИШКА В МАЛИННИКЕ" и "МИШКА MISHKA" также не могут быть признаны имеющими различное смысловое содержание, поскольку соотносятся как частное и общее. Ссылка заявителя на то, что словосочетание "В МАЛИННИКЕ" имеет разные толкования в русском языке (медведь в кустах малины либо один мужчина в женском коллективе) не принимается судом в силу того, что применительно к спорному обозначению смысловое значение может толковаться только одним образом, учитывая композицию изобразительных элементов, на фоне которых изображен медведь.

Само по себе наличие в спорном товарном знаке графических элементов, выполненных с использованием широкой цветовой гаммы, которые участвуют в формировании образа знака, не влечет иного восприятия знака, поскольку, вопреки соответствующему доводу заявителя, внимание потребителя акцентируется на словесном элементе "МИШКА", доминирующем в этом комбинирующем обозначении.

Существование товарных знаков иных правообладателей, в составе которых также содержится словесный элемент "МИШКА", не свидетельствует о снижении различительной способности этого обозначения и необходимости признания сильным элементом элемента "В МАЛИННИКЕ", который носит лишь уточняющий характер по отношению к основному индивидуализирующему элементу.

Сравнение доминирующего в спорном комбинированном обозначении словесного элемента "Мишка" и словесных элементов "МИШКА", включенных в состав противопоставленных товарных знаков, позволяет прийти к выводу о высокой (близкой к тождеству) степени сходства этих словесных элементов.

Однородность товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, заявителем не оспаривается. При этом суд приходит к выводу о высокой степени их однородности, обусловленной либо идентичность товаров либо отнесением их к одной родовой группе (кондитерские изделия).

При установлении вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков коллегия судей считает подлежащими учету также иные обстоятельства, а именно: использование обществом противопоставленных товарных знаков для маркировки кондитерских изделий (шоколада, шоколадной пасты, конфет); длительность и непрерывность такого использования (с 1967 года по настоящее время); значительный объем производства и реализации обществом продукции, маркированной обозначением "МИШКА" (12 338 576,77 кг.), что может свидетельствовать о высокой степени известности этого обозначения потребителям; наличие у общества двух товарных знаков, объединенных одним словесным элементом "МИШКА".

При этом Суд по интеллектуальным правам не может сделать аналогичных выводов относительно спорного товарного знака, поскольку правообладателем этого товарного знака ни в Роспатент, ни в суд не представлено доказательств того, что указанный товарный знак используется для маркировки товаров 30-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован. Размещенные в тексте письменных возражений фотографии упаковок продукции не могут быть признаны доказательствами введения соответствующих изделий в гражданский оборот, длительности и объема производства этих товаров и, соответственно, известности спорного товарного знака потребителям.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии высокой вероятности смешения спорного и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте, а, следовательно, о правомерности вывода Роспатента о несоответствии регистрации товарного знака свидетельству Российской Федерации N 682653 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Коллегией судей не принимается ссылка предпринимателя на необходимость учета того, что наличие спорного товарного знака не будет создавать смешения с товарными знаками общества, поскольку на российском рынке противопоставленные товарные знаки длительное время сосуществуют со словесным товарным знаком предпринимателя "МИШКА В МАЛИННИКЕ" по свидетельству Российской Федерации N 630985 (приоритет от 17.12.1997), а также иными товарными знаками предпринимателя, включающими словосочетание "МИШКА В МАЛИННИКЕ".

В рассматриваемом случае суд исходит из того, что исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 630985 приобретено предпринимателем лишь 21.09.2017, сведений о его использовании прежним правообладателем для маркировки товаров 30-го класса МКТУ в деле не имеется. Иные товарные знаки, на номера регистраций которых сослался предприниматель (по свидетельствам Российской Федерации N 705799 и N 703780), имеют даты приоритета значительно более поздние (24.08.2018 и 16.02.2018 соответственно). Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 665078 (приоритет от 05.09.2017) является изобразительным и не содержит словесного элемента "МИШКА В МАЛИННИКЕ". Сведений о номерах регистраций других принадлежащих ему товарных знаков предприниматель не представил.

Кроме того, Роспатентом в материалы дела представлены решения о признании предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 705799 и N 703780 недействительным по мотивам, аналогичным мотивам, по которым принято оспариваемое по настоящему делу решение Роспатента.

Таким образом, данные товарные знаки не могут свидетельствовать об одновременном длительном существовании товарных знаков общества и серии товарных знаков предпринимателя, имеющих общий словесный элемент "МИШКА".

Судом по интеллектуальным правам отклоняется довод заявителя о том, обозначение "МИШКА", используемое для индивидуализации кондитерских изделий, не может ассоциироваться у потребителей исключительно с обществом, так как в отношении этих товаров зарегистрированы содержащие словесный элемент "МИШКА" товарные знаки разных правообладателей.

При этом суд исходит из того, что в настоящем споре не подлежат установлению вопросы, связанные с наличием либо отсутствием смешения товарных знаков общества с товарными знаками других правообладателей, известности обозначений, используемых иными лицами (помимо предпринимателя).

Вместе с тем предприниматель, заявляя об использовании иными производителя обозначений, содержащих словесный элемент "МИШКА", не представил доказательств присутствия в гражданском обороте такой продукции.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о несоответствии регистрацию спорного товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что регистрация товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 197294 и N 221028 в отношении кондитерской продукции была произведена обществом лишь с целью воспрепятствования конкуренции со стороны других лиц, не может быть признан обоснованным в силу того, что, как установлено судом, общество длительное время является крупным производителем продукции, маркируемой обозначением, составляющим указанные товарные знаки, а обращение с возражением против предоставления правовой охраны сходному до степени смешения товарному знаку является легальным способом защиты обществом принадлежащих ему исключительных прав.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на предпринимателя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что предпринимателем при подаче настоящего заявления государственная пошлина уплачена в размере, превышающем установленный размер, излишне уплаченная государственная пошлина на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Золотарева Виктора Михайловича оставить без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Золотареву Виктору Михайловичу (г. Абакан, Республика Хакасия, ОГРНИП 304190128900018) из федерального бюджета 5 700 (Пять тысяч семьсот) рублей государственной пошлины за подачу заявления, излишне уплаченной по платежному поручению от 11.10.2019 N 924.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Д.И. Мындря