Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2020 г. по делу N СИП-688/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатенту необходимо было исследовать доказательства, представленные заявителем в обоснование его довода о приобретении различительной способности заявленного обозначения

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2020 г. по делу N СИП-688/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 4 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Лебедева И.В., секретарь судебного заседания Гладихина И.Н.) дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" (ул. Ефимова, д. 4а, литера А, Помещение 20Н, Санкт-Петербург, 190031, ОГРН 1027810255043)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третьи лица: иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (One Carrier Place, Farmington, Connecticut 06032, USA), общество с ограниченной ответственностью "Твердый знакъ" (ул. профессора Качалова, д. 3, лит. О, ч.п. 25, эт. 4, Санкт-Петербург, 192019, ОГРН 1177847017644),

о признании недействительным решения Роспатента от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732658,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Клейнер А.Ю. (по доверенности от 24.09.2019), Дымарецкий Д.Ю. (по доверенности от 27.12.2018),

от ответчика: Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019),

от третьих лиц: не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" (далее - общество "МЛМ Нева трейд", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732658 и об обязании Роспатент повторно рассмотреть возражение от 20.04.2018.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (далее - компания) и общество с ограниченной ответственностью "Твердый знакъ" (далее - общество "Твердый знакъ").

В обоснование заявления общество "МЛМ Нева трейд" ссылается на ошибочность выводов Роспатента об отсутствии различительной способности у словесной части "трейд", входящей в состав заявленного на регистрацию обозначения.

Заявитель полагает, что словосочетание "Нева трейд", вопреки позиции Роспатента, является целостной композицией, входящей в состав заявленного обозначения, которое приобрело различительную способность в результате активного использования в хозяйственной деятельности общества "МЛМ Нева трейд". По мнению общества "МЛМ Нева трейд", предоставляемые им товары и услуги под заявленным обозначением стали популярны и узнаваемы на территории Российской Федерации.

Заявитель также ссылается на приобретение заявленным обозначением различительной способности вследствие интенсивного использования. Как указывает заявитель, им были представлены в Роспатент документы, подтверждающие активную 15-летнюю деятельность с использованием заявленного обозначения, однако, они не получили оценки в обжалуемом решении.

Кроме того, общество "МЛМ Нева трейд" оспаривает выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 (далее - противопоставленные товарные знаки), а также об однородности товаров, включенных в перечень заявки N 2016732658, товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана данным товарным знакам.

Кроме того, заявитель указывает на то, что от правообладателей противопоставленных товарных знаков им получены письма-согласия на регистрацию товарного знака по названной заявке. Ссылаясь на правовую позицию, содержащуюся в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление Пленума N 50), общество "МЛМ Нева трейд" полагает, что урегулирование возможных разногласий с правообладателями противопоставленных товарных знаков путем получения их согласия, которое необходимо в силу положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), является самостоятельным основанием для признания недействительным решения от 25.07.2018 и обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2016732658.

Представители общества "МЛМ Нева трейд" в судебном заседании заявленные требования поддержали.

Представитель Роспатента настаивал на законности и обоснованности решения от 25.07.2018, а также обратил внимание на то, что вышеупомянутые письма-согласия не представлялись заявителем при рассмотрении возражения и не могли быть предметом оценки при принятии оспариваемого решения, что, в случае удовлетворения заявленных требований, влечет необходимость учета разъяснений, изложенных в пункте 33 постановления Пленума N 50.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не явились. Суд счел возможным провести судебное заседание в их отсутствие в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение со словесным элементом "Нева трейд" "" по заявке N 2016732658 с приоритетом от 05.09.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя общества "МЛМ Нева трейд" в отношении товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 27.12.2017 в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке N 2016732658 было отказано в связи с несоответствием данного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В Роспатент 20.04.2018 поступило возражение общества "МЛМ Нева трейд" на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

Возражение было мотивировано доводами о том, что:

словесный элемент "трейд", входящий в состав заявленного обозначения, обладает различительной способностью, а обозначение является целостной композицией;

словосочетание "Нева трейд" написано в кириллице и не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или магазине;

анализ различных толковых словарей (в частности, "Толковый словарь Русского языка", "Толковый словарь Ефремовой", "Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля") показал, что словосочетание "Нева трейд" в них не приводится;

заявленное обозначение интенсивно использовалось непосредственно заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и тождественно его фирменному наименованию;

заявитель 15 лет занимает прочное место в лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). В основе производственной деятельности - применение современных передовых средств, механизмов и материалов в области строительства и обслуживанию лифтового оборудования;

заявитель обладает всеми необходимыми сертификатами, свидетельствами и разрешениями на выполнение проектных, монтажных и сервисных работ, получил большое количество благодарственных писем от управляющих компаний, председателей ТСЖ, жилищных агентств районов города, администраций;

заявитель является официальным дилером завода ОАО "Могилевлифтмаш", одного из ведущих производителей лифтового оборудования на территории стран СНГ;

заявитель проводит капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в домах: 2013 год - монтаж и наладка 549 лифтов в 12 районах города Санкт-Петербург, 2014 год - проведены работы в 11 районах города Санкт-Петербург, объем работ составил 713 лифтов на общую сумму 1 129,3 млн. руб., 2015 год - монтаж и наладка 725 лифтов в 9 районах города Санкт-Петербург и т.д.;

на заказы и вызовы выезжают специальные автомобили, маркированные заявленным обозначением, а также осуществлено множество публикаций в средствах массовой информации (например, "Аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах");

сравниваемые обозначения и противопоставленные товарные знаки не сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различия в количестве слов, слогов, составе гласных и согласных звуков;

сравниваемые обозначения и противопоставленные товарные знаки различаются визуально, поскольку имеют разное зрительное впечатление, различный вид шрифта и т.д.;

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, в состав которых словесный элемент "трейд" как в латинице, так и в кириллице входит в качестве охраняемого элемента (например, свидетельства N N 492013, 442923, 463371, 430541, 262208);

правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] занимается производством, продажей и обслуживанием устройств для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств, в то время как заявитель занимается иным видом деятельности, в связи с чем, они не могут пересекаться на рынке;

перечень услуг 42 класса МКТУ "исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров" противопоставленных товарных знаков [2-4] доказывает, что правообладатель не имеет никакого отношения к лифтовому оборудованию;

сравниваемые услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просил отменить решение Роспатента и произвести регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07 и услуг 35, 37, 42 МКТУ.

Решением Роспатента от 25.07.2018 в удовлетворении возражения общества "МЛМ Нева трейд" было отказано, решение Роспатента от 27.12.2017 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2016732658 оставлено в силе.

Оспариваемое решение Роспатента обусловлено тем, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в нарушение пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не обладает различительной способностью, а также сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, что не соответствует положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Так, в отношении словесных элементов "Нева" и "трейд" Роспатент указал, что они не образуют какой-либо единой смысловой конструкции. При этом, по мнению административного органа, наиболее значимым элементом в заявленном обозначении является словесный элемент "Нева" благодаря его семантическому доминированию в обозначении (географическое название реки Нева на северо-западе России), в то время как словесный элемент "трейд" (транслитерация английского слова "trade" - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка) не оригинален, систематически повторяется в различных средствах индивидуализации, в том числе в качестве неохраняемого элемента в составе товарных знаков. Таким образом, элемент "трейд" признан административным органом "слабым" элементом заявленного обозначения, при том что индивидуализация заявленных товаров и услуг будет происходить по оригинальному словесному элементу "Нева".

Роспатент также указал, что представленные обществом "МЛМ Нева трейд" документы не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В результате анализа спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков Роспатент установил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4, 5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, ввиду сходства словесных элементов "НЕВА" / "NEVA" по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, а заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 3, 6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, ввиду сходства словесных элементов "НЕВА" / "NEVA" по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В результате сопоставления товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ обозначения по заявке N 2016732658 с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, Роспатент пришел к выводу о наличии принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ одному лицу.

При этом Роспатент отклонил доводы заявителя в отношении осуществления разных видов фактической деятельности обществом "МЛМ Нева трейд" и правообладателями противопоставленных товарных знаков, указав, что сам факт ведения заявителем какой-либо деятельности не приводит к преодолению мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 25.07.2018, общество "МЛМ Нева трейд" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10)).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В соответствии правовой позицией, содержащейся в пункте 27 постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи (05.09.2016) заявки N 2016732658 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила ТЗ).

Доводы, изложенные в заявлении, сводятся, в том числе к несогласию общества "МЛМ Нева трейд" с выводом Роспатента о несоответствии государственной регистрации обозначения по заявке N 2016732658 положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Следовательно, оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит судебной проверке на соответствие указанной норме, согласно которой не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положение пункта 1 названной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил ТЗ для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно правовому подходу, изложенному в пункте 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, и подлежавшему применению Роспатентом при рассмотрении заявки и возражения, если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве доводов для преодоления мотивов отказа в регистрации заявленного обозначения в связи с отсутствием различительной способности, приведенных в запросе экспертизы.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением, а также иные сведения.

В обоснование приобретения заявленным обозначением различительной способности общество "МЛН Нева трейд" в Роспатент представило документы, содержащие сведения об объемах оказанных заявителем услуг по программам капитального ремонта, замены, модернизации лифтового оборудования под спорным обозначением с 2013 по 2016 годы, о территории реализации услуг в Российской Федерации, о длительности и регулярности использования спорного обозначения, а именно:

отчеты деловой репутации за 2016, 2017 годы;

свидетельство о допуске;

сертификат соответствия от 31.01.2017;

сертификаты ТЮФ OHSAS и ТЮФ ИСО;

благодарности, отзывы кооперативов, товариществ-собственников, награждения, грамоты, награды, дипломы и прочее;

договор N 14857-ОМ-4407-2004 и накладные N N Т60421, Т60509, Т60519, Т60817, Т60911, Т60415;

еженедельная аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах (выпуски N 51, N 52) (684-685) от 26.12.2016.

Однако, в оспариваемом решении Роспатент ограничился общим выводом о том, что представленные заявителем документы не являются достаточными для подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

В тексте обжалуемого решения отсутствует какое-либо исследование и анализ содержания представленных заявителем документов.

Вместе с тем, судебная коллегия приходит к выводу, что фактическое уклонение Роспатента от анализа этих доказательств является существенным нарушением процедуры рассмотрения возражения.

В отзыве на рассматриваемое заявление административный орган также уклонился от обоснования вывода об отсутствии доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства представители Роспатента не излагали каких-либо суждений в отношении правомерности выводов административного органа, касающихся применения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Вместе с тем суд не вправе в такой ситуации осуществлять самостоятельное исследование данного вопроса, подменяя административный орган, а также предопределять его выводы.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56) предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, из комплексного толкования норм, содержащихся в Правилах N 56, следует, что решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Как разъясняется в пункте 136 постановления Пленума N 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение повторно с учетом решения суда.

В оспариваемом решении Роспатент также указал, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Вместе с тем, абзац 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ устанавливает исключение из данного общего правила, согласно которому регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

При рассмотрении настоящего спора суд принимает во внимание, что в соответствии с пунктом 33 постановления Пленума N 50 с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Так, при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что ни статья 6.septies Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), ни ГК РФ не устанавливают требований к форме согласия на регистрацию товарного знака агентом.

Как отмечено в пункте 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.12.2009 N 190 (далее - Рекомендации), документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака составляется в произвольной форме.

Как указывается в Рекомендациях, документ может быть признан подтверждающим согласие, если в нем приведены следующие сведения:

полные сведения о лице, дающем согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые позволяют такое лицо идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

полные сведения о лице, которому выдается согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, позволяющие идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке (его наименование/имя, указание места жительства или места нахождения);

выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения;

конкретный перечень товаров/услуг, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

дата составления документа и подпись уполномоченного лица.

Документ, подтверждающий согласие правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения, должен представляться на русском или другом языке. В случае представления такого документа на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном порядке.

Если представленный документ, подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше требованиям к оформлению, то он не может являться выражением согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Данная правовая позиция согласуется с позицией президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в постановлении от 27.12.2017 по делу N СИП-329/2017.

Судебная коллегия, оценив представленные в материалы дела письмо-согласие от 20.12.2019, выданное правообладателем противопоставленных товарных знаков - компанией, а также двустороннее Соглашение об урегулировании судебных споров и о согласии на регистрацию товарных знаков от 20.12.2019 и письмо-согласие от 30.12.2019, выданное правообладателем противопоставленных товарных знаков - обществом "Твердый знакъ", а также двустороннее Соглашение о предоставлении согласия Правообладателя на регистрацию товарных знаков и акт к нему от 30.12.2019, приходит к следующим выводам.

Названные письма-согласия соответствуют требованиям, установленным Рекомендациями, содержат все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателей "старших" товарных знаков на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства никем не оспариваются, и иное из материалов данного дела не следует.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума N 50, в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, принимая во внимание необходимость исследования Роспатентом доказательств, представленных заявителем в обоснование его довода о приобретении различительной способности заявленного обозначения, а также с учетом представленных в суд писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков, судебная коллегия приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта как не соответствующего пункту 1 и подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления Пленума N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "МЛМ Нева трейд" от 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732658.

Как указано в пункте 137 постановления Пленума N 10, установление судом обстоятельств, на которые стороны не ссылались при рассмотрении возражения, заявления, подлежит учету при взыскании судебных расходов.

В случае если решение Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям подлежит отмене исходя из доказательств, представленных непосредственно в суд, судебные расходы подлежат возложению на лицо, их представившее.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления Пленума N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названные письма-согласия были получены им после принятия оспариваемого решения Роспатента.

На основании статей 13, 1248, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 121-123, 156, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732658, как не соответствующее пунктам 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" от 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732658 с учетом решения суда по настоящему делу.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

И.В. Лапшина