Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2020 г. по делу N СИП-694/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку в обжалуемом решении не решен вопрос о вероятности смешения между спорным товарным знаком и товарным знаком заявителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2020 г. по делу N СИП-694/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 17 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Голофаева В.В., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Жегаловой А.А. рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" (ул. Татарская, д. 1, лит. Л, оф. 303, г. Владивосток, 690039, ОГРН 1122536009210) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, 30, 1, Москва, 121059, ОГРН 1047730015200) от 26.07.2019.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Масложиркомбинат "Хабаровский" (ул. Краснореченская, д. 74, г. Хабаровск, 680006, ОГРН 1062723004541) и общество с ограниченной ответственностью Компания "ГРАСП" (ул. Новоивановская, д. 2, корп. А, г. Владивосток, 690005, ОГРН 1022501282836).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" - Коваль А.А. (по доверенности от 20.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-369/41);

от общества с ограниченной ответственностью "Масложиркомбинат "Хабаровский" - Краснова Н.В. (по доверенности 16.09.2019), Рыженков С.Б. (по доверенности от 13.10.2015).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" (далее - общество "ТОРГСИТИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 26.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 05.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 694255.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Масложиркомбинат "Хабаровский" (далее - общество "Масложиркомбинат "Хабаровский") и общество с ограниченной ответственностью Компания "ГРАСП" (далее - общество "ГРАСП").

По мнению заявителя, в оспариваемом решении Роспатент неправильно истолковал правовые нормы, а также ошибочно установил, что предоставление правовой охраны спорному товарному знаку не нарушает положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество "ТОРГСИТИ" указывает на то, что спорный товарный знак с приоритетом 14.05.2018, является сходным до степени смешения с обладающим более ранним приоритетом товарным знаком общества "ТОРГСИТИ" по свидетельству Российской Федерации N 607320, зарегистрированным в отношении тождественного товара 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "майонез".

Общество "ТОРГСИТИ" полагает, что спорное обозначение и зарегистрированный на его имя товарный знак сходны до степени смешения, соответственно вывод Роспатента об отсутствии такого сходства является ошибочным и не соответствует методологии, изложенной в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Заявитель указывает на то, что Роспатент необоснованно не принял во внимание тождество товара, в отношении которого предоставлена охрана товарному знаку заявителя и для которого зарегистрирован спорный знак, принадлежность товара "майонез" к товарам широкого потребления.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и не нарушает права и законные интересы заявителя.

Общество "Масложиркомбинат "Хабаровский" в отзыве также не согласилось с заявленными требованиями, просило оставить заявление без удовлетворения.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования, просил признать оспариваемое решение недействительным.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований.

Представители общества "Масложиркомбинат "Хабаровский" в судебном заседании заявили, что не поддерживают ранее приведенные доводы о злоупотреблении правом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 694255. В остальной части возражали против удовлетворения заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве.

Общество "ГРАСП", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в суд не обеспечило. Суд счел возможным рассмотреть спор в его отсутствие в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 694255 зарегистрирован на имя общества "Масложиркомбинат "Хабаровский" по заявке N 2018719487 с приоритетом от 14.05.2018 в отношении товара 30-го класса МКТУ "майонез", а также услуг 35-го класса МКТУ "сбыт продукции; услуги розничной и оптовой продажи товаров, указанных в 30-м классе, услуги розничные, предоставляемые мини-маркетами" (далее - спорный товарный знак).

Обществом "ТОРГСИТИ" подано возражение против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное тем, что он является сходным до степени смешения с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 607320 с приоритетом 09.02.2016, зарегистрированным для товара 30-го класса МКТУ "майонез", ввиду чего правовая охрана спорного знака не соответствует подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

По результатам рассмотрения названного возражения принято решение Роспатента от 26.07.2019, которым в удовлетворении возражения отказано, правовая охрана спорного товарного знака оставлена в силе (далее - оспариваемое решение).

Общество "ТОРГСИТИ", полагая, что оспариваемое решение не соответствует закону и нарушает права и законные интересы общества, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, отзывах на него, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовые позиции явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятию по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и сторонами не оспариваются.

Срок для подачи заявления об оспаривании ненормативного правового акта, установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, соблюден обществом "ТОРГСИТИ", что иными участвующими в деле лицами не оспаривается.

В пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (14.05.2018) на регистрацию спорного товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает часть четвертую ГК РФ и Правила N 482.

Порядок рассмотрения возражений установлен Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

В обоснование оспариваемого решения Роспатента положены выводы об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарным знаком заявителя, поскольку, несмотря на совпадение у указанных обозначений общего фона заливки (желтого) и наличие в них синего квадрата со скругленными углами, основная индивидуализирующая функция в сравниваемых знаках осуществляется именно по различным словесным элементам "Мировой" и "ЗОЛОТОЙ".

В оспариваемом решении также указано, что желтый фон является распространенным при маркировке товара "майонез", поскольку указывает на цвет самого продукта.

Кроме того, Роспатентом при принятии решения учтены сведения об использовании обществом "Масложиркомбинат "Хабаровский" и аффилированными с ним лицами до даты приоритета противопоставленного знака этикеток майонеза с желтым фоном и квадратной синей рамкой, а также подача обществом "Масложиркомбинат "Хабаровский" в 2007 году заявки на регистрацию в качестве товарного знака для товара "майонез" обозначения, содержащего желтый фон и квадратную синюю рамку.

Роспатент также отклонил ссылки общества "ТОРГСИТИ" на решение Арбитражного суда Хабаровского края по делу N А73-18266/2018, поскольку указанное решение содержит оценку сходства иных обозначений, ввиду чего не является преюдициальным при рассмотрении возражения.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Проверив по доводам заявления выводы Роспатента об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками, судебная коллегия считает, что указанные выводы сделаны с существенным нарушением процедуры принятия решения, вследствие чего обжалуемое решение не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в силу следующего.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из материалов дела, противопоставленные товарные знаки являются комбинированными обозначениями.

Согласно пункту 44 Правил N 482 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В обоснование вывода оспариваемого решения об отсутствии оснований для признания правовой охраны спорного знака не соответствующей пункту 6 статьи 1483 ГК РФ положен вывод Роспатента об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и товарным знаком заявителя. По мнению Роспатента, несмотря на некоторые элементы сходства, ввиду наличия в знаках различных словесных и изобразительных элементов, а также семантических отличий, выполняющих существенную роль при восприятии обозначений в целом, противопоставленные товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом.

Роспатент указывая, на то, что исходя из анализа сходства знаков оценивается, в первую очередь, сходство их словесных элементов, при этом наибольшее значение имеют охраняемые "сильные" элементы знаков, сравнил словесные элементы "Мировой" и "ЗОЛОТОЙ", являющиеся наиболее значимыми элементами сравниваемых знаков, и установил их очевидное несходство по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства.

Роспатент в оспариваемом решении указал, что противопоставленный знак имеет иное композиционное решение: центральную часть в знаке занимает словесный элемент "МАЙОНЕЗ", над которым помещен графический элемент в виде овала, в который вписан словесный элемент "ЗОЛОТОЙ"; в правую нижнюю часть знака включена плашка красного цвета, включающая словосочетание "ТРАДИЦИОННЫЙ ВКУС!"; в верхней и нижней частях знака помещены горизонтальные линии синего цвета.

Отклоняя довод заявителя о сходстве сравниваемых знаков ввиду включения в их состав сходного желтого фона и синей рамки, Роспатент указал, что индивидуализация товаров осуществляется за счет иных доминирующих словесных и изобразительных элементов, присутствующих в сравниваемых знаках.

В то же время по смыслу пункта 6 статьи 1483 ГК РФ при оценке сходства обозначений для решения вопроса о наличии смешения между противопоставленными товарными знаками с целью проверки охраноспособности обозначения устанавливается наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой. При наличии в указанных объектах правовой охраны совпадающих элементов не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений, а степень сходства подлежит учету при формулировании вывода о вероятности смешения наряду со степенью однородности товаров.

Вывод о наличии или отсутствии вероятности смешения делается на основе установления не только степени сходства обозначений, но также и степени однородности (тождественности) товаров.

В возражении заявителя против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку указано, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован для идентичного товара (майонез), что и спорный товарный знак.

Как следует из материалов дела, спорному и противопоставленному товарным знакам правовая охрана предоставлена в отношении идентичного товара (майонез).

В оспариваемом решении Роспатента приведен довод возражения, указывающий на тождество товаров противопоставленных знаков.

Однако данному доводу возражения в спорном решении оценка не дана, такое обстоятельство как идентичность товаров и её влияние на опасность смешения Роспатентом не изучено. Между тем идентичность товара, для которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, усиливает вероятность их смешения.

Выводы обжалуемого решения об отсутствии сходства до степени смешения между спорным и противопоставленным товарными знаками, основаны на том, что доминирующими элементами спорного и противопоставленного знаков, являются словесные элементы "Мировой" и "ЗОЛОТОЙ", которые очевидно несходны по фонетическому, графическому и смысловому признакам, а также на различное композиционное решение знаков.

Между тем, при рассмотрении возражений Роспатент установил совпадение отдельных элементов противопоставленных товарных знаков, а именно одинаковую фоновую окраску и одинаковую рамку в виде синего квадрата со скругленными углами, что влияет на степень сходства и вероятность смешения и ошибочно не учтено Роспатентом при принятии решения.

Так, при изучении вопроса об однородности товаров и услуг спорного и противопоставленного знаков Роспатент установил, что товар 30-го класса МКТУ "майонез" спорного и противопоставленного товарных знаков является идентичным, а услуги 35-го класса МКТУ спорного знака словесные элементы спорного знака очевидно относятся к продаже именно майонеза, поскольку элементы "МАЙОНЕЗ" и "Провансаль" прямо указывают на вид товаров, в отношении которых используется данный товарный знак.

Оценив указанные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу об однородности товаров 30-го класса МКТУ "майонез" противопоставленного товарного знака и услуг 35-го класса МКТУ "сбыт продукции; услуги розничной и оптовой продажи товаров, указанных в 30-м классе, услуги розничные, предоставляемые мини-маркетами" спорного знака, тесно связанных с продажами этого вида товара.

Между тем, степень сходства ошибочно не оценена Роспатентом при решении вопроса о возможности смешения сравниваемых товарных знаков.

При этом то обстоятельство, что товар "майонез" относится к товарам широкого потребления, означает, что вероятность смешения знаков может усиливаться, поскольку имеет место более низкая степень внимательности потребителей.

На повышение вероятности смешения в отношении товаров широкого потребления также обращалось внимание в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

В решении Роспатента также не установлена конкретная степень сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками с учетом совпадающих и отличающихся элементов (высокая, средняя или низкая) необходимая для оценки наряду со степенью однородности товара при решении вопроса о наличии или отсутствии смешения.

При таких обстоятельствах положенный в основу оспариваемого решения вывод Роспатента об отсутствии принципиальной возможности смешения обозначений потребителями является преждевременным.

Рассмотрев доводы, изложенные в отзывах Роспатента и третьего лица, судебная коллегия считает, что они соответствуют мотивам оспариваемого решения, выводы суда по которым изложены выше, и не соответствуют положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и правовым подходам высшей судебной инстанции.

Таким образом, Роспатентом существенно нарушена процедура принятия решения, что не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения заявителя, в частности установить степень влияния однородности товаров (услуг) на вероятность смешения, а также оценить указанное обстоятельство вместе со степенью сходства сравниваемых товарных знаков для правильного решения вопроса о вероятности смешения обозначений.

При таких обстоятельствах вывод оспариваемого решения об отсутствии сходства между спорным и противопоставленным товарными знаками, сделанный вопреки совпадению отдельных их элементов без учета идентичности товаров, не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Как отмечено выше, при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров (услуг), которая влияет на вероятность смешения обозначений, в отношении которых установлена та или иная степень сходства.

Лишь при полном отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков при применении положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ установления иных факторов не требуется.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что в обжалуемом решении в соответствии с представленными доказательствами, на основании исследования сходства сравниваемых товарных знаков и степени однородности товаров, не решен вопрос о вероятности смешения между спорным товарным знаком и товарным знаком заявителя.

Поскольку влияние идентичности/однородности товаров/услуг на возможность смешения товарных знаков Роспатентом не исследовано, в то время как указанное обстоятельство является существенным для решения вопроса о вероятности смешения, допущенные нарушения не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента.

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 136 постановления Пленума N 10, при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В пункте 138 постановления Пленума N 10 разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В связи с изложенным Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" от 05.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 694255 с учетом настоящего судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 05.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 694255 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" от 05.04.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 694255.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТОРГСИТИ" 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.С. Четвертакова