Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2020 г. по делу N СИП-689/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку Роспатенту необходимо исследовать доказательства, представленные заявителем в обоснование его довода о приобретении различительной способности заявленным обозначением

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2020 г. по делу N СИП-689/2018

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 14 февраля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" (ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 20Н, Санкт-Петербург, 190031, ОГРН 1027810255043) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение административного органа от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью обществом с ограниченной ответственностью "Твердый знак" (ул. профессора Качалова, д. 3, литера О, ч.п. 25, эт. 4, Санкт-Петербург, 192019, ОГРН 1177847017644) и иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (One Carrier place, Farmington, Connecticut, 06032, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Млм Нева-Трейд" - Дымарецкий Д.Ю. (по доверенности от 27.12.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ковалева О.А. (по доверенности от 26.04.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" (далее - общество "МЛМ Нева трейд") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.07.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения от 20.04.2018 на решение административного органа от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БГК" (далее - общество "БГК") и иностранное лицо - OTIS ELEVATOR COMPANY (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 решение Роспатента от 25.07.2018 признано недействительным.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в порядке части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд произвел замену общества "БГК" его правопреемником в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449 - обществом с ограниченной ответственностью "Твердый знак" (далее - общество "Твердый знак").

Общество "Твердый знак" и компания, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что обществом "Млм Нева-Трейд" 05.09.2016 в Роспатент была направлена заявка N 2016732652 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения "" в отношении товаров 07-го "лифты грузовые; лифты пассажирские; подъемники [лифты]; подъемники грузовые; подъемники, за исключением лыжных; установки подъемные; устройства подъемные; устройства для управления лифтами", услуг 35-го "демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", 37-го "установка, ремонт и техническое обслуживание лифтового оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание лифтов, подъемников" и 42-го "исследования в области механики; исследования технические; проектно-конструкторские разработки; проектирование; проектирование механизмов; услуги по проектированию лифтов, подъемных устройств и установок" классов МКТУ, которое было заявлено в качестве фантазийного обозначения по отношению к указанным товарам и услугам (том 1, л.д. 64).

Роспатентом 24.01.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине несоответствия его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).

Отказывая в регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, по результатам заключения экспертизы, было установлено, что словесный элемент "трейд" (транслитерация английского слова "trade" - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка) не обладает различительной способностью, и является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ), в связи с этим заявленное обозначение в составе словесного элемента "Нева" сходно по фонетическим, графическим и семантическим признакам до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент "НЕВА / NEVA", зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя третьих лиц, а именно:

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 486139, с датой приоритета от 16.06.2011;

- товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 486138, с датой приоритета от 16.06.2011;

- товарным знаком "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 268449, с датой приоритета от 06.12.2002;

товарным знаком "НЕВА" по свидетельству Российской Федерации N 412076, с датой приоритета от 13.08.2008;

товарным знаком "NEVA" по свидетельству Российской Федерации N 412075, с датой приоритета от 13.08.2008.

Вместе с тем 20.04.2018 в Роспатент от общества "Млм Нева-Трейд" поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2018, и просил принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент 25.07.2018 принял оспариваемое решение, которым отказал в удовлетворении поступившего 20.04.2018 возражения, оставив решение от 24.01.2018 в силе.

Отказывая в удовлетворении, поданного обществом "Млм Нева-Трейд" возражения, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 по фонетическому, семантическому и графическому критериям за счет наличия в их составе словесных элементов "НЕВА" / "NEVA", которые зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг, однако имеют более раннюю дату приоритета.

Между тем, после принятия обжалуемого решения общество "Млм Нева-Трейд" представило в Суд по интеллектуальным правам письмо-согласие, предоставленное ему компанией 20.12.2019 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 412076, N 412075, а также письмо согласие общества "Твердый знак" от 30.12.2019 в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, в которых названные третьи лица дали свое безотзывное согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке N 2016732652 для товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, указанных в заявке общества (том 6, л.д. 12-41).

В связи с чем, общество "Млм Нева-Трейд" полагает, что поскольку правообладатели товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, N 412076, N 412075 предоставили ему письма-согласия, в которых дали свое безотзывное согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке N 2016732652 для товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны, заявитель считает, что указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель общества "Млм Нева-Трейд" поддержал заявленные требования.

Представитель Роспатента, в свою очередь, поддержал позицию, изложенную в отзыве, считает законным и обоснованным вывод о несоответствии спорного обозначения пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Относительно представленных обществом "Млм Нева-Трейд" писем-согласий указал, что данные документы в Роспатент не представлялись, и не были предметом оценки при принятии оспариваемого решения, однако, с учетом их наличия, выразил готовность к повторному рассмотрению возражения общества.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), содержит отказ в удовлетворении поданного возражения заявителя в государственной регистрации товарного знака и затрагивает его права и законные интересы.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества и принятие решения по результатам его рассмотрения, входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как указано в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление Пленума N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Суд по интеллектуальным правам считает, что данная правовая позиция может быть применена и при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака.

Как указывалось выше, компания - правообладатель товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 412076, N 412075 и общество "Твердый знак" - правообладатель товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 486139, N 486138, N 268449, дали обществу "Млм Нева-Трейд" свое безотзывное согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке N 2016732652 для товаров 07-го и услуг 35, 37 и 42-го классов МКТУ, указанных в названной заявке (том 6, л.д. 12-41).

При этом названные письма-согласия содержат все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателей "старших" товарных знаков на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушают прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства никем не оспариваются, и иное из материалов данного дела не следует.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам считает, что в рассматриваемом случае может быть применено разъяснение, содержащееся в пункте 33 постановления Пленума N 50, в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, принимая во внимание необходимость исследования Роспатентом доказательств, представленных заявителем в обоснование его довода о приобретении различительной способности заявленного обозначения, а также с учетом представленных в суд писем-согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков, судебная коллегия приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта как не соответствующего пунктам 1 и 6 статьи 1483 ГК РФ.

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления Пленума N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "МЛМ Нева трейд" от 20.04.2018 на решение от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления Пленума N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, судебные расходы по уплате государственной пошлины применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в данном случае относятся судом на заявителя, поскольку названные письма-согласия были получены им после принятия оспариваемого решения Роспатента.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 199-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.07.2018 признать недействительным как несоответствующее пунктам 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "МЛМ Нева трейд" от 20.04.2018 на решение от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2016732652.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин