Определение Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2020 г. по делу N СИП-805/2019 "О назначении судебной экспертизы и приостановлении производства по делу"

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Васильевой Т.В., Мындря Д.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовым М.Р.,

рассмотрел в открытом предварительном судебном заседании заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" (ул. 30 лет Победы, д. 12, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033, ОГРН 1021801438196) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (ул. Ракетная, д. 30, корп. А, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426038, ОГРН 1021801162800).

В предварительном судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" - Голубева Л.П. (по доверенности от 11.11.2019 N 117) и Пелих А.Н. (по доверенности от 02.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старцева Б.Д. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-362/41);

от общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" - Матвеев А.Г. (по доверенности от 27.05.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Ижевский опытно-механический завод" (далее - общество "ИОМЗ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.07.2019 об отказе в удовлетворении возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель N 61285.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "КАУРИ" (далее - общество "КАУРИ").

В судебном заседании 17.02.2020 обществом "ИОМЗ" заявлено ходатайство о назначении судебной экспертизы, а также представлено платежное поручение, свидетельствующее о перечислении на депозитный счет Суда по интеллектуальным правам в счет оплаты стоимости экспертизы денежных средств в размере 120 000 рублей.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.02.2019 судебное разбирательство было назначено на 17.03.2020, Роспатенту и обществу "КАУРИ" было предложено представить перечень вопросов для постановки перед экспертом, кандидатуры экспертов, иные документы, необходимые для рассмотрения ходатайства о назначении судебной экспертизы, а обществу "ИОМЗ" - документы, подтверждающие квалификацию предложенных экспертов.

Роспатент в поступившем в суд 12.03.2020 ходатайстве возражал против назначения по делу судебной экспертизы, вместе с тем сформулировал вопросы, которые, по его мнению, должны быть поставлены перед экспертом в случае назначения судебной экспертизы.

От общества "КАУРИ" 16.03.2020 поступили письменные пояснения, в которых оно в качестве экспертной организации предлагает федеральное государственное автономное образовательное учреждение "Научно-исследовательский технологический университет "МИСиС", а также соглашается с вопросами, предложенными Роспатентом.

Заявителем в судебном заседании 17.03.2020 представлены следующие документы: письмо федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт металлургии и металловедения им А.А. Байкова Российской академии наук" (далее - Институт металлургии и металловедения) от 11.03.2020 N 12202-2115-162/Д, содержащее согласие на проведение судебной экспертизы, сведения об эксперте, срок и стоимость проведения судебной экспертизы, к которому приложены документы, подтверждающие квалификацию эксперта (Блинов Е.В., доктор технических наук, ведущий научный сотрудник); письмо федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина" Институт новых материалов и технологий от 17.01.2020 N 33.20-32/78, к которому приложены документы, подтверждающие квалификацию экспертов (Филиппова М.А., доктор технических наук, профессор кафедры металловедения и Логинов Ю.М., доктор технических наук, профессор кафедры обработки металлов давлением).

Заявителем в судебном заседании 17.03.2020 также представлены письменные пояснения, в которых он возражает против постановки перед экспертом вопросов, предложенных Роспатентом.

Представители общества "ИОМЗ" в судебном заседании поддержали ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Представители Роспатента и общества "КАУРИ" возражали против назначения судебной экспертизы по доводам, изложенным в письменных объяснениях от 11.02.2020 и письменных пояснениях от 17.02.2020, 16.03.2020 соответственно.

Рассмотрев ходатайство общества "ИОМЗ" о назначении судебной экспертизы, Суд по интеллектуальным правам полагает, что оно подлежит удовлетворению, учитывая необходимость применения специальных познаний для разрешения вопросов, связанных с химическим составом стали и влиянием отдельных химических элементов на достижение технических результатов.

В представленном ходатайстве о назначении судебной экспертизы общество "ИОМЗ" просит поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:

1. Имеется ли прямая причинно-следственная связь между наличием серы и фосфора в составе нержавеющей стали для изготовления прутка, которые содержатся не только как примесь, но и дополнительно вводится в состав согласно независимому пункту 1 полезной модели по патенту N 61285, на технический результат, выражающийся в повышенном сопротивлении коррозионному разрушению под напряжением, указанный в описании к патенту N 61285? Если да то почему, если нет, то почему?

2. Содержит ли описание патента сведения, что введение бора до 0,005% по расчету способствует удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии? Если да, то означает ли это, что техническая задача, которую решает полезная модель по патенту N 61285, сводится к удалению серы и фосфора из состава нержавеющей стали для изготовления прутка?

3. Можно ли на основании описания к полезной модели и Таблиц 1 и 2 утверждать, что удаление серы и фосфора из состава стали благоприятно влияет на технический результат полезной модели по патенту N 61285, а именно на повышенное сопротивление коррозионному разрушению под напряжением?

4. Являются ли фосфор и сера признаками формулы полезной модели по патенту N 61285, влияющими на технический результат, а именно на повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением?

5. Можно ли из описания полезной модели по патенту N 61285 сделать вывод, что признак ограничительной части независимого пункта формулы "сопутствующие примеси" раскрыт с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели?

6. Можно ли утверждать, что количественная характеристика состава стали, выраженная в массовых долях (процентах), приведенная в независимом пункте формулы, будет реальна (равна 100 мас. %), если помимо указанных компонентов будет дополнительно включен компонент "сопутствующие примеси"? Если да то почему, если нет, то почему?

7. Содержится ли в описании полезной модели по патенту N 61285 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели?

Роспатентом предложены следующие вопросы, которые, по его мнению, должны быть поставлены перед экспертом в случае назначения судебной экспертизы:

1. Содержат ли материалы патента Российской Федерации N 61285 на полезную модель или источники, ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы?

2. Содержит ли формула изобретения по патентному документу RU 2271402 С1 сведения о средстве того же назначения (прутке), что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?

Рассмотрев предложенные обществом "ИОМЗ" и Роспатентом вопросы, суд считает необходимым сформулировать вопросы, который будут поставлены перед экспертом, следующим образом:

1. Может ли изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402 исходя из его формулы свидетельствовать о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка, то есть являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?

2. Оказывают ли фосфор и сера в тех соотношениях, которые указаны в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285, влияние на достижение технических результатов - получение прутка с обточенной поверхностью из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 при величине ударной вязкости KCU+20 не менее 7,0 кГс/см2 и повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением?

3. Способствует ли введение бора до 0,005% по расчету удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии и достигаются ли таким образом вышеназванные технические результаты полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285?

Остальные предложенные обществом "ИОМЗ" и Роспатентом вопросы отклонены судом как носящие правовой характер и не требующие применения специальных познаний.

Рассмотрев предложенные кандидатуры экспертов, принимая во внимание квалификацию экспертов и стоимость судебной экспертизы, суд считает возможным поручить проведение судебной экспертизы Блинову Евгению Викторовичу, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику Института металлургии и металловедения, образование, тематика научных работ которого являются наиболее близкими к предмету спору, а стаж работы в данной области знаний - наибольшим.

Принимая во внимание срок проведения судебной экспертизы, указанный в письме Института металлургии и металловедения, суд считает необходимым приостановить производство по настоящему делу.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 82-84, 144, 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить по делу судебную экспертизу.

2. Проведение судебной экспертизы поручить Блинову Евгению Викторовичу, доктору технических наук, ведущему научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт металлургии и металловедения им А.А. Байкова Российской академии наук".

3. На разрешение эксперта поставить следующие вопросы:

3.1 Может ли изобретение "Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь" по патенту Российской Федерации N 2271402 исходя из его формулы свидетельствовать о том, что приведенный в формуле состав стали может быть использован для изготовления прутка, то есть являться средством того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 61285?

3.2 Оказывают ли фосфор и сера в тех соотношениях, которые указаны в формуле полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285, влияние на достижение технических результатов - получение прутка с обточенной поверхностью из нержавеющей стали с пределом текучести при растяжении в диапазоне 110-150 при величине ударной вязкости не менее 7,0 кГс/см2 и повышение сопротивления коррозионному разрушению под напряжением?

3.3 Способствует ли введение бора до 0,005% по расчету удалению серы и фосфора с границ зерен с благоприятным влиянием на ударную вязкость и стойкость при коррозии и достигаются ли таким образом вышеназванные технические результаты полезной модели по патенту Российской Федерации N 61285?

4. В распоряжение эксперта представить следующие документы:

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019;

- заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019;

- материалы заявки N 2006131489, в том числе относящиеся к рассмотрению возражения от 27.11.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 61285 на полезную модель "Пруток из нержавеющей высокопрочной стали";

- отзыв Федеральной службы по интеллектуальной собственности на заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019;

- отзыв общества с ограниченной ответственностью "КАУРИ" на заявление акционерного общества "Ижевский опытно-механический завод" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019.

5. Судебная экспертиза должна быть завершена и заключение представлено в Суд по интеллектуальным правам по адресу: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

6. Предупредить эксперта об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу заведомо ложного заключения.

7. В случае необходимости представления эксперту дополнительных документов для проведения экспертизы он вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с ходатайством об истребовании дополнительных документов, которые будут представлены на основании определения суда.

9. Обратить внимание эксперта, что заключение должно быть оформлено в строгом соответствии с требованиями статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае несоответствия экспертного заключения установленным требованиям оно может быть признано ненадлежащим доказательством.

10. Разъяснить эксперту, что при проведении экспертизы и подготовке заключения он должен осуществлять исследование только в рамках поставленных перед ним вопросов и избегать оценки доводов лиц, участвующих в деле, не относящихся к предмету исследования, заданному определением суда.

11. Производство по делу N СИП-805/2019 приостановить до получения заключения судебной экспертизы.

Определение о приостановлении производства по делу может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий одного месяца с момента его вынесения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Т.В. Васильева

Д.И. Мындря