Информационное сообщение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10 июня 2020 г. "О проверке соответствия обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, требованиям пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации"

1. В практике оценки охраноспособности обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, возникают вопросы, касающиеся возможности применения пункта 8 (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при экспертизе заявок на товарные знаки в случае поступления обращений третьих лиц в порядке пункта 1 статьи 1493 Кодекса.

В этой связи предлагается принимать во внимание следующие рекомендации.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

2. В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в Роспатент обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 Кодекса.

В этой связи доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса могут поступить в Роспатент от любого лица после публикации сведений о заявке на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1499 Кодекса эти доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

3. Согласно российскому законодательству фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица, являющегося коммерческой организацией, т.е. организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (пункт 1 статьи 50 Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1473 Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 Кодекса).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ (пункт 1 статьи 1475 Кодекса).

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (пункт 2 статьи 1475 Кодекса).

Вместе с тем, необходимо принимать во внимание, что фирменное наименование юридического лица, зарегистрированного в другом государстве - участнике Парижской конвенции, согласно статье 8 Парижской конвенции также подлежит правовой охране на территории Российской Федерации наряду с фирменными наименованиями юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации.

В этой связи фирменное наименование иностранного юридического лица может быть противопоставлено заявленному обозначению на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

4. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и ЕГРЮЛ (пункт 1 статьи 1538 Кодекса).

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения (пункт 2 статьи 1538 Кодекса).

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации (пункт 1 статьи 1540 Кодекса).

Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (пункт 2 статьи 1540 Кодекса).

Следует отметить, что в Кодексе не отражены требования к коммерческому обозначению, а также не указано, с какого момента у правообладателя возникает исключительное право на коммерческое обозначение.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление) по этому вопросу даны следующие разъяснения, указанные в пункте 177 Постановления:

- по смыслу статьи 1538 Кодекса в качестве коммерческих обозначений подлежат охране как словесные, так и изобразительные или комбинированные обозначения;

- исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Кодекса принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее).

5. В ходе рассмотрения обращения, содержащего сведения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, необходимо обратить внимание на следующее.

Согласно пункту 106 Регламента ¹ сведения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменных наименований и коммерческих обозначений) учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявленного обозначения при соблюдении следующих условий:

______________________________

1 Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельства на товарный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015N 483 (с изменениями)

- обращение содержит указание регистрационного номера рассматриваемой заявки;

- обращение поступило до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения;

- обращение содержит документально подтвержденные сведения о несоответствии заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, включая сведения о фактической деятельности обратившегося лица с использованием его фирменного наименования в отношении товаров/услуг, которые содержатся в перечне заявки (в части фирменного наименования), либо фактическом использовании коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия, оказывающего услуги.

В том случае, если не соблюдены первое и второе из перечисленных выше условий (обращение не содержит указания номера заявки; обращение поступило после принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения) лицо, подавшее обращение, уведомляется о невозможности рассмотрения обращения по существу с указанием соответствующих правовых оснований.

Если при рассмотрении доводов обращения в ходе экспертизы заявленного обозначения будет установлено, что они являются недостаточно обоснованными, то экспертом признается, что обращение третьего лица не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. При этом переписка с лицом, представившим доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, не ведтся, дополнительные доказательства и пояснения этого лица не запрашиваются.

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при проверке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

1) соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета заявленного обозначения.

Как было указано ранее, исключительное право на фирменное наименование российского юридического лица возникает со дня государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Сведения, касающиеся регистрации юридического лица, представляются лицом, подавшим обращение.

Для проверки представленных третьим лицом сведений можно воспользоваться ЕГРЮЛ на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Сведения предоставляются в виде выписки в форме электронного документа с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде", размещенного в открытом доступе на сайте ФНС России по адресу: https://egrul.nalog.ru/index.html. Сервис позволяет проводить поиск по наименованию, ОГРН, ИНН юридического лица.

Документ, подтверждающий дату регистрации иностранного юридического лица в стране происхождения, представляется лицом, подавшим обращение;

2) исключительное право на противопоставленное фирменное наименование действует на момент проведения экспертизы заявленного обозначения.

На основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, необходимо убедиться в том, что российское юридическое лицо не прекращено или его фирменное наименование не изменено, поскольку исключительное право на фирменное наименование прекращается в момент его исключения из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением фирменного наименования юридического лица.

Действие исключительного права на фирменное наименование иностранного юридического лица подтверждается документами обращения;

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и заявленного обозначения.

Заявленное обозначение сравнивается только с отличительной частью фирменного наименования.

Наличие тождества или степень сходства заявленного обозначения с отличительной частью фирменного наименования определяются с учетом требований пунктов 41-44 Правил ²;

______________________________

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и видов деятельности юридического лица, фирменное наименование которого противопоставляется в обращении.

Сведения о видах деятельности, в отношении которых зарегистрировано российское юридическое лицо, указаны в ЕГРЮЛ.

Вместе с тем, лицо, подавшее обращение, должно также представить доказательства реального использования фирменного наименования при осуществлении однородных видов деятельности, например, доказательства использования фирменного наименования путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Однородность устанавливается с учетом требований пункта 45 Правил.

6. Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части фирменных наименований) может быть сделан при наличии совокупности всех указанных ниже обстоятельств:

- исключительное право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения и сохранило свое действие на момент проведения экспертизы заявленного обозначения;

- фактическое использование фирменного наименования началось до даты приоритета заявленного обозначения;

- заявленное обозначение тождественно отличительной части фирменного наименования или сходно с ней до степени смешения;

- товары/услуги, в отношении которых заявлено обозначение (часть этих товаров / услуг), однородны видам деятельности, в отношении которых фактически используется фирменное наименование.

7. Применительно к коммерческому обозначению в круг обстоятельств, подлежащих установлению при проверке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, относятся:

1) установление наличия или отсутствия у юридического лица или индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение.

Сведения о наличии исключительного права на коммерческое обозначение должны послужить основанием для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса при условии, что противопоставленное в обращении третьего лица коммерческое обозначение обладает достаточными различительными признаками.

Если указанное в обращении обозначение не обладает достаточными различительными признаками, то дальнейшая проверка не проводится, поскольку обозначение не способно служить средством индивидуализации предприятия.

Затем при проверке документов обращения необходимо убедиться в том, что обратившееся лицо представило доказательство того, что у соответствующего юридического лица или индивидуального предпринимателя имеется действующее предприятие (т.е. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности) как зарегистрированный объект недвижимости.

При этом необходимо принимать во внимание, что юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в том случае, если такое право предоставлено ему в соответствии с законом учредительными документами.

Далее следует проверить, что документы обращения подтверждают известность использования обозначения для индивидуализации соответствующего предприятия, осуществляющего конкретную деятельность, на определенной территории.

Подтверждением известности могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории.

Кроме того следует убедиться в том, что исключительное право на коммерческое обозначение действует на момент рассмотрения обращения и использовалось его правообладателем непрерывно в течение года, предшествующего дате приоритета заявленного обозначения.

Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе. Проведение дополнительных исследований и получение доказательств не входит в круг обязанностей экспертизы;

2) соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета заявленного обозначения.

Дата возникновения исключительного права на коммерческое обозначение доказывается лицом, подавшим обращение.

Эта дата не может быть более ранней, чем дата начала фактического использования обозначения для индивидуализации предприятия (магазина, ресторана, салона красоты и т.д.);

3) наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения коммерческого обозначения (его отличительной части) и заявленного обозначения.

Наличие тождества или степень сходства заявленного обозначения с коммерческим обозначением (его отличительной частью) определяются с учетом требований пунктов 41-44 Правил.

4) однородность товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и фактическим видов деятельности предприятия, коммерческое обозначение которого противопоставляется в обращении.

Однородность заявленных товаров/услуг устанавливается по отношению к тем видам деятельности, для которых лицом, подавшим обращение, представлены доказательства реального использования коммерческого обозначения для индивидуализации предприятия на определенной территории в соответствующий требуемый временной период.

Однородность устанавливается с учетом требований пункта 45 Правил.

7. Вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческих обозначений) может быть сделан при наличии совокупности всех указанных ниже обстоятельств:

- исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее даты приоритета заявленного обозначения и сохранило свое действие на момент проведения экспертизы заявленного обозначения;

- коммерческое обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1539 Кодекса;

- заявленное обозначение тождественно коммерческому обозначению (его отличительной части) или сходно с ним (с ней) до степени смешения;

- товары/услуги, в отношении которых заявлено обозначение (часть этих товаров/услуг), однородны видам деятельности, в отношении которых коммерческое обозначение охраняется в силу использования на территории Российской Федерации.

Руководитель Роспатента

Г.П. Ивлиев