Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. по делу N СИП-20/2020 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что спорное обозначение ассоциируется в сознании потребителя с истцом и может являться ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июля 2020 г. по делу N СИП-20/2020
Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2020 г. N С01-927/2020 по делу N СИП-20/2020 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 2 июля 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Рогожина С.П., Четвертаковой Е.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Беляевым П.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Первая шоколадная компания" (ул. Карла Либкнехта, д. 5, оф. 222, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1156658040076) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 18.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.04.2019 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Настоящий шоколад" (ул. Азина, д. 24, оф. 610, г. Екатеринбург, 620027, ОГРН 1156658005470).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Первая шоколадная компания" - Комаровская О.И. (по доверенности от 18.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2020);

от общества с ограниченной ответственностью "Настоящий шоколад" - Шевченко Т.Г. и Гаврилова М.С. (по доверенностям от 03.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Первая шоколадная компания" (далее - общество "Первая шоколадная компания", заявитель, податель возражения) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 18.10.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 26.04.2019 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192.

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Настоящий шоколад" (далее - общество "Настоящий шоколад", третье лицо, правообладатель).

Заявление мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707192 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, для которых он зарегистрирован, поскольку общество "Первая шоколадная компания" и общество "Настоящий шоколад" были учреждены одними и теми же лицами. При этом, по утверждению заявителя, именно его организация занималась реализацией продукции, маркированной спорным обозначением в период с 2015 по 2017 год, и только после корпоративного конфликта третье лицо стало самостоятельно производить продукцию, маркированную спорным обозначением, и не могло не знать об обстоятельствах производства такой продукции заявителем.

Поскольку представленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что ранее 22.01.2018 общество "Настоящий шоколад" не могло производить собственную продукцию, тогда как общество "Первая шоколадная компания" производило такую продукцию ранее, по его мнению, оспариваемая регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Общество "Первая шоколадная компания" полагает, что Роспатентом не была дана оценка всем представленным в материалы дела доказательствам в совокупности, а именно приложениям N 17 и 18 к возражению.

В отзыве на заявление общество "Настоящий шоколад" отмечает, что оно является известным производителем шоколадных конфет, в частности "Свердловский рыжик" с 2017 года, обладает необходимыми ресурсами для производства шоколадных конфет, а именно производственными помещениями, оборудованием, рецептурами, сырьем, упаковкой для фасовки готовой продукции.

По мнению третьего лица, заявитель не представил в материалы дела доказательств того, что он использовал обозначение "Свердловский рыжик" ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о том, что использование данного обозначения в предпринимательской деятельности может вводить потребителя в заблуждение.

Общество "Настоящий шоколад" также обращает внимание суда на то, что 19.01.2018 учредителями проведено внеочередное собрание участников, на котором было принято решение прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Денисова Андрея Геннадьевича в связи с утратой доверия, который теперь являясь директором общества "Первая шоколадная компания", препятствует законной деятельности правообладателя товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192.

В письменных пояснениях на отзыв, общество "Первая шоколадная компания" оспаривает доводы третьего лица, указывая на их несостоятельность.

В дополнениях на отзыв общество "Настоящий шоколад" полагает, что в действиях общества "Первая шоколадная компания" по оспариванию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192 имеются признаки злоупотребления правом, выражающиеся в недобросовестных действиях Денисова А.Г. (как бывшего директора третьего лица), а также считает, что заявитель не представил доказательств, подтверждающих возникновение в сознании потребителей представления о том, что товары, реализуемые обществом "Настоящий шоколад" могут быть произведены обществом "Первая шоколадная компания".

В своем отзыве Роспатент признает доводы общества "Первая шоколадная компания" несостоятельными, считает оспариваемое решение законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель общества "Первая шоколадная компания" поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил отменить решение, принятое Роспатентом 18.10.2019 по результатам рассмотрения возражения от 26.04.2019 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192.

Представители Роспатента и общества "Настоящий шоколад", выступили по доводам, изложенным в отзывах и письменных пояснениях, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что общество "Настоящий шоколад" является правообладателем словесного товарного знака "Свердловский рыжик" по свидетельству Российской Федерации N 707192, который был зарегистрирован 08.04.2019 по заявке N 2018702919 в отношении товаров 30-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве, с датой приоритета от 29.01.2018.

Обществом "Первая шоколадная компания" 26.04.2019 в Роспатент было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 707192, мотивированное с учетом принятого на заседании 17.09.2019 года уточнения тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары, в связи с чем его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своих доводов общество "Первая шоколадная компания" указывало, что оно является крупным региональным производителем кондитерских изделий, в том числе конфет под наименованием "Свердловский рыжик", которые также поставлялись в адрес общества "Настоящий шоколад" в период с 2015 по 2017 для их реализация, однако с 2018 года общество "Первая шоколадная компания" перешло на самостоятельные поставки этих товаров собственного производства розничным продавцам без посредничества, при этом узнало о том, что общество "Настоящий шоколад" также в 2018 году открыло свое собственное производство конфет, маркированных обозначением "Свердловский рыжик".

В свою очередь данное обозначение, как утверждал податель возражения, ассоциируется исключительно с заявителем, так как оно начало использовать данное обозначение ранее даты использования этого же обозначения правообладателем оспариваемого товарного знака, что также подтверждается поданными заявками N 2018702039 и N 2019707816 на регистрацию товарных знаков.

С учетом изложенного общество "Первая шоколадная компания" просило признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 707192 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов общество "Первая шоколадная компания" ссылалось на следующие доказательства: сведения из ЕГРЮЛ; декларацию о соответствии Таможенного союза от 28.09.2015; товарные накладные от 01.07.2017; 11.08.2017; 31.08.2017; 30.09.2017; договор поставки от 01.01.2016; запросы; решение Роспатента от 13.02.2019 по заявке N 2018702039; техническое задание на формирование макета коробки глазированных конфет ручной сборки "Свердловский рыжик"; макет дизайна коробки глазированных конфет ручной сборки "Свердловский рыжик"; договоры поставки от 01.07.2018, от 01.05.2018, от 08.04.2018 и приложения к ним; сведения по заявке N 2019707816; уведомления от 14.02.2018, от 14.02.2018; решения об учреждении от 15.06.2015 и от 27.03.2015; письма от 30.01.2018, от 15.03.2018, от 13.03.2019 и от 16.04.2019.

Возражая против доводов общества "Первая шоколадная компания", общество "Настоящий шоколад", ссылаясь на то, что оно начиная с 2015 года и по настоящее время производит шоколадные конфеты под обозначением "Свердловский рыжик", с отзывом представило: сведения из ЕГРЮЛ: устав; договоры поставки от 16.06.2015 N 112 и от 22.04.2015 N Е/817 с приложениями; товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы, оборотно-сальдовую ведомость; договоры об оказании услуг от 16.06.2015 и от 12.02.2018; договор субаренды недвижимого имущества от 04.04.2017; технические условия "Изделия кондитерские сахаристые", утвержденные директором общества "Настоящий шоколад" от 22.01.2018; пояснения на требование от 26.04.2018 N 97456 и N 54; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации за 1 квартал 2017; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2017; внутренние документы общества "Настоящий шоколад" за 2018 год (протокол внеочередного Общего собрания участников общества; уведомление о досрочном прекращении полномочий директора общества; приказ о прекращении трудового договора с работником; требование, адресованное Денисову А.Г.); постановление от 15.11.2018 по делу N А60-10880/2018; заявление о привлечении к уголовной ответственности Денисова А.Г.; объяснения заместителя директора общества "Настоящий шоколад" - Сафонова О.А.; сведения по заявке N 2018703036; распечатки из сети Интернет сведений о конфетах "Свердловский рыжик"; открытка "С днем 8 Марта!", художник В. Зарубин; договор об отчуждении исключительных авторских прав от 19.06.2017; договор об отчуждении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности от 15.05.2018 N 13К; договор поставки от 13.07.2015 N Т-1195 и соглашение к нему от 22.02.2018; договоры поставки от 26.05.2016 N 22, от 24.05.2017, 07.08.2017 N 3.

Признав заявителя заинтересованным лицом в подаче возражения, и проведя анализ представленных материалов, Роспатент пришел к выводу о том, что общество "Первая шоколадная компания" не доказало наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением "Свердловский рыжик" и заявителем, тем самым указанное обозначение не способно введения потребителя в заблуждение, в связи с чем административный орган отказал в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2019, и оставил в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192.

Принятие Роспатентом указанного решения послужило основанием для обращения общества "Первая шоколадная компания" в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного возражения, в результате чего может затрагивать права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Также из пункта 136 постановления от 23.04.2019 N 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2018702919 на регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192 (29.01.2018) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Как указывалось выше, заявитель полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707192 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, для которых он зарегистрирован, а следовательно его регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как следует из подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Подпунктом 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, разъяснено, что обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707192, является словесным, включает в свой состав элементы "Свердловский" и "рыжик", выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент правильно исходил из того, что само по себе обозначение "Свердловский рыжик" не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Таким образом, норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом фактов использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производства товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие сведения.

Следовательно, для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявителем не доказано наличие у потребителей устойчивой ассоциативной связи между обозначением "Свердловский рыжик" и обществом "Первая шоколадная компания", а следовательно, не доказана способность оспариваемым обозначением вводить потребителя в заблуждение.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, таможенная декларация, представленная в материалы административного дела (том 2, л.д. 35) не может свидетельствовать о введении потребителя в заблуждение, поскольку она не подтверждает факт реального использования заявителем обозначения "Свердловский рыжик" в предпринимательской деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а указывает лишь на намерение в реализации продукции. Также она не указывает на длительность и интенсивность использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и объемы производства товаров.

По указанным основаниям также не могут подтверждать возможность введения потребителя в заблуждение и товарные накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные документы (том 2, л.д. 36-42), так как они не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров (период использования ограничен тремя месяцами), а также о возникновении у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Договор поставки от 01.01.2016 N 1 (том 2, л.д. 43-45), судебной коллегией во внимание не принимается, поскольку заявителем не представлено в материалы дела доказательств о его исполнении, тогда как указано выше, само намерение, не доказывает ни факт производства товаров под сходным обозначением иного производителя, так и не может подтверждать факт возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Запрос (том 2, л.д. 46) направлен заявителю после получения претензии от 31.05.2018, а значит относится к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации (29.01.2018), в связи с чем он не может подтверждать факт несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Сведения по заявке N 2018702039 (том 2, л.д. 47-51) также не могут подтверждать факт несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначению "" было отказано в предоставлении правовой охраны по причине установления Роспатентом факта передачи художником Зарубиным В.И. своих исключительных прав на него обществу "Настоящий Шоколад", тогда как данная заявка с использованием указанного обозначения была подана заявителем без согласия правообладателя на его использование.

В связи с этим Суд по интеллектуальным правам отклоняет соответствующий довод общества "Первая шоколадная компания" со ссылкой на материалы заявки N 2018702039, поскольку наличие заявки, в отношении которой было отказано в регистрации обозначения в качестве товарного знака, не препятствуют регистрации в качестве товарного знака сходного обозначения.

Помимо этого, Суд по интеллектуальным правам отклоняет ссылки общества "Первая шоколадная компания" на макет конфет (том 2, л.д. 52-53), поскольку коллегия судей соглашается с выводом Роспатента в том, что на нем содержатся противоречивые сведения, так как в верхней части макета в качестве заказчика указано общество "Настоящий шоколад", и в качестве названия изделия указано "набор конфет "Рыжик", в то время как на самой упаковке конфет указано название - глазированные конфеты "Свердловский рыжик".

По мнению Суда по интеллектуальным правам, указанное доказательство, вопреки утверждению заявителя, не может объективно свидетельствовать о факте использования спорного обозначения до даты приоритета оспариваемой регистрации, как и не может свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, а также о возникновении у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Договоры поставки от 01.04.2018, 01.05.2018, 01.07.2018, сведения по заявке от 25.02.2019 N 2019707816, уведомления от 14.02.2018, письма от 30.01.2018, 15.03.2018. 13.05.2019, отзыв с информационного ресурса "Отзовик" от 27.04.2018 (том 2, л.д. 54-87, 96-101) относятся к периоду после даты приоритета оспариваемой регистрации (29.01.2018), в связи с чем они не могут подтверждать факт несоответствии оспариваемого товарного знака подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Макет глазированных конфет "Свердловский рыжик", приложенный к письму от 13.05.2019 и данные о печати (том 2, л.д. 102-105) не может свидетельствовать о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, а также о возникновении у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Заявителем не представлено социологических опросов, или иных документов, которые бы свидетельствовали о том, что потребителям известно об использовании заявителем спорного обозначения.

Материалы административного дела также не содержат сведений об объемах производства и продаж кондитерских изделий, маркируемых сходным обозначением, сведений о публикациях в СМИ, касающихся продукции (конфеты "Свердловский рыжик"), сведений об участии компании в различных выставках, отзывы потребителей и каких-либо иных сведений.

Таким образом, довод заявителя о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 707192 способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, для которых он зарегистрирован, поскольку общество "Первая шоколадная компания" занималась реализацией продукции, маркированной спорным обозначением в период с 2015 по 2017 год, является несостоятельным.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с Роспатентом в том, что заявитель не представил в материалы дела доказательств, подтверждающих возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между обозначением "Свердловский рыжик" и обществом "Первая шоколадная компания".

Довод заявителя о том, что Роспатентом не была дана оценка всем представленным в материалы дела доказательствам в совокупности, коллегией судей отклоняется, поскольку он противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Суд по интеллектуальным правам также считает необоснованным довод заявителя о том, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 4.3 Правил N 56, поскольку остается неясным вопрос, каким именно приложениям N 17 и 18 к возражению, Роспатентом не была дана правовая оценка, так как в самом возражении в качестве таких приложений указаны письма от 14.02.2018 (том 2, л.д. 7), которые соответственно не могли учитываться при проверке оспариваемой регистрации на соответствие ее требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, тогда как в приложениях к дополнительным материалам возражения, поступивших в Роспатент 17.05.2019 приложения N 17 и 18 отсутствуют.

В свою очередь, Суд по интеллектуальным правам соглашается с Роспатентом в том, что обществом "Настоящий шоколад" в материалы дела было представлено значительное количество доказательств, подтверждающих соответствие оспариваемой регистрации подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку анализ представленных материалов показал, что указанное третье лицо еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось производителем кондитерской продукции, маркированные обозначением "Свердловский рыжик".

В частности, согласно договору субаренды недвижимого имущества от 04.04.2017, обществу "Настоящий шоколад" передано помещение для организации кондитерского цеха по производству шоколада, при этом согласно договорам поставки от 16.06.2015 и 22.04.2015 и приложениям к ним правообладателем было закуплено оборудование и сырье для производства шоколадных изделий, которые реализовывались различным компаниям, в том числе под обозначением "Свердловский рыжик".

Принимая во внимание что заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение "Свердловский рыжик" ассоциируется в сознании потребителя с обществом "Первая шоколадная компания" и оно может являться ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, Суд по интеллектуальным правам считает, что у Роспатента не имелось оснований для признания регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192 не соответствующей требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение Роспатента от 18.10.2019 является законным и обоснованным.

Таким образом, оставление Роспатентом в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192, основано на нормах действующего законодательства, тогда как доводы заявителя свидетельствует лишь о его несогласии с оспариваемым решением, которые не нашли своего подтверждения в исследуемых нормах права.

Нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения от 14.08.2019 против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 654899, судебной коллегией не установлено.

Суд по интеллектуальным правам признает несостоятельной ссылку общества "Настоящий шоколад" о недобросовестное поведение со стороны общества "Первая шоколадная компания", поскольку сама по себе подача возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 707192, не может свидетельствовать о злоупотреблении правом, так как предусмотрена действующим законодательством, тогда как каких-либо объективных доказательств, в том числе, что такая подача возражения была осуществлена лишь с целью причинения вреда его деятельности, материалы дела не содержат.

Суд по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что наличие корпоративного конфликта между обществом "Настоящий шоколад" и обществом "Первая шоколадная компания" не подтверждает тот факт, что совершенные действия в рамках настоящего спора были осуществлены в обход закона с противоправной целью.

При этом тот смысл, который заложен статьей 10 ГК РФ для признания чьих-либо действий, связанных с подачей возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку злоупотреблении правом, при определенных условиях, может являться основанием для обращения с самостоятельными требованиями, но не при рассмотрении заявления в порядке главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения незаконным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Первая шоколадная компания" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.С. Четвертакова