Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. N С01-1471/2019 по делу N СИП-589/2019 Суд отменил судебный акт о признании недействительным решения Роспатента и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку вывод суда о несоответствии оспариваемого решения Роспатента правилам подачи и рассмотрения возражений сделан без исследования вопроса существенности допущенных административным органом нарушений

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июля 2020 г. N С01-1471/2019 по делу N СИП-589/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 29 июня 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 июля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (ул. Толмачева, д. 22, офис 5, г. Екатеринбург, 620075, ОГРН 1147746303737) и Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу N СИП-589/2019

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (ул. Розы Люксембург, стр. 49, офис 705, г. Екатеринбург, 620026, ОГРН 1026602335264) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК".

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" - Марканов Д.Ю. (по доверенности от 13.01.2020), Абрамов Т.А. (по доверенности от 09.01.2020), Кипрушева Е.А. (по доверенности от 27.07.2017 N 170);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-268/41);

от общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" - Голунов С.А. (по доверенности от 14.01.2019), Зверева Н.С. (по доверенности от 13.01.2020).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ФОРЭС" (далее - общество "ФОРЭС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.05.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" (далее - общество "НИКА-ПЕТРОТЭК").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 решение Роспатента от 13.05.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение, признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктов 2.5, 4.3, 4.9 Правил подачи и рассмотрения возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56); суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" от 30.10.2018 против выдачи патента Российской Федерации N 2655335 на изобретение.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, ссылаясь на несоответствие выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" в кассационной жалобе просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Общество "ФОРЭС" представило отзыв на кассационные жалобы, в котором не согласилось с изложенными в них доводами, просило оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители всех лиц, участвующих в деле.

Представители общества "ФОРЭС" заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства по рассмотрению кассационных жалоб, мотивированное намерением урегулировать настоящий спор мирным путем. При этом представители названного общества пояснили, что планируют начать переговоры в отношении мирного урегулирования спора с Роспатентом, которым принят оспариваемый ненормативный акт.

Представитель Роспатента сообщил президиуму Суда по интеллектуальным правам о невозможности мирного урегулирования настоящего спора.

Представители общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" высказали мнение о том, что ходатайство общества "ФОРЭС" направлено исключительно на затягивание судебного разбирательства по рассмотрению кассационных жалоб по делу N СИП-589/2019. Представители общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" полагают, что общество "ФОРЭС" имеет своей целью дождаться окончания спора о защите исключительных прав, рассматриваемого в рамках дела N А03-15245/2018, до вынесения судебного акта президиумом Суда по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационных жалоб по делу N СИП-589/2019.

Рассмотрев ходатайство общества "ФОРЭС" об отложении судебного разбирательства, обсудив доводы лиц, участвующих в деле, в отношении названного ходатайства, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения (учитывая неоднократное отложение рассмотрения кассационных жалоб и отсутствия информации о начале каких-либо переговоров, касающихся мирного урегулирования спора) и перешел к рассмотрению кассационных жалоб по существу.

Представители Роспатента и общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" поддержали изложенные в кассационных жалобах доводы, просили их удовлетворить.

Представители общества "ФОРЭС" возражали против удовлетворения кассационных жалоб, считая оспариваемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2655335 на изобретение "Керамический пропант" (подклассы С09К 8/80 (2006.01), С04В 35/16 (2006.01), С04В 35/20 (2006.01) Международной патентной классификации) выдан по заявке N 2016117899 с приоритетом от 06.05.2016 на имя общества "ФОРЭС" со следующей формулой:

"Керамический пропант, представляющий собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов, причем указанный пропант в своем составе дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома при следующем содержании, мас.%:

оксид алюминия	0,1-5,0
оксид калия	0,1-2,0
оксид натрия	0,1-2,0
оксид кальция	0,1-3,0
оксид хрома	0,1-1,0
указанная основа	остальное".

Согласно описанию технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение деградации прочности пропанта с течением времени.

В Роспатент 30.10.2018 от общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" поступило возражение против выдачи патента Российской Федерации N 2655335, мотивированное несоответствием изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", наличием в формуле изобретения не раскрытых на дату подачи заявки признаков, а также несоответствием документов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

По мнению подателя возражения, после получения запроса экспертизы от 26.02.2018 в нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 1378 ГК РФ общество "ФОРЭС" внесло в материалы заявки изменения, которые привели к изменению существа заявленного изобретения, а именно: в формулу и в описание изобретения был включен новый существенный признак, который не был раскрыт в заявке на дату ее подачи.

Кроме того, податель возражения указывал на неясность технического результата и формулы изобретения, на отсутствие описания способа получения заявленной композиции, корректных и достаточных примеров, раскрывающих сущность изобретения, а также на некорректность формулы изобретения.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" также отметило отсутствие причинно-следственной связи между отличительными признаками формулы изобретения по спорному патенту, которые характеризуют количественный состав химических элементов в составе пропанта, и указанным техническим результатом, что не позволяет рассматривать эти признаки в качестве существенных и, соответственно, обуславливающих наличие изобретательского уровня у изобретения по спорному патенту.

Полагая, что изобретение, защищенное спорным патентом, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", податель возражения указывал на то, что химический состав композиции, охарактеризованной в формуле изобретения по спорному патенту, известен из статьи, приведенной в свободной энциклопедии "Википедия" (далее - источник 7).

Кроме того, податель возражения указал, что количественные признаки химического состава пропанта известны из множества других источников информации, ставших общедоступными на дату приоритета изобретения по спорному патенту, перечень таких источников податель возражения привел в Таблице со сравнением химических составов (далее - приложение 8, таблица).

Ссылаясь на ряд литературных источников, податель возражения указал, что комбинация оксидов алюминия, калия, кальция, хрома не оказывает никакого влияния на процесс "старения" пропантов, полученных из материалов на основе фостерита в соответствии со способом, охарактеризованным в изобретении по спорному патенту; просил принять во внимание то, что в описании изобретения по иному патенту N 2615197 (обладателем которого также является общество "ФОРЭС") указано на отсутствие причинно-следственной связи между введением добавок в основное сырье и достижением искомого технического результата.

Учитывая эти обстоятельства, податель возражения указал на отсутствие причинно-следственной связи между отличительными признаками формулы изобретения по спорному патенту, которые характеризуют состав химических элементов в составе пропанта, и названным в нем техническим результатом, следовательно, на несущественность таких признаков, на известность всех признаков из уровня техники. Это, по мнению подателя возражения, свидетельствует о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

С возражением было представлено приложение 8 - таблица, все патентные документы, приведенные в данной таблице, включая евразийский патент N 009375 на изобретение "Исходные композиции для керамических продуктов" (далее - источник 17), а также ряд источников информации, не перечисленных в таблице и не упомянутых в возражении, в том числе патент Российской Федерации N 2336293 на изобретение "Способ изготовления пропанта из стеклянных сфер" (далее - источник 10).

После поступления в Роспатент возражения общество "ФОРЭС" 08.11.2018 обратилось в административный орган с заявлением об исправлении технической ошибки, допущенной в описании спорного изобретения, просило на страницах 5 и 6 описания изобретения по спорному патенту в примерах 1, 2 и 3 ошибочно указанную фракцию полученных гранул 20/40 меш. исправить на фракцию 16/20 меш. в соответствии с наименованием таблицы "Свойства керамического пропанта фракции 16/20 меш.", приведенной на странице 7 описания.

К заявлению были приложены заменяющие страницы описания изобретения.

Заявление было удовлетворено Роспатентом 13.11.2018.

Согласно уведомлению от 29.11.2018 Роспатент назначил дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" на 01.02.2019, однако уведомлением от 21.12.2018, отменяющим уведомление от 29.11.2018, дата заседания коллегии была перенесена по инициативе административного органа на 25.01.2019.

До заседания Палаты по патентным спорам общество "ФОРЭС" 22.01.2019 обратилось в Роспатент с заявлением о внесении изменений в описание изобретения по спорному патенту, просило исправить техническую ошибку, а именно: фразу "Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является снижение деградации прочности пропанта с течением времени" заменить фразой "Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание пропанта, в меньшей степени теряющего прочность с течением времени".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 (в котором приняли участие представители патентообладателя и подателя возражения) общество "ФОРЭС" представило "предварительный отзыв на возражение", а также заявило ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок, мотивированное необходимостью рассмотрения поданного им 22.01.2019 ходатайства о внесении изменений в спорный патент, в частности, об уточнении формулировки технического результата, вопрос о ясности которой ставился в возражении.

В удовлетворении ходатайства патентообладателя о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам было отказано, возражение было рассмотрено в рамках того же заседания, по результатам которого коллегия пришла к выводу о необходимости удовлетворения возражения.

Извещением от 06.02.2019 Роспатент проинформировал общество "ФОРЭС" о том, что его заявление от 22.01.2019 о внесении изменений в описание изобретения по спорному патенту удовлетворено.

Роспатент 13.05.2019 принял решение об удовлетворении возражения общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", патент Российской Федерации N 2655335 на изобретение признан недействительным полностью.

В отношении довода возражения о том, что на дату подачи заявки не был раскрыт включенный в формулу признак "указанная основа - остальное", административный орган отметил, что в соответствии с первоначальной формулой изобретения керамический пропант представляет собой прочные обожженные гранулы на основе оксидов магния, кремния и железа при любом соотношении компонентов и дополнительно содержит комбинацию оксидов алюминия, калия, натрия, кальция, хрома. В формуле было приведено содержание перечисленных дополнительно включенных оксидов, суммарное содержание которых не превышает 13 мас.%. При этом первоначальная формула и приведенные в описании примеры дают однозначное представление о составе композиции, в которой остальные 87 мас.% приходятся на указанную основу - оксиды магния, кремния и железа.

Роспатент указал, что, хотя включенный в формулу признак "указанная основа - остальное" именно в такой формулировке в первоначальных материалах заявки не изложен, он раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи и включен в формулу по запросу экспертизы по существу от 26.02.2018. Предложенное уточнение формулы изобретения путем включения этого признака в формулу изобретения носит редакционный характер и связано с одним из требований к описанию композиции и к изложению формулы, характеризующей композицию, согласно которому при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле в процентах суммарное содержание всех ингредиентов должно равняться 100%.

Исходя из вышеизложенного административный орган пришел к выводу об отсутствии в возражении доводов, позволяющих признать, что формула изобретения по спорному патенту содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

В отношении доводов о неясности в описании спорного изобретения такой формулировки технической задачи, как "снижение деградации прочности пропанта с течением времени", Роспатент отметил, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 был сделан вывод о наличии стилистической неточности, которая может быть устранена в установленном порядке. Такой вывод был сделан коллегией на основании того, что из приведенных в описании к спорному патенту сведений для специалиста явным образом следует: под понятием "снижение деградации прочности пропанта с течением времени" подразумевается снижение прочностных характеристик расклинивателя с течением времени.

Роспатент также обратил внимание на то, что 22.01.2019 от патентообладателя поступило ходатайство об уточнении в описании к спорному патенту формулировки технической задачи "снижение деградации прочности пропанта с течением времени". Так, общество "ФОРЭС" просило указать в качестве технической задачи изобретения "создание пропанта, в меньшей степени теряющего прочность с течением времени".

Названное ходатайство патентообладателя было удовлетворено, в описание спорного патента внесены соответствующие изменения, о чем сделана запись в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (дата публикации коррекции 13.02.2019, бюллетень N 5).

Административный орган указал, что в возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления изобретения при каком-либо содержании компонентов пропанта, соответствующем указанным в формуле изобретения спорного патента интервалам.

Роспатент отметил: в описании спорного патента показано, каким образом возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а приведенные в описании примеры осуществления подтверждают возможность получения технического результата, указанного в описании спорного патента.

Таким образом, административный орган пришел к выводу о том, что описание спорного патента соответствует положениям пунктов 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327 (далее - Административный регламент).

По результатам анализа доводов возражения о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", а также приложенных в обоснование данного довода документов административный орган пришел к выводу о том, что в приложении 8 (таблица) в отношении источника 17 приведены расчетные интервалы содержания компонентов состава в готовом продукте (пропанте), подателем возражения указано на наличие в готовом продукте, описанном в источнике 17, всех компонентов, присущих пропанту, охарактеризованному в изобретении по спорному патенту, в том числе на наличие оксида хрома.

Проанализировав источник 17, Роспатент установил, что из него известен керамический пропант, представляющий собой прочные обожженные гранулы, полученные из исходной композиции на основе оксида магния (20-28 мас. %), оксида кремния (50-65 мас.%) и оксида железа (4-8 мас.%), причем указанная композиция в своем составе дополнительно содержит композицию оксида алюминия (3-8 мас.%), оксида калия (03-12 мас.%), оксида натрия (0,3-1,5 мас.%), оксида кальция (0,4-3,0 мас.%).

Роспатент пришел к выводу о том, что пропант, охарактеризованный в изобретении по спорному патенту, отличается от пропанта, известного из источника 17, наличием в его составе оксида хрома.

Исследовав содержание описания изобретения по спорному патенту, Роспатент признал, что в нем не показана причинно-следственная связь между признаком, касающимся наличия в составе керамического пропанта оксида хрома, и техническим результатом, который заключается в снижении деградации прочности пропанта с течением времени. В связи с этим Роспатент признал указанный признак несущественным.

Роспатент отметил, что с учетом подпункта 7 пункта 24.5.3 Административного регламента при анализе соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" не требуется подтверждение известности влияния указанного отличительного признака на технический результат.

Административный орган установил, что содержащиеся в источнике 10 сведения раскрывают использование определенного количества оксида хрома для изготовления керамических пропантов с повышенной прочностью.

На основе вышеизложенного Роспатент пришел к выводу о том, что возражение содержит доводы, которые позволяют признать спорное изобретение не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Не согласившись с решением Роспатента, общество "ФОРЭС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

В поданном в суд заявлении общество "ФОРЭС" указало на допущенные Роспатентом в ходе рассмотрения возражения процедурные нарушения, выразившиеся:

в отказе в удовлетворении ходатайства об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированном подачей заявления о внесении в описание изобретения по спорному патенту исправления технической ошибки при указании технической задачи, на решение которой направлено изобретение, при том что с наличием неточной формулировки технической задачи податель возражения связывал несоответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" и требованию достаточности раскрытия изобретения;

в переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более раннюю дату по сравнению с изначально запланированной, что привело к невозможности заблаговременного направления обществом "ФОРЭС" отзыва, который был представлен на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, имел значительный объем и все лица, участвующие в рассмотрении административного спора, не имели возможности с ним ознакомиться;

в выходе Роспатентом за пределы возражения: документы (источники 17 и 10), на которых основано решение Роспатента, не упоминались в тексте возражения.

Кроме того, патентообладатель указал на нарушение Роспатентом пункта 2.5 Правил N 56 вследствие рассмотрения документов (источников 10 и 17), на которые отсутствовали ссылки в возражении.

Общество "ФОРЭС" также указало на нарушение Роспатентом пункта 4.9 Правил N 56, поскольку административный орган не сделал патентообладателю предложение внести изменения в описание изобретения по спорному патенту, не меняющие сущность изобретения, но устраняющие основания для признания патента недействительным, несмотря на то что к отзыву на возражение прилагалось ходатайство с просьбой предложить правообладателю исправить недостатки путем внесения изменений в описание патента в случае, если недостатки описания послужат причиной признания патента недействительным.

Общество "ФОРЭС" полагало, что внесение в описание примеров осуществления изобретения, подтверждающих влияние оксида хрома на достижение изобретением заявленного технического результата, послужило бы основанием для вывода о соответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Дело рассмотрено судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный акт, установление соответствия оспариваемого акта требованиям закона и иных нормативных актов, а также нарушения этим актом прав и законных интересов заявителя (часть 1 статьи 198, часть 4 статьи 200 названного Кодекса).

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Суд первой инстанции согласился с доводом заявителя о том, что Роспатент вышел за пределы возражения и нарушил пункт 2.5 Правил N 56, обосновав свое решение документами, на которые отсутствовали ссылки в возражении.

Кроме того, суд первой инстанции счел, что Роспатент нарушил пункт 4.3 Правил N 56, не создав условия для полного и всестороннего рассмотрения возражения вследствие переноса заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более раннюю дату по сравнению с первоначально запланированной, а также по причине отказа в удовлетворении ходатайства патентообладателя о переносе заседания на более позднюю дату.

Суд первой инстанции также признал, что Роспатент нарушил пункт 4.9 Правил N 56, не предложив патентообладателю внести в описание изобретения по спорному патенту изменения, устраняющие основания для признания патента недействительным.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента недействительным, а с целью восстановления нарушенных прав общества "ФОРЭС" обязал административный орган повторно рассмотреть возражение общества "НИКА-ПЕТРОТЭК".

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителями не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения, о применимых нормах материального права.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В своей кассационной жалобе Роспатент указал на неправильное применение судом первой инстанции положений пункта 4.3 Правил N 56.

По мнению административного органа, мотивы, по которым патентообладатель ходатайствовал об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам, не имели отношения к тем обстоятельствам, которые в соответствии со статьей 1350 ГК РФ и подпунктом 2 пункта 24.5.3 Административного регламента послужили основанием для вывода о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Роспатент отметил, что на заседании коллегии 25.01.2019 был сделан вывод о стилистической неточности формулировки технического результата, анализ материалов возражения при принятии оспариваемого ненормативного правового акта был проведен с учетом данного вывода.

Таким образом, Роспатент полагает, что отказ в переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по ходатайству патентообладателя в связи с подачей 22.01.2019 заявления о внесении изменений в спорный патент не повлиял на полноту и объективность рассмотрения возражения, а также на правомерность принятого административным органом решения.

В кассационной жалобе административный орган также указал, что в нарушение части 7 статьи 71 и пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не отразил в решении результаты оценки приведенных в отзыве Роспатента от 04.10.2019 доводов в обоснование переноса даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более раннюю дату по инициативе административного органа.

Роспатент полагает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят с нарушением положений пункта 2.5 Правил N 56.

По мнению административного органа, содержащийся в его решении вывод о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" сделан на основании анализа источников 17 и 10, указанных в возражении.

Роспатент считает не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам также и вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт принят с нарушением положений пункта 4.9 Правил N 56.

Административный орган указывает на невозможность внесения в описание тех изменений, на которые патентообладатель ссылался в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, поэтому такое предложение не могло быть сделано патентообладателю. По мнению Роспатента, суд первой инстанции, формально указав на то, что такое предложение Роспатентом сделано не было, не проверил возможность внесения желаемого патентообладателем изменения и не учел, что предложение должно быть сделано только лишь в случае, если внесение таких изменений возможно.

Кроме того, административный орган полагает, что мотивировочная часть вывода суда первой инстанции о том, что оспариваемый ненормативный правовой акт был принят с нарушением пункта 4.9 Правил N 56, относится к возможности устранения такого основания для признания патента недействительным, как "несоответствие документов заявки требованию раскрытия сущности изобретения", однако доводы возражения в отношении данного основания были признаны Роспатентом несостоятельными и не были оспорены лицами, участвующими в деле.

В своей кассационной жалобе общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" также полагает, что суд первой инстанции неверно применил положения пункта 4.3 Правил N 56.

По мнению общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", спорный патент признан недействительным по основанию, не связанному с формулировкой технического результата. Более того, анализ материалов возражения был проведен административным органом с учетом установления Палатой по патентным спорам стилистической неточности формулировки технического результата.

Поскольку на момент заседания 25.01.2019 коллегия Палаты по патентным спорам исходила из формулировки технического результата, которая содержалась в заявлении о внесении изменений в спорный патент от 22.01.2019, и при принятии оспариваемого ненормативного правового акта административный орган учитывал внесенные изменения, отказ в удовлетворении ходатайства о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам не нарушал права общества "ФОРЭС", не являлся процедурным нарушением при рассмотрении возражения и не повлек за собой принятие Роспатентом незаконного решения.

Вопреки выводам суда первой инстанции о том, что, по мнению подателя возражения, технический результат не является ясным для специалиста на основании уровня техники, общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" полагает, что технический результат являлся для него ясным, однако при подаче возражения указанное общество приводило убедительные доказательства, которые подтверждали отсутствие влияния признака "оксид хрома" на достижение технического результата и принципиальную невозможность достижения технического результата совокупностью признаков изобретения.

Ссылки общества "ФОРЭС" на иные дела, в рамках которых были удовлетворены ходатайства о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, по мнению общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", не имеют правового значения.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" также обращает внимание на то, что перенос даты заседания коллегии на более раннюю дату по инициативе административного органа не нарушил права общества "ФОРЭС", однако соответствующие доводы, заявленные в отзывах Роспатента и третьего лица, не были оценены судом первой инстанции.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" считает, что вывод суда первой инстанции о выходе Роспатента за пределы возражения прямо противоречит фактическим обстоятельствам дела.

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы указывает на приложение 8 (таблица), представленное совместно с возражением, в котором приведены источники 10 и 17. Кроме того, указанные патентные документы также были приложены к возражению, а сама таблица содержала их детальный анализ.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" просит принять во внимание то, что источники 10 и 17 были заявлены им как подтверждающие несоответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" и приложены к возражению в качестве подтверждающих источников информации.

Противоречащим фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" считает вывод суда первой инстанции о нарушении Палатой по патентным спорам обязанности по предложению внести в описание изобретения изменения, позволяющие сохранить патент.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что Палата по патентным спорам верно установила, что такой признак изобретения, как наличие оксида хрома, не влияет на технический результат, следовательно, не является существенным признаком изобретения, в связи с чем не требуется доказывать известность его влияния на технический результат.

Именно ввиду данного обстоятельства, по мнению общества "НИКА-ПЕТРОТЭК", для признания изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатенту достаточно было проанализировать источники 10 и 17.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" просит принять во внимание то, что общество "ФОРЭС" никак не опровергло изложенные в отзыве соответствующие доводы, не представило суду доказательства влияния наличия оксида хрома на достижение технического результата.

Заявитель кассационной жалобы также полагает противоречащим фактическим обстоятельствам дела вывод суда первой инстанции о том, что в ходе рассмотрения возражения Роспатент не исследовал возможность внесения изменений в материалы заявки.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" отмечает, что мотивировочная часть решения суда первой инстанции повторяет мотивировочную часть решения Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2018 по делу N СИП-631/2017, тогда как в названном деле было рассмотрено иное основание для признания патента недействительным, а именно недостаточное раскрытие сущности изобретения в документах заявки.

Общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" полагает, что суд первой инстанции немотивированно отклонил доводы Роспатента и третьего лица, которые подробно обосновывали невозможность корректировки формулы спорного патента в предложенном патентообладателем варианте.

Изучив доводы кассационных жалоб, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что они связаны с несогласием Роспатента и общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" с выводами суда первой инстанции о допущенных административным органом нарушениях процедуры рассмотрения возражения.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, предусмотренному пунктом 1.3 этих Правил N 56, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами N 56.

Таким образом, изменяющими мотивы возражения могут быть признаны:

указание на нарушение иных условий патентоспособности по сравнению с первоначально поданным возражением;

представление дополнительных материалов, которые изначально с возражением не представлялись и которые не относятся к словарно-справочным изданиям.

В данном случае суд первой инстанции установил, что источники 10 и 17 были представлены в Роспатент одновременно с возражением и в них не содержится указание на иные основания непатентоспособности спорного изобретения по сравнению с теми, которые были указаны в возражении.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" не имело права ссылаться в ходе рассмотрения возражения на источники 10 и 17, а Роспатент не имел права такие источники рассматривать, сделан с нарушением пункта 2.5 Правил N 56.

В свою очередь, для разрешения вопроса о том, вышел ли Роспатент за пределы возражения, необходимо было исследовать, ссылалось ли на эти источники общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" в ходе рассмотрения возражения. Суду также следовало исследовать вопрос о том, были ли такие документы предметом рассмотрения коллегии Палаты по патентным спорам, готово ли было общество "ФОРЭС" отвечать на доводы, основанные на этих источниках, либо ему требовалось дополнительное время для реагирования на доводы, основанные на приложенных к возражению, но не описанных в нем документах.

Из содержания судебного акта не следует, что такие вопросы поднимались и исследовались в ходе судебного разбирательства.

На вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам о том, исследовались ли такие вопросы в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представитель общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" ответил положительно, представитель общества "ФОРЭС" - отрицательно, представитель Роспатента затруднился ответить, сославшись на то, что лично в заседании коллегии Палаты по патентным спорам участия не принимал.

Вместе с тем представители всех лиц, участвующих в деле, подтвердили в ходе заседания президиума Суда по интеллектуальным правам то, что такой вопрос в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции не исследовался. Не следует это и из содержания обжалуемого судебного акта.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что Роспатент вышел за пределы возражения, является преждевременным и сделан без исследования обстоятельств, подлежащих оценке.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что заявленные в кассационных жалобах доводы, касающиеся неправильного применения судом первой инстанции пункта 2.5 Правил N 56 и недостаточной обоснованности вывода суда первой инстанции о выходе Роспатентом за пределы возражения, нашли свое подтверждение.

Кроме того, заявители кассационных жалоб считают, что суд без достаточных оснований признал решение Роспатента не соответствующим пункту 4.3 Правил N 56.

В соответствии с абзацем пятым пункта 4.3 Правил N 56 дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе Палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, уведомленного о принятии возражения или заявления к рассмотрению в соответствии с пунктом 3.1 этих Правил, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Признавая оспариваемое решение Роспатента не соответствующим пункту 4.3 Правил N 56, суд первой инстанции исходил из следующих обстоятельств:

заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на более ранний срок без каких-либо оснований;

на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не было удовлетворено ходатайство патентообладателя об отложении заседания.

Между тем суд первой инстанции не учел следующее.

Как разъяснено в пункте 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно статьям 1248, 1398, 1441, 1513 ГК РФ решения Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявлений против выдачи патента на селекционное достижение, а также возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, могут быть оспорены в суде в установленном порядке.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Действительно, заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено на более ранний срок (с 01.02.2019 на 25.01.2019), однако представители подателя возражения и патентообладателя были о таком переносе извещены, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам присутствовали, патентообладатель представил отзыв на возражение; в материалах административного дела отсутствует письменное ходатайство об отложении заседания, мотивированное недостаточностью времени для подготовки, а вопрос о том, заявлялось ли устное ходатайство такого рода, суд первой инстанции не исследовал.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судом первой инстанции констатирован лишь факт наличия процедурного нарушения (Роспатент не обосновал причины переноса заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более ранний срок), однако не исследован вопрос о существенности такого нарушения: каким образом такое нарушение повлияло или могло повлиять на всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела.

Коллегией Палаты по патентным спорам было оставлено без удовлетворения ходатайство патентообладателя о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам на более поздний срок, но оно было мотивировано иначе - подачей в Роспатент заявления об исправлении в описании изобретения технической ошибки, касающейся формулировки технической задачи, на реализацию которой направлено изобретение по спорному патенту. При этом в ходатайстве патентообладатель указал, что внесение таких изменений было связано с доводами подателя возражения, касающимися несоответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Суд первой инстанции не учел то, что по результатам рассмотрения дела в административном порядке доводы возражения о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" были отклонены, патент признан недействительным по иному основанию.

Кроме того, оспариваемое решение Роспатента принято после внесения соответствующих изменений в описание изобретения, а в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента, указано: на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 25.01.2019 был сделан вывод о наличии стилистической неточности, которая может быть устранена в установленном порядке; исходя из приведенных в описании к спорному патенту сведений для специалиста явным образом следует, что под понятием "снижение деградации прочности пропанта с течением времени" подразумевается снижение прочностных характеристик расклинивателя с течением времени.

Поскольку ходатайство патентообладателя об отложении заседания коллегии Палаты по патентным спорам было мотивировано обстоятельствами, которые не легли в основу оспариваемого решения Роспатента, суду первой инстанции, даже в случае признания отказа в переносе заседания нарушением, следовало выяснить, в чем в данном конкретном случае заключается существенность допущенного административным органом процедурного нарушения, каким образом отказ в удовлетворении ходатайства воспрепятствовал всестороннему, полному и объективному рассмотрению дела.

Однако суд первой инстанции этот вопрос не исследовал.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции признал оспариваемое решение Роспатента не соответствующим пункту 4.3 Правил N 56 без исследования всех обстоятельств, которые необходимо было оценить в ходе рассмотрения вопроса о соответствии оспариваемого решения административного органа указанной норме права.

В кассационных жалобах Роспатент и общество "НИКА-ПЕТРОТЭК" ссылаются на необоснованное признание судом первой инстанции оспариваемого решения административного органа не соответствующим пункту 4.9 Правил N 56.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

На основании исследования норм российского законодательства и международного права, правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.01.2019 N 300-КГ18-19429, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что на стадии рассмотрения возражения патентообладатель может внести изменения не только в формулу, но и в описание изобретения с целью сохранения его правовой охраны.

Такие изменения могут касаться:

внесения признаков зависимых пунктов в независимый пункт с целью частичного сохранения правовой охраны изобретения с сокращением объема правовой охраны (изменения в формулу изобретения):

исправления технических и очевидных ошибок (как в формуле, так и в описании изобретения);

внесения иных корректив, не изменяющих заявку на изобретение по существу.

При этом следует учитывать, что обязанность Роспатента предложить внести изменения в формулу или в описание изобретения возникает только в случае, когда усматривается возможность внесения таких изменений, которые, с одной стороны, "излечат" изобретение с целью сохранения его охраноспособности, а с другой - будут допустимыми с точки зрения существа изобретения.

Таким образом, в случае, когда в ходе рассмотрения возражения Роспатент не сделал предложения о внесении изменений в описание или в формулу изобретения, это может означать, что:

Роспатент не усмотрел возможности внесения изменений, хотя внесение таких изменений и "излечение" изобретения с целью сохранения его правовой охраны (полностью или частично) было возможным;

возможность внесения таких изменений, которые бы позволили "излечить" изобретение и сохранить его правовую охрану (полностью или частично), но не изменяли бы его сущности, отсутствовала.

В связи с этим довод правообладателя о том, что Роспатент не предложил ему внести изменение в описание или в формулу изобретения с целью сохранения его правовой охраны, заявленный в ходе рассмотрения дела в суде, не может автоматически влечь признание оспариваемого решения Роспатента недействительным.

Иное толкование приведенных норм материального права привело бы к возможности признания недействительным любого решения Роспатента в ситуации, когда правообладателю не делалось предложение о внесении в патент изменений, без исследования того, должен ли был Роспатент в данной конкретной ситуации такое предложение сделать (при наличии возможности "излечения" патента).

Следует также отметить, что по правилам пункта 4.9 Правил N 56 Роспатент, усмотрев возможность "излечения" патента, лишь делает предложение о внесении изменений. Какие конкретно изменения должны быть внесены, выбирает исключительно патентообладатель.

Только патентообладатель вправе определять желаемый объем правовой охраны изобретения, предлагая внести соответствующие изменения. Роспатент (и проверяющий его решение суд) вправе лишь оценивать, соответствуют ли предложенные изменения ГК РФ и иным нормативным правовым актам.

В такой ситуации суд, проверяя, действительно ли Роспатент должен был предложить правообладателю внести изменения и ошибочно такую обязанность не исполнил, а также существенность допущенного Роспатентом нарушения, должен исследовать принципиальную возможность устранения конкретных пороков описания изобретения (каким-либо образом) без изменения существа изобретения.

Если "излечить" конкретный порок описания изобретения невозможно без изменения сущности изобретения, отсутствие предложения внести в изобретение изменение с целью сохранения его правовой охраны не может быть признано существенным нарушением, влияющим на выводы в отношении патентоспособности изобретения.

Между тем суд первой инстанции лишь констатировал факт того, что Роспатентом не было сделано предложение о внесении изменений в описание и/или в формулу изобретения с целью сохранения его правовой охраны (полностью или частично), но не проверил принципиальную возможность "излечения" описания изобретения без изменения его существа, а также допустимость предложенных патентообладателем изменений, следовательно, не определил, допущено ли Роспатентом нарушение и является ли оно существенным.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в ходе рассмотрения дела судом неправильно применен пункт 2.5 Правил N 56, а вывод о несоответствии оспариваемого решения Роспатента пунктам 4.3 и 4.9 Правил N 56 сделан без исследования вопроса существенности допущенных административным органом нарушений, то есть проверка оспариваемого решения Роспатента на соответствие указанным пунктам Правил N 56 проведена без исследования надлежащего объема имеющих значение для правильного рассмотрения дела обстоятельств.

Поскольку в ходе рассмотрения кассационных жалоб приведенные в них доводы, направленные на оспаривание мнения суда первой инстанции о допущенных Роспатентом процедурных нарушениях рассмотрения возражения и о выходе за его пределы, нашли свое подтверждение, а иных оснований несоответствия оспариваемого ненормативного правового акта нормам статьи 1350 ГК РФ судом первой инстанции не приведено, вывод суда первой инстанции о несоответствии оспариваемого ненормативного правового акта положениям статьи 1350 Кодекса нельзя признать достаточно обоснованным.

Допущенные судом первой инстанции нарушения могут быть исправлены только при новом рассмотрении дела, поскольку для принятия законного и обоснованного решения необходимо исследование обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, которые исследованы не были.

При таких обстоятельствах дело подлежит направлению на новое рассмотрение.

В связи с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции вопрос о распределении понесенных в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы общества "НИКА-ПЕТРОТЭК" судебных расходов подлежит разрешению судом первой инстанции.

Излишне уплаченная при подаче кассационной жалобы государственная пошлины подлежит возврату обществу "НИКА-ПЕТРОТЭК".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2019 по делу N СИП-589/2019 отменить.

Дело N СИП-589/2019 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином составе суда.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 28.11.2019 N 59771153 при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина